Nouveaux gTLDs : quels choix, quelles stratégies juridiques ?

1200 nouvelles extensions vont bientôt côtoyer le célèbre .COM parmi les 280 extensions déjà existantes.  Alors que l’Internet s’apprête à entrer dans une nouvelle ère, les titulaires de marque vont devoir faire des choix stratégiques dans un environnement totalement inédit :

• Que vont apporter ces nouvelles extensions ? Quelles sont les attentes des entreprises ?
• Comment les titulaires de marque vont-ils pouvoir protéger leurs droits et leurs activités dans cette jungle d’extensions Internet ?
• La Trademark Clearinghouse imaginée par le régulateur de l’Internet (Icann) est-elle la solution face au cybersquatting ?

Pour répondre à ces questions, NetNames et le LegalEDHEC Research Center, organisent ce jeudi, de 17h à 20h, la conférence « Nouvelles extensions : quels choix, quelles stratégies juridiques ? ».

Nous ferons le point sur les nouvelles extensions, les procédures qui encadreront leurs sorties (la Trademark Clearinghouse), et les stratégies concrètes à mettre en place pour sécuriser les activités des entreprises sur Internet.

Intervenants

• Godefroy Jordan, Fondateur et CEO de Starting Dot (porteur des projets .ARCHI - .BIO - .SKI - .IMMO - .DESIGN),
• Patrick Hauss, Directeur commercial, NetNames,
• Alexandre Nappey, Avocat et expert à l’OMPI, Fidal Avocats,
• et moi ;)

Inscriptions ici.

Un nom de domaine peut juridiquement constituer une publicité

Une directive de 1986, réitérée par la directive 2006/114, définit la publicité ainsi : "toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services". Quant à la directive e-commerce, elle prévoit que "ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine".*
Un nom de domaine peut-il constituer une publicité ? On connaît nombre de slogans déclinés sous forme de noms de domaine, et la réponse est évidemment positive en pratique. Pourquoi donc la directive e-commerce aurait-elle exclu le nom de domaine du champ de la publicité ? C'est la question posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne dans un litige opposant deux sociétés belges exerçant en ligne une activité identique.

Dans des conclusions publiées le 21 mars 2013 (C-657/11), l'Avocat Général de la CJUE a indiqué que les "communications commerciales" au sens de la directive de 2000 ne recoupent pas entièrement la définition de la publicité donnée dans celle de 2006, et observe que les deux textes ne traitent donc pas tout à fait du même objet. Surtout, il relève que la directive e-commerce dit que le nom de domaine ne constitue pas "en tant que tel" une communication commerciale, ce qui n'exclut pas qu'il puisse en devenir une (V. déjà Le droit des noms de domaine, LexisNexis, coll. IRPI, § 260).

Dans la suite de ses conclusions, l'Avocat Général va distinguer, fort logiquement, enregistrement et utilisation du nom de domaine. Cette dichotomie a commencé d'irriguer le droit français des noms de domaine depuis quelques années, et il est heureux de voir qu'elle se propage ainsi à l'ensemble de l'Union.
Ainsi lit-on aux § 48 à 50 :

l’enregistrement d’un nom de domaine n’est autre qu’un acte formel moyennant lequel une personne demande à l’organisme désigné pour la gestion des noms de domaine, lequel est en général une personne de droit privé, l’enregistrement du nom de domaine choisi par elle et qu’elle entend supposément utiliser. Si les conditions pour l’enregistrement sont respectées et le prix en est payé, l’organisme s’engage contractuellement à faire figurer ledit nom de domaine dans sa base de données et à connecter les usagers d’Internet qui saisissent ledit nom de domaine exclusivement à l’adresse IP indiquée par le titulaire du nom de domaine.

D’ailleurs, il convient encore d’observer que le simple enregistrement d’un nom de domaine n’implique en aucune façon que celui-ci soit ensuite effectivement employé pour créer un site Internet, ledit nom de domaine pouvant rester inutilisé même indéfiniment.

Dans de telles circonstances, il me semble plutôt évident que l’exécution d’une formalité comme celle décrite ci-dessus ne saurait constituer une diffusion d’une communication ayant un but promotionnel. Elle ne peut dès lors, à mon avis, être incluse dans la notion de publicité au sens des directives 84/450 et 2006/114.

L'enregistrement d'un nom de domaine n'emporte pas en tant que tel de conséquences juridiques. On l'a vu à l'égard du titulaire - qui ne peut être poursuivi pour contrefaçon ou atteinte à un signe distinctif autre que la marque -, à l'égard de l'intermédiaire - qu'il soit registre ou registrar, il ne peut être tenu responsable du fait d'un enregistrement -, voici qu'est proposé d'étendre ce principe à un domaine voisin. C'est à l'aune de l'utilisation du nom de domaine que s'apprécie l'application éventuelle d'une règle, par exemple celle de la publicité. A cet égard, l'Avocat Général considère que "la mise en ligne d’un site Internet à l’adresse correspondant à un nom de domaine constitue une modalité d’utilisation du nom de domaine qui donne lieu à la diffusion d’une communication au sens des directives 84/450 et 2006/114. Par conséquent, dans le cas où ladite communication est effectuée dans le cadre de l’exercice d’une activité économique, dans le but de promouvoir des biens ou des services, elle constituera une publicité au sens desdites directives" (§ 57). En d'autres termes, si le site a vocation publicitaire, il colore le nom de domaine qui l'orne de cette même qualification. Mais l'Avocat indique, et cela est justifiée, que la simple association d'un nom de domaine à un site n'emporte pas mécaniquement cette qualification.

Il observe aussi que communiquer offline avec un nom de domaine - à la télévision, ou sur des panneaux d'affichage, par exemple -, peut aussi être considéré comme une forme de publicité. Il écrit aussi que certains noms de domaine sont ciselés de manière à être promotionnels par eux-même, "lorsque, par exemple, il contient des éléments faisant l’éloge des produits ou des services offerts" (V. aussi sur la question : Le droit des noms de domaine, LexisNexis, coll. IRPI, § 361). Dans l'affaire donnant lieu au contentieux, il propose de juger qu'il en est ainsi du nom de domaine bestlasersorter.com... notamment parce qu'il sera repris sur les moteurs de recherche et pourra être perçu comme tel par les internautes.


* et définit ainsi la ‘communication commerciale’: "toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée" 

Actualités du droit des noms de domaine [février-mars 2013]

Nouveaux gTLDs
Faut-il permettre ou non que les nouveaux TLD dits "génériques" soient réservés à l'usage exclusif du candidat ? La question a attiré de nombreux commentaires - même si elle pose de sérieux problèmes méthodologiques (comme je l'ai écrit par ailleurs). Si l'on cherche à en faire la synthèse :
- les contributions les plus nombreuses (et pas toujours les plus riches ou motivées...) sont celles de particuliers, qui sont majoritairement contre ;
- différents groupes sectoriels - en particulier dans l'industrie du livre (coucou le SNE !) qui prennent pour cible le .book d'Amazon - se sont élevés contre cette possibilité, ainsi que des grandes entreprises n'ayant pas candidaté ;
- les registrars (dont le français Domainoo), évidemment, préfèreraient qu'il y ait le maximum de noms de domaine à enregistrer au second niveau ;
- la plupart des personnes qui mettent en avant la liberté des opérateurs de faire de leur TLD ce qu'ils entendent appartiennent au monde académique.


L'Independant Objector a réussi un exercice de haute voltige juridique : établir un cadre d'analyse pour définir si un nouveau domaine de premier niveau est contraire aux règles généralement acceptées en matière d'ordre public et de bonnes moeurs et reconnues dans les principes du droit international (j'ai un doute sur ma traduction libre de "contrary to generally accepted legal norms relating to morality and public order that are recognized under principles of international law" - commentaires bienvenus !). Comment en effet faire le lien - le grand écart, serait-il plus juste d'écrire ! - entre l'ordre public d'un pays très libéral et celui d'un pays très strict ? Comment caractériser que le .crs, le .fail, le .sex ou le .sucks est mondialement (in)acceptable ? L'Independant Objector a inventorié un ensemble de conventions internationales qui contiennent des dispositions évoquant l'ordre public et les bonnes moeurs.
La lutte contre l'alcoolisme, par exemple, relève de la protection de la santé publique, et la consommation est sanctionnée, voire bannie, dans plusieurs Etats. Faut-il alors laisser créer le .vodka ? L'expert relève que la culture ou la religion peut proscrire l'alcool, ainsi que diverses lois nationales, mais qu'il n'existe pas de texte international qui puisse constituer au niveau supra-étatique une base légale pour l'interdiction de l'alcool ("there is no legal norm that would transcribe such a value judgment at the international level"). La suite est logique : s'il n'existe pas un minimum de consensus entre plusieurs pays sur la question de l'alcool, comment pourrait-on donner suite à une objection qui aurait un effet global ?

Contentieux
La justice a beaucoup de pouvoirs... dont celui d'empêcher un nom de domaine d'expirer, alors qu'il n'est plus enregistré : publication.com a fait l'objet d'une ordonnance l'empêchant d'être snappé par le premier venu.

Ironie de la variété des modes de régulation des noms de domaine : alors que son nom de domaine rojadirecta.com avait été saisi par les autorités américaines, le titulaire de la marque correspondante a pu faire ses droits sur rojadirecta.pro au moyen d'une procédure UDRP (D2012-1899).

courtage-swisslife.com ne contrefait pas la marque SWISS LIFE : "aucune confusion n’est possible pour un internaute d’attention moyenne qui se connecte à un site dont le nom commence par courtage car il ne peut que savoir qu’il est en contact avec un courtier qui représente plusieurs sociétés d’assurances et non avec la société d’assurances elle-même". Aucune confusion ! Voilà une ordonnance du tribunal de grande instance du 14 janvier 2013 qu'il conviendrait de faire lire aux nombreux experts qui ont rendu des décisions UDRP qui majoritairement disent l'inverse, et considèrent que l'association d'une marque à un terme générique du secteur d'activité de son titulaire suffit à caractériser la confusion...

J'avais évoqué un contentieux engagé par Merck contre Facebook, après la fermeture abrupte de sa page facebook.com/merck, à ma connaissance la seule action judiciaire engagée contre le réseau social pour mettre en cause ses conditions contractuelles. Facebook peut-elle supprimer le fonds de commerce électronique qu'y a développé une entreprise sous sa marque ? La juridiction de l'Etat de New-York ne se prononcera pas, les parties ayant visiblement abouti à un accord. Désormais, la page de Merck est accessible par l'URL facebook.com/MerckBeWell

Marché
Comme à chaque fois qu'elle est publiée, l'analyse lexicographique des noms de domaine en .fr se révèle intéressante pour les juristes. On y apprend qu'un titulaire de marque a protégé celle-ci contre le typosquatting en recourant à 1249 combinaisons différentes !!!
Il est aussi confirmé que les termes france et paris figurent en tête des noms de domaine les plus enregistrés : plus de 12.000 contiennent le premier terme, et au moins autant le second, dont l'utilisation est toujours plus marquée (+ 43 % de noms en .fr contenant paris depuis mi-2011). Cela est d'autant plus topique que le titulaire de la marque Paris est connu pour ses diverses actions en revendication relatives à de tels noms de domaine... (au passage, si le nom omparis.ch a fait l'objet d'une procédure ADR, celle-ci a été engagée et remportée par un tiers).