December 30, 2005

Première décision de la Cour de cassation dans un litige marque / nom de domaine

Tremblez titulaires de marques ! Une récente décision de la Cour de cassation (1) pourrait bien condamner à l’échec la plupart des actions en contrefaçon engagées contre ceux qui ont enregistré des noms de domaines identiques à vos signes. La Cour de cassation vient de rappeler, clairement, la rigueur des règles applicables en matière de contrefaçon.
Ce n’est que la troisième fois que la haute cour se prononce sur la question des noms de domaine. Ses deux premiers arrêts étaient des arrêts de rejet, dont le plus significatif était relatif à un conflit entre un nom commercial et un nom de domaine. Le dernier est un arrêt de cassation, rendu dans un litige entre le titulaire d’une marque et celui d’un nom de domaine identique, rendu en défaveur du premier.

La marque Locatour a été déposée en 1981 pour divers services relatifs aux voyages, dans les classes 36, 39, 41 et 42. Quelques années plus tard, ce même signe Locatour est déposé parallèlement en classe 38, pour des services de télécommunications. Ce second dépôt reflète une pratique généralement constatée, qui soit va de pair avec l’ouverture d’un service minitel, soit a pour but d’anticiper la création… mais aussi et surtout de protéger la marque contre les « cybersquatteurs ».
Car pour attaquer les auteurs d’enregistrements frauduleux, il faut disposer des armes de la contrefaçon : justifier que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque, et que le nom est exploité pour un produit, ou un service, identique ou similaire.
C’est sur le fondement de la contrefaçon que le titulaire des marques Locatour attaque une société qui avait enregistré locatour.com. Il obtient partiellement gain de cause devant la Cour d’appel de Paris (2). Celle-ci considère que la marque enregistrée pour des services de télécommunications est contrefaite par un nom de domaine ouvrant sur un site web, même si ce site est inactif, mais qu’il n’y a pas contrefaçon de la marque utilisée pour des services de voyages… car de service il n’y a point ! Les juges ont en effet constaté que le défendeur n’exploitait pas le nom locatour.com.
La Cour de cassation approuve les juges d’appel sur ce second point : la contrefaçon supposant une similitude de services désignés par un même signe, il ne peut y avoir contrefaçon puisque le nom de domaine n’est absolument pas exploité !
La Cour de cassation ne s’arrête pas en si bon chemin : elle censure les juges d’appel qui ont considéré que le site web du défendeur est en soi un service de télécommunications, et que son association au nom de domaine litigieux entraînait contrefaçon. Pour ce faire, la haute cour énonce qu’il convenait de rechercher si les produits et services que pouvait offrir sur le site internet le défendeur étaient identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque déposée en classe 38.
Il ne s’agit pas là d’une interprétation audacieuse des dispositions du droit des marques dans un contexte technologique particulier. Au contraire, la Cour de cassation ne fait que réaffirmer les règles du droit des marques ! Alors que lui est donnée pour la première fois l’occasion de se prononcer dans une affaire « marque contre nom de domaine », sa décision remet rétrospectivement en cause plusieurs décisions du fond qui ne furent pas si rigoureuses dans leur caractérisation de la contrefaçon…
Quelles sont les conséquences de cet important arrêt ? Il est désormais clair que, sauf dans les cas où elle est notoire, le titulaire d’une marque ne peut qu’échouer s’il assigne en contrefaçon le propriétaire d’un nom qui ne l’exploite pas. La stricte réservation d’un nom est sauve de toute action fondée sur les articles 713-2 et 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Deuxième conséquence : cette décision devrait peser sur la jurisprudence relative à la portée de la protection d’une marque déposée en classe 38 confrontée à un nom de domaine. Selon un courant jurisprudentiel, ce dépôt rendrait la marque plus forte, dans la mesure où un site web est, par nature, un service de communication, et que le nom de domaine associé est donc exploité pour un service similaire à ceux de la classe 38. Pour un autre courant jurisprudentiel, le site web n’est que le moyen d’une activité, un outil neutre qui ne peut en soi être qualifié : c’est l’utilisation qui en est faite qui doit indiquer la catégorie à laquelle il se rattache (un site web qui vend des livres relèverait donc de la catégorie des livres).
Les titulaires doivent-ils donc désormais rendre les armes ? Ils doivent en changer. La bonne vieille action en responsabilité sera d’un utile secours pour la nouvelle ère procédurale qui s’ouvre dans les conflits entre marques et noms de domaine.

(C) Cédric Manara


(1) Cass. Com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143. Commentaire plus académique : Cédric Manara, Un nom de domaine inactif n’est pas une contrefaçon de marque, paru sur Dalloz Actualités le 19 décembre 2005 et dans le Recueil Dalloz, janvier 2006, n° 1.
(2) Paris, 29 octobre 2003.

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December 29, 2005

Celebrity squatting

Where can you find famous people? Before the National Arbitration Forum! The center recently released two decisions: Will Smith won willsmith.tv (587480), and Pearl Jam pearljams.com (593325).

"Your pretty face just grabbed the headlines / Leaving nothing but my name..." (Courtney Love, Uncool).

Réservation d'un nom en vue de la création d'un site : l'absence d'exploitation ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi

Intéressante décision du centre de l'O.M.P.I. rendue à propos de myaxa.com, affaire dans laquelle les protagonistes sont tous Français (D2005-0929 - en anglais).
Le demandeur est titulaire de la marque AXA, et a remporté plusieurs décisions UDRP. Le défendeur a enregistré le nom myaxa.com.
Le premier cite les décisions mysony.com ou my-airfrance.com, rendues en faveur des propriétaires de marques identifiables dans ces noms, à l'appui de son argumentation.
Le second réfute ces précédents, expliquant qu'il a réservé le nom litigieux comme acronyme de Meeting of Young Africans EXchange Association. Il ajoute que ces cinq lettres combinées peuvent revêtir de multiples significations, sans forcément renvoyer à la marque du demandeur.
L'arbitre, William Lobelson, rejoint en partie le défendeur : à ses yeux, "myaxa" se distingue de "mysony" ou "my-airfrance" car la césure y est moins nette, et surtout la marque revendiquée n'est formée que de trois lettres. Toutefois, la notoriété de la marque AXA fait qu'il existe un risque de confusion. La première condition de l'application des règles UDRP est donc remplie.
Sur la seconde condition, au vu des pièces, l'arbitre ne peut que se montrer non convaincu de l'existence de l'association Meeting of Young Africans EXchange Association, et donc de l'absence d'intérêt légitime à l'enregistrement du nom.
Sur la troisième condition, l'argumentation du demandeur pouvait se résumer à "le défendeur connaissait nécessairement ma marque du fait de sa notoriété, il est donc de mauvaise foi". L'arbitre estime qu'un tel argument n'est pas en soi suffisant à démontrer la mauvaise foi. Par ailleurs, le nom de domaine n'était pas utilisé en conjonction avec un service du type de ceux offerts sous la marque du demandeur. L'arbitre conclut que le doute doit bénéficier au défendeur... mais l'encourage à "lever l'ambiguïté" en quelque sorte, en lançant rapidement le site de l'association pour laquelle il a été réservé.

After .asia and .eu

South America wants its own TLD, .lac.

Lawsuit of the third kind

This was reported by the IPkat, Eric Goldman (with very interesting comments), BNA Internet News, and many others: Jews for Jesus launched a lawsuit in New York federal court, saying Blogger (Google) allowed one of its users to operate a blog with an address using the group's name: jewsforjesus.blogspot.com. Plaintiff's brief is here.
In a previous case over a third level domain, a US court ruled there was no trademark infringement: "It is unlikely that the presence of another's trademark in the post-domain path of a URL would ever violate trademark law", Interactive Products Corporation v. a2z Mobile Office Solutions, April 10, 2003). As usual, France distinguishes itself: A court said the use of jeunes.paris.fr infringes the trademark "Jeunes à Paris" (for other French cases, see here).
Blogger terms of service regulate the content of the blog, but does not specifically address its URL: Is it part of the content the users "upload, post or otherwise transmit"? (I would say yes - but I am not an American lawyer).

December 20, 2005

ICANN seeks an in-house counsel for contract law matters

Of possible interest for readers of this blog. The job is based in Brussels. Announcement here.

December 19, 2005

"Staggernation"

This website has collected so many bad faith defense arguments in WIPO disputes that it is unable to decide what is the most dubious!
Examples (no comment...):
Respondent asserts that his fiancée was Chanel Louise Wright, and they together at one time also had an e-commerce business...
Respondent states that he and his girlfriend/fiancée Chanel "narrowed it (the choice of original title of our business) down to the following three choices:
a) chanelbags.com
b) chanelpurses.com
c) wholesalepurses.com
"Chanel and I used wholesalepurses.com because of the fact that Chanel and I broke off our wedding engagement and I did not want her name on my business, which I was now solely operating.
"
or
"Respondent has rights in the abbreviation P.E.P.S.I. through his ownership of the registered company Precise Electronic Positioning Systems International, Inc."

eBay / Perfume Bay

An American Court allowed Perfume Bay to continue using perfumebay.com (pending final decision by the Appellate Court).
According to the report, "[t]he judge had found no actual confusion between the trademarks Perfume Bay and eBay or any dilution of the eBay mark by Perfume Bay under federal or state law, and no breach of settlement agreement by Perfume Bay. Further, the judge found that Perfume Bay had no intent to infringe on eBay's trademark and that the company is entitled to continue using its name, logo and slogan "Where perfume lovers go."

December 17, 2005

December 16, 2005

Domain name news

gathered at Nameprotect:
  1. Does the Length of Your Domain Registration Affect Your Search Engine Rankings
  2. EasyGroup refused entry to easyhotel.ch
  3. A federal court has upheld a UDRP ruling that a former Utah Internet entrepreneur improperly registered Web sites using a Provo mall's name. In 1997 Rasmussen registerd provotownecentre.com. In 2003, he posted on his shopping website a notice that it "has no relation to a shopping mall in Provo currently named Provo Towne Centre." A WIPO panel ruled Rasmussen had acted in bad faith, and ordered the sites turned over to the mall's owners.

December 13, 2005

ADR Center for .eu disputes launches its official website

The official website of the ADR Center for .eu disputes is now available.
On this website, you may find a description of the procedure, the rules, forms, and other relevant documents, and the names of the 86 panelists.

[UPDATE 12.30.05] Two new panelists joined the list.

Lancement du site de la Czech Arbitration Court

Annoncé, le site de la Czech Arbitration Court, prestataire retenu pour assurer la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine en .eu, a été lancé.
Le Centre a ainsi rendu publique la liste des 86 panélistes sélectionnés. Pour la France, ont été retenus : Mmes Nathalie Dreyfus, Marie-Emmanuelle Haas, Isabelle Leroux, et Messieurs William Lobelson, Frédéric Sardain, David Irving Tayer, David Taylor, et Cédric Manara. Pour la Belgique : Didier Deneuter, Tom Joris Jan Heremans, Flip Jan Claude Petillion, Paul Van Den Bulck, Joost Verbeek, Thibault Verbiest, Ignace Vernimme, Etienne Wery.

[Mise à jour - 30.10.05] Le Centre s'est agrandi de deux nouveaux panélistes.
[Mise à jour - 18.01.06] Jean Albert et Alexandre Nappey rejoignent le "corps" des experts de nationalité française.

Echo

For readers who understand French: Domaines.info interviewed me on ADR for .eu related disputes.

And when is the instant registration for?

Google Blogoscoped spotted this domain name tool: With Instant Domain Search, as you type a word you know if it is available for registration. This might be for those who are really in a rush!

December 12, 2005

Numéros de téléphone personnalisables et droits des tiers

L'ouverture des renseignements téléphoniques à la concurrence en France, le 2 novembre dernier, s'est suivie de nombreuses publicités pour les nouveaux entrants. L'un des numéros (attribué à Belgacom), est particulièrement évocateur : il s'agit du 118 007. Ces trois derniers chiffres sont célèbres pour être, bien sûr, associés à Bond, James Bond.
Ce même mois de novembre, de nouveaux services de téléphonie mobile ont été proposés, sous la marque NRJ Mobile. L'un des avantages de l'offre, selon l'annonceur, est que l'on peut choisir son numéro... par exemple en le composant à partir des lettres figurant sur les touches des claviers téléphoniques :
Pour faciliter la mémorisation d'un numéro, on le convertit en un nom... ça ne vous rappelle rien ? La problématique est évidemment identique à celle des noms de domaine, utilisés à la place des adresses IP - et les premières décisions de justice américaines s'étaient d'ailleurs référées aux contentieux dans lesquels un numéro de téléphone imitait une marque, par exemple 1-800-MERCEDES.
Ce type de numéro n'a jamais vraiment eu de succès en France. Maintenant qu'arrivent les numéros personnalisables, doit-on craindre une "nouvelle génération" de litiges ? Pour les prévenir, les conditions générales de l'offre NRJ Mobile prévoient :
2.2 Personnalisation du numéro
NRJ mobile peut, pour certaines offres, proposer un service de personnalisation des six derniers chiffres du numéro de téléphone.
Les offres pour lesquelles ce service est disponible sont décrites dans la Documentation Commerciale.
Ce service de personnalisation s'entend sous réserve de disponibilité des numéros demandés et que le numéro personnalisé ne porte pas atteinte à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux droits d'un tiers.
Un article qui rappelle le contenu des chartes de nommage !

December 11, 2005

La citation d'une marque dans un nom de domaine critique n'est pas illicite

Une association loi 1901, l'association des victimes du Crédit Agricole, a ouvert un site web sous un nom de domaine identique à sa dénomination sociale : sos-victimescreditagricole.org.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence assigne l'association et son représentant (qui commentait sur le site des procédures judiciaires l'opposant à la banque), pour qu'il leur soit fait défense de continuer à publier le site, et d'utiliser le nom et la marque "Crédit Agricole" dans la dénomination du site et de l'association. Dans une ordonnance rendue il y a maintenant un an, le juge des référés (Tribunal de grande instance, Aix en Provence, référé, 17 décembre 2004) a estimé qu'il n'était pas compétent pour apprécier le contenu du site. Sur la protection de la marque du demandeur, il indique que, comme toute marque déposée, celle du Crédit Agricole doit être protégée. Mais il observe qu'il n'est pas porté atteinte à la marque en l'espèce :
"Il apparaît toutefois que, tant dans le site internet que dans la raison sociale de l'association, le nom "CREDIT AGRICOLE" est associé au nom "victimes" et apparaît comme le complément du nom "victimes de" et est précédé du sigle "SOS" écrit en lettres majuscules.
Il est clair en conséquence que l'ASSOCIATION "SOS VICTIMES du CREDIT AGRICOLE" et Geoges P. n'ont visiblement pas, en utilisant le nom "CREDIT AGRICOLE", pour objectif de promouvoir des produits ou services bancaires en concurrence avec ceux commercialisés par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ALPES PROVENCE, mais au contraire de polémiquer sur le comportement de cette banque avec ses clients. Une telle utilisation ne peut en aucun cas induire en erreur le public quant à l'auteur de la communication et n'entre donc pas dans les critères de protection du code la propriété intellectuelle (...)".
La banque a fait appel de cette décision considérant qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite. La Cour d'appel d'Aix s'est prononcée le 3 octobre 2005 dans le même sens. Après avoir relevé que la marque de la société appelante est une marque semi-figurative complexe, la Cour relève que
"l'utilisation que reproche la banque n'est que partielle puisque seuls les termes "CREDIT AGRICOLE" ont été utilisés pour nommer la banque et non pas pour promouvoir des produits ou services bancaires concurrents (...). L'utilisation critiquée ne peut donc entraîner une confusion quelconque auprès du public ou de l'internaute, le site internet comme l'association "S.O.S VICTIMES DU CREDIT AGRICOLE" n'ayant pas pour finalité ou pour objet de commercer. On voit aussi mal comment on pourrait interdire aux intimés de citer les termes de "CREDIT AGRICOLE" alors qu'ils constituent également le nom commercial de la banque et qu'il faut bien les utiliser pour la désigner"*
Une telle décision est parfaitement orthodoxe sur le plan juridique, et doit être approuvée. Elle va dans le même sens que la décision "jeboycottedanone.net" - dans laquelle le juge avait considéré, tant en référé que sur le fond qu'il n'y avait pas d'atteinte à la marque -, et dans le même sens que le courant majoritaire des décisions UDRP - qui considèrent qu'il n'y a pas de confusion à assortir une marque d'un terme critique.

* Quant au contenu, la Cour d'appel considère que l'association a "entendu placer [sa] communication sous un angle polémique. Mais la liberté d'expression constituant un droit fondamental constitutionnellement protégé, les limites qui peuvent lui être imparties sont nécessairement strictes. En l'espèce, les propos n'apparaissent pas outranciers et ne constituent pas une atteinte intolérable aux droits de la banque, caractérisant un trouble manifestement excessif."

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 septembre 2005 : pas de protection pénale du nom de domaine

Pour soutenir la campagne d’un candidat à la présidence de Madagascar, un informaticien avait depuis la France développé un site web. Ce site, accessible à l’adresse tiako-i-madagasikara.com, retraçait jour après jour les événements de la vie politique malgache, et consistait en articles, photos, forums, etc. Le fonctionnement du site prenait beaucoup de temps à son développeur. Afin que le site soit nourri en son absence, le développeur en confia « les clefs » à un tiers (communication de la totalité des codes d’accès et du contenu des sources permettant de modifier ou restaurer la base de données). Après avoir été évincé de la campagne présidentielle, il se retrouve aussi privé de site : son (ex) homme de confiance l’a fermé, et a réservé le nom de domaine tiako-i-madagasikara.org, pour y publier... l’intégralité des données figurant à l’origine sur le site qu'il a fermé. Le créateur le cite en justice.
Le demandeur est débouté de son action pénale en contrefaçon de marque par la Cour d’appel de Versailles (18 novembre 2004), qui a naturellement relevé qu’une action en défense d’un nom de domaine ne peut être fondée sur le fondement pénal de l’article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle. Il n’obtient pas non plus la condamnation pénale du défendeur pour atteinte aux droits sur sa base de données, la Cour ayant considéré que le producteur d’une base ne peut reprocher l’extraction du contenu de sa base s’il n’a pas préalablement interdit une telle extraction (et la cour infirme le jugement qui avait aussi retenu l’infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé (T.corr. Nanterre, 25 mars 2003)). Pourvoi est formé.
Il est soutenu que le nom de domaine est un signe susceptible de représentation graphique qui servait en l’espèce à distinguer des services, et qu’à ce titre il a les caractéristiques d’une marque, partant la protection de l’article L. 716-9. Il est en outre soutenu que la cour d’appel a ajouté à la loi en conditionnant l’application de la protection du producteur à la formulation d’une interdiction préalable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, et approuve l'arrêt d'appel dans les termes suivants :
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D’où il suit que les moyens, qui, pour le second est inopérant en ce qu’il allègue une violation de l’article 323-1 du Code pénal non visé à la prévention, et qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis
Il est donc confirmé - si besoin était - que le nom de domaine non enregistré ne peut, en droit français, bénéficier de la protection de la marque. Cet arrêt de la Cour de cassation, non publié, n'a donc pas vocation à rester dans les annales (ce qui est heureux au regard de l'autre question posée, relative à la base de données : sur ce point, le pourvoi est rejeté pour raisons procédurales).

December 10, 2005

Désir, sexe, et contrefaçon

Une personne est titulaire de la marque "DESIR SEXE". Après son dépôt, ce signe est exploité, sous la forme d'un nom de domaine très proche (desirs-sexes.com), par des tiers. La Cour d'appel de Paris a jugé qu'il y avait contrefaçon du fait de cet emploi "postérieur" (terme visiblement utilisé sans intention grivoise !).
Frédéric Glaize, qui a découvert cet arrêt du 19 octobre 2005, livre un commentaire sur les deux parties de la décision : la question de la licéité de la marque, et celle de la contrefaçon. Mes observations sur cette décision paraîtront bientôt sur le site des éditions Dalloz, sous le titre Un nom de domaine nommé désir.

First NAF decision involving the gTLD “.pro” and the SLD “.law.”

over morganstanley.law.pro, decision 571918.
While I'm at it, I also mention another NAF decision, over a .tv name, speed.tv (566696).
Also of note: NAF’s Supplemental Rules will be updated in 21 days. Here are the new rules.

December 02, 2005

Unfortunately this WIPO decision (D2005-0808) is written in Korean. I would like to understand why antiharrods.com and antiharrods.net were deemed confusingly similar to HARRODS!

Guide de l'AFNIC

L'AFNIC a publié un document synthétique pour indiquer au titulaire de droits comment agir ou réagir pour éviter qu'un signe protégé soit enregistré dans la zone .fr.
Voir ce guide.

December 01, 2005

Frequently Asked Questions on ".eu"

A recent official press release by the EU on the new .eu ... and a little mistake: The end of the document reads
An ADR may be initiated either:
* where a domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right is recognised or established by national and/or Community law, provided that this name:
* (a) has been registered by its holder without rights or legitimate interest in the name; and
* (b) it has been registered or is being used in bad faith
Of course, instead of "and" at the end of (a), it should be written "or".

In the news

No time to comment (and not enough procedural skills to understand some of the US cases mentioned below), unfortunately, but these news seem worth mentioning:
  • Netcraft's take on domain parking industry
  • World of Domain Name Developers Inc., asked the United States District Court in San Jose, California to stop the ICANN from allowing VeriSign Inc. to maintain control of the .com domain until 2012. This follows the recent settlement between VeriSign and ICANN (more on ICANNWatch)
  • Another lawsuit hit ICANN, this one by the Coalition for ICANN Transparency Inc., which was denied a temporary restraining order yesterday (Lextext)
  • There are still metatags lawsuits! Prof. Goldman mentions Salu, Inc. v. Pitts, in which the former alleges the later copied the code and content of its website. The website name skinstore.com "repeatedly appeared within the code for the www.skinspa.com website, proving that the site had originally been created as a copy of the Skinstore.com website". Complainant also alleged its competitor managed to have a better placement in search engines because of this copying.

November 30, 2005

Ré-invention de l'eau chaude

Alors que l'ICANN a choisi de reporter "à une date indéterminée" la création du .xxx, des communiqués de presse annoncent triomphalement que la société Unified Root offre la possibilité de créer tous les domaines de premier niveau dont vous avez toujours rêvé (par exemple .productname...).
Rappelons que New.net offre ce service depuis plusieurs années - difficile de parler de succès -, et que d'autres sociétés se sont lancées depuis sur ce créneau : c'est le cas de DotWORLDS et de NxGn i2 Solutions Inc.

November 29, 2005

Les 26 élus

Difficile de croire cette information qui s'est répandue récemment, selon laquelle l'I.C.A.N.N. songerait à ouvrir à l'enregistrement des noms de domaine en .com composés d'un seul caractère ! (devrait-on dire "lettre de domaine" plutôt que "nom de domaine" ?).
Un (rapide) coup d'oeil sur le site de la première concernée ne permet pas de confirmer ce bruit qui court : simple rumeur, ou confidence qui annonce un vrai changement ? Quelle est la source ? Cela ne concernerait-il que l'alphabet latin ?

A supposer que cela soit suivi d'effet - je suis très raisonnablement sceptique -, quelle pourrait être la procédure d'ouverture de ces noms terriblement recherchés ?
  • Le plus logiquement, il s'agirait d'une mise aux enchères (dont le produit bénéficierait à l'I.C.A.N.N., ce qui permettrait de mieux comprendre une telle initiative).
  • On pourrait aussi imaginer que, dans le souci du respect des droits des titulaires de marque en une seule lettre, ces noms leur soient attribués : o.com pourrait ainsi revenir à Ô de Lancôme, f.com à F Communications, q.com au magazine du même nom, etc (liste à compléter en commentaires !).
  • Par effet de mode, pourrait être organisée une émission télévisée durant plusieurs semaines, dans laquelle les candidats aux noms de domaine s'affronteraient dans des épreuves diverses (récitation de l'alphabet dans plusieurs langues, configuration de DNS, amélioration des règles UDRP, etc.).
Vraiment, je n'y crois pas...

[MISE A JOUR, 5 déc.] Le titre aurait dû être les 36 élus, car j'ai oublié de compter les chiffres 0 à 9 ! 5.com serait alors vraisemblablement pour la société Chanel...

New publication

Sheldon Burshtein suggests an answer to the question Is a domain name property?, title of an article just published in the first issue of the Journal of Intellectual Property Law & Practice. The article mainly focuses on the situation in Canada.

November 26, 2005

New publication on domain names in Asia

Gary Soo, Domain Names for the Asian Markets, [2005] Web Journal of Current Legal Issues (5). This article examines, from an Asian perspective, the salient features of the rationale and operation of the UDRP process in the evolving Internet.

November 25, 2005

Site "en travaux" : des conséquences judiciaires possibles

Dans la lettre Lamyline du 25 novembre 2005, Lionel Costes résume une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris (référence manquante) rendue à propos du nom immosphere.com
La société Groupe Immosphère avait attaqué pour concurrence déloyale des personnes qui avaient procédé à une "reproduction servile du nom de domaine immosphere.com".
Constatant que la page d'accueil du site du défendeur est "en travaux", avec la précision que ce site n'ouvrira qu'en février 2005, le juge des référés en a conclu qu'il n'était pas compétent, faute d'urgence.

To catch up

Of note:
  • While a French political party buys "hot" keywords (they are linked to riots) for its promotion, keyword prices continue steady climb.
  • In Germany, there was a dispute between the respective owners of guenstig.de and günstig.de (means "cheap"). The first one also wanted to have its name written with an umlaut. The Regional Court of Frankenthal (LG Frankenthal, Decision of September 29, 2005) refused to order the transfer of the domain because it found the word to be a generic term without an independent or distinguishable character.
  • On November 3, 2005, a court in Hamburg forbade the use of wm2006.com for online betting, since this is a protected trademark of the Fédération Internationale de Football Association
  • In China, Cinet, owner of the domain names matrix.com.cn and matrix.cn, sued L`Oreal, the owner of a "Matrix" trade mark, for infringement of its rights in the domain name. The Beijing No.1 Intermediate People's Court rejected the claim. This followed a complaint filed by L'Oreal with the Domain Name Dispute Resolution Centre (DNDRC) of the China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), from which L'Oreal obtained transfer of the names. Are the Wachowsky brothers happy with this ruling? ;-)
  • UK: The itunes.co.uk dispute is over. "Nominet has said that Cohen's company Cyberbritain.co.uk has formally abandonned all attempts to regain the domain name," the IPKat reports.
  • France: An important decision was issued in the Esso v. Greenpeace case (Paris court of Appeals, Nov. 16, 2005). Greenpeace used Esso's trademarks to criticize the environment policy of the firm, and defaced its logo (using, for example, E$$O). To the court, this cannot be an infringement: Such a use was consistent with Freedom of expression, and could not be deemed a disparagement of the trademark.
  • On "sucks" name, see also this new article: Free speech and "sucking" : When is the use of trademark in a domain name fair ?, W. Scott Creasman, The Trademark Reporter vol 95, n° 5, sept.-oct. 2005 p. 1034.

November 23, 2005

Peut-on être de mauvaise foi lorsque l'on n'existe plus ?

Patrick Hauss fait part d'une décision pps.com.hk dans laquelle il a été considéré que l'extinction de la personne du défendeur (une société liquidée pourtant encore "titulaire" d'un nom de domaine), sa mauvaise foi ne peut être caractérisée.

American Girl, American court

Lee Gesmer mentions an American ruling over amercangirl.com, and writes the decision "also provides an excellent summary of the domain name system and the laws that regulate it."

November 16, 2005

Domain name identical to a trademark that does not exist at the time of the registration

Melania Trump is an American celebrity. She is known as Melania Trump since her marriage with Donald Trump in January 2005. On November 1, 2005, the domain name melaniatrump.com was transferred to her.

What can we learn from this decision? First, that it may only take 10 months to establish a common law trademark right in a name. We know that in the UDRP procedure, celebrities who use their names for commercial purposes could establish common law rights in their names. It is not the length in time of the fame that is important, what the panel takes into account is only the fame: "the Complainant did not begin using her current name for commercial and professional purposes until her recent marriage to Donald Trump in January 2005 is a complicating factor, but there seems little doubt that the public has come to know the Complainant by the name “Melania Trump”, and the Panel finds that the Complainant’s use of that name in commerce for the direct marketing of her services and to promote the goods or services of others is sufficient to convey trademark or service mark rights in the name."

Second, the domain name was registered 8 months before Melania Trump became Melania Trump! The domain name owner knew she was going to marry Donald, and registered the name before her wedding and name change. Is it bad faith? To the panel, "when the respondent is aware of the complainant and the circumstances indicate that the aim of the registration was to take advantage of potential complainant rights, bad faith can be found". This reminds previous decisions where cybersquatters bought domain names that combined the brands of two companies that were to merge. But there were rights on the marks that were used in the disputed domain name. In this Melania Trump case, bad faith was obvious, and there is no reason to criticize the decision. But this decision interestingly leads to grant a sort of retroactive protection on a trademark the complainant was to use. Is my interpretation too extensive?

November 15, 2005

ADR rules for ".es"

.es naming space opened up recently. The ADR rules were released on November 7. If you read the document (last visited Nov. 15), you may be surprised: It is a scanned paper!

Of note:
- protection of industrial property only (not copyright, like in neighbouring France)
- the condition for the protection of names is the fame of a person (artistic, political, entertainment or sports fields)

November 13, 2005

.nz dispute resolution service policy

A draft of the policy is available for comment here. Submissions should be emailed to policies@dnc.org.nz, or by fax to +64 4 4952115 or by post to P O Box 11881, Wellington.

November 11, 2005

Parution d'un livre en français sur le .eu


A quelques jours de l'ouverture des enregistrements des noms en .eu, voici un livre bienvenu qui fait le point sur le nom de domaine européen.
Dans la première partie del'ouvrage, Pierre Berecz retrace l'histoire des extensions, depuis celles inventées dans les années 70 jusqu'à la dernière créée (le .cat), et montre l'intérêt de la présence sur le web dans la nouvelle extension .eu. Encore l'histoire du nommage, pourraient s'exclamer certains ? Oui, mais cette histoire du DNS est plaisante à lire : habituellement, les récits archéologiques du DNS sont techniques, mais ici l'agréable plume de Pierre transforme presque cette histoire en feuilleton !
Dans la seconde partie de l'ouvrage, Marie-Emmanuelle Haas présente les règles juridiques applicables aux enregistrements et résolutions de litiges éventuels (sur ce second point, l'ouvrage n'est malheureusement pas à jour, les règles définitives ayant été publiées cette semaine).
A noter : la Czech Arbitration Court en charge de la résolution des litiges a notifié cette semaine aux candidats concernés s'ils étaient sélectionnés en tant que panélistes. La publication de la liste des panélistes devrait intervenir après le 18 novembre.

5 years to have a confirmation of a UDRP decision

M. Schwimmer mentions this Korea Times article, which reports that a South Korea court confirmed that hpweb.com must be transferred to Hewlett Packard. The South Korean owner of this name challenged a September 2000 NAF decision.

Good season for gripe sites

homedepotsucks.com is not confusingly similar to Home Depot, a NAF panel ruled (in an unusually long decision).
"The term “sucks” is sufficient to distinguish the disputed domain name from Complainant’s THE HOME DEPOT mark", the Panel wrote. The panel added this remark of great interest: "The logic of panels who feel non-English speakers will misunderstand the meaning of the word “sucks” escapes this Panel. “Sucks” is a pretty short word and it isn’t a compliment. Considering most beginning linguists learn curse words first, it is likely anyone with any command of the English language knows “sucks” doesn’t have a good connotation."

And independent online newsletter devoted to reporting about a drug called Acomplia (a Sanofi-Aventis trademark), which uses the acompliareport.com domain name, may keep this name, "as long as there is a disclaimer stating that the website is not associated with Sanofi-Aventis". This is not a UDRP decision, but a Nov. 8 settlement.

Blogs corporate sur les noms de domaine

Après le registrar Amen qui a créé son "blog du .eu", Gandi propose à son tour son blog. Le ton est très libre, et le but est clairement de provoquer la discussion : le blog s'appelle d'ailleurs le bar de Gandi ! En plus des questions relatives aux noms de domaine, l'actualité et le développement de la société font partie des thèmes abordés à ce jour.

November 08, 2005

Un expert est-il compétent pour apprécier l'originalité d'un titre reproduit en tant que nom de domaine ?

Je n'ai pas pour objectif de recenser ici l'ensemble des décisions relatives au .fr, extension de mon pays d'origine, mais celle relative à lesecho.fr mérite une mention particulière.
En effet, dans cette décision (DFR2005-0012) il a été considéré, entre autres, que "la réservation et l’exploitation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits du requérant sur le titre Les Echos et ce, au titre des droits d’auteur qu’il détient en application de l’article L. 112-4, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle".
Que dit cet article L. 112-4 ? Que "le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même" (sur la question, voir l'étude exhaustive de Laure Marino, Titres, Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1158). La condition de son originalité est clairement posée. C'est sans relever qu'elle existait que l'arbitre s'est prononcé en l'espèce.
La décision permet dès lors de se poser cette question : appartient-il à l'expert de se prononcer sur l'originalité dans un tel cas de figure ? Les compétences de l'expert sont exprimées en termes généraux à l'article 17 du règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du .fr par décision technique. Il est prévu qu'il doit faire droit à une demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers (art. 20). Et à l'article 1, cette expression atteinte aux droits des tiers est définie comme "une atteinte (...) en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle)". Bref, on tourne rond, sans pouvoir trouver à l'intérieur du règlement une solution claire à la question de l'éventuel pouvoir de qualification de l'expert.
Dans la procédure UDRP, des experts ont été critiqués pour avoir émis des doutes sur la validité de la marque du demandeur à l'action (cf. A. Bertrand, Droit des marques. Signes distinctifs. Noms de domaine, Dalloz, 2005). Il paraît logique de dire que les experts ne peuvent critiquer le droit sur une marque, qui est démontré de façon formelle par un titre (le certificat d'enregistrement de la marque).
Mais il est bien connu que l'acquisition de droits d'auteur se passe de formalités, son existence étant conditionnée par l'originalité. Si l'expert a pour mission de constater une atteinte à un droit de propriété littéraire et artistique, peut-il à cette fin caractériser qu'existe une telle propriété ? La réponse pourrait être positive s'il s'appuie sur une pièce du dossier constituée par une décision de justice se prononçant en ce sens (dans notre espèce, un jugement français statuant sur le fondement de l'article L. 112-4 pour dire que "Les Echos" est un titre original). Mais l'expert sort peut-être de son rôle s'il en vient à qualifier un titre d'original.
Dans cette affaire lesecho.fr, cela n'a aucune incidence : l'expert motive clairement sa décision en montrant en quoi il y a reproduction d'une marque, atteinte à une marque renommée, atteinte à la dénomination sociale, au nom de domaine, n'en jetez plus !
Bref, la référence au titre était superflue. Mais la décision présente l'intérêt de poser la question théorique de l'étendue de la compétence d'un expert en application des PARL.

Pour un point de vue différent, assimilant le titre à une marque d'usage, lire F. Bircker et B. Raibaud, Les Echos retentissent sur KLTE Ltd, Droit-TIC, 8 nov. 2005.

What legal framework for online identity?

Have you ever thought of how reputation is created in cyberspace? Beth wrote an article, Trademark Law and the Social Construction of Trust: Creating the Legal Framework for On-Line Identity, (available on SSRN), in which she argues that, to determine what rules should govern on-line identity, we should look to trademark law, which has the best set of rules to deal with the way reputation is created in cyberspace.

.eu ADR rules released

See the Czech Arbitration Center for .eu disputes preliminary temporary website for :
ADR Rules
ADR Supplemental Rules
Fees
Forms

Un juge ordonne la restitution d'un nom de domaine et du courrier électronique reçu sur le site ouvert à ce nom

Une intéressante ordonnance de référé a été rendue à Grasse le 2 novembre.* Un éditeur demandait en justice la "restitution" du nom de domaine nicerendez-vous, ainsi que - ce qui est suffisamment singulier pour être relevé -, la restitution du courrier électronique reçu sur le site nicerendez-vous depuis le 1er juillet 2005 (on ne sait pas s'il s'agit du courrier envoyé à l'adresse électronique mentionnée sur le site ouvert avec le nom de domaine litigieux, ou aux adresses électroniques rattachées à ce domaine ; de façon générale, la décision est peu claire).
Le défendeur exerçait pour une société spécialisée l'activité de concepteur de site web. Son contrat de travail précisait qu'il s' engageait à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu'il exerce dans le cadre du présent contrat, ce dont le juge déduit "qu'il ne pouvait manifestement pendant la période de ce contrat créer de site internet pour son propre compte".
Le nom de domaine litigieux avait été enregistré en son nom par le défendeur en juillet 2002. Le mois qui précédait, la société qui l'employait avait cédé "ses droits d'exploitation du site "NICE RENDEZ-VOUS.COM" [au demandeur] au cas où elle les abandonnerait". Selon le juge, il y a bien eu abandon des droits de propriété intellectuelle au profit du demandeur, la société ayant stipulé en faveur de ce dernier ayant été liquidée. Aussi est-il décidé que
Attendu que l'exploitation du site internet "NICE RENDEZ-VOUS.COM" par [le défendeur] constitue un trouble manifestement illicite, puisque seule [la société qui l'employait] est titulaire des droits intellectuels , qu'il convient pour le faire cesser d'ordonner [au défendeur] de restituer sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les huit jours de la signification de l'ordonnance le nom de domaine "NICE RENDEZVOUS.COM" ainsi que les codes d'accès du site
Le juge ordonne aussi que soit restitué au demandeur "l'intégralité du courrier électronique reçu sur le site ainsi que les recettes afférentes à son exploitation".

* publiée par l'une des parties sur son site, sous réserve de fiabilité de la reproduction

November 02, 2005

Onomastique appliquée aux réseaux

Le Petit Musée des Marques (visitez ce blog si vous ne le connaissez pas encore !) évoque, en français, quelques noms de domaine malheureux qui amusent la blogosphère en ce moment... Par exemple, pour le service Therapist Finder, un annuaire en ligne qui permet de trouver un thérapeute en Californie, le nom de domaine choisi est therapistfinder.com. Quand on sait que "the rapist" signifie aussi "le violeur", on comprend qu'un tel nom peut prêter à confusion !
Sur une idée de Cathy, voici quelques noms malencontreux en français :
  • merdesable.com
  • computainments.com
  • love-conne.com (abréviation de Love Connection, un site asiatique)
  • gennes-sur-glaize.fr ;-)

November 01, 2005

Main thing to remember: Read it aloud!

This WIPO ruling (D2005-0884) over homegrownwhores.com (sufficient similarity between the disputed domain name and the HOMEGROWN VIDEO mark) makes me think I have not echoed M. Schwimmer's funny post (relayed by the IPKat) on this list WordLab published to demonstrate that "some people need to be more careful about the domain names they choose": Who Represents? chose whorepresents.com, while the Experts Exchange selected expertsexchange.com. Pen Island registered penisland.net (nudge nudge), and for more laughs click here.

October 31, 2005

Domain names in sports (publication)

Sporting related business activity represents more than 3 per cent of world trade. Little wonder that sporting disputes are on the increase. In an article in WorldSportsLawReport (Vol. 3, Issue 10, October 2005), Domain Names: Resolving Sporting Domain Name Disputes, Ian Blackshaw looks at how such disputes, particularly those relating to domain names, can be resolved without going to court.

Waiver of 5-year registration fees offered by Hong Kong registrar

Only local charitable organizations can apply for waiver of new .hk domain name registration fees for five 5 years (JSM Legal Update).

October 30, 2005

Clone...

This blog has been duplicated somewhere else, at domaine.txthub.com (same third level name, same keywords, same posts...), and this infringes my Creative Commons license (I do not allow commercial use, and the source must be mentioned). Sadly, I am not alone: It seems that there is a lot of illegal copying going on over at txtHUB. If you are using Blogger*BlogSpot, you'd better check if you are in the same situation.

Bien qu'il s'agisse d'une nano-publication sans prétention, qui n'attire qu'une centaine de visiteurs par jour, ce blog a été plagié ! Des billets écrits en anglais en juillet et août ont été reproduits sur la plateforme txtHUB, sous une adresse proche (domaine.txthub.com) et avec les mêmes descripteurs !
Pour mémoire, le contenu de ce blog est publié sous une licence Creative Commons, laquelle autorise certaines réutilisations, mais sous conditions. Ainsi faut-il citer le nom de l'auteur, et ne pas réexploiter le contenu à des fins commerciales. Tel n'est pas le cas du "clone" découvert aujourd'hui, qui ne cite pas la source et est truffé de publicités.
Une recherche sur Technorati sur le terme txtHUB permet de découvrir quelques posts qui indiquent que sur cette plateforme, la contrefaçon se fait peut-être à grande échelle.


Usage d'un pseudonyme et nom de domaine

"Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits [reconnus à tout auteur].
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité". Cet article (L. 113-6) du Code de la propriété intellectuelle trouve d'une certaine façon un écho dans l'actualité récente en matière de noms de domaine.
Le journal Libération indique dans son édition du 29 octobre qu'une personne a posé sa candidature à l'Elysée... de façon anonyme. Ou plus précisément sous le pseudonyme de Catherine Médicis.
L'article attise suffisamment la curiosité pour consulter le WhoIs : le nom catherinemedicis.com est exploité, et a été réservé... par l'éditeur du livre dans lequel "Catherine M." explique le pourquoi de sa candidature.
L'éditeur contribue ainsi à protéger l'anonymat de l'auteur qu'il publie, sur les réseaux. Le représente-t-il ainsi comme il le représente dans l'exercice de ses droits d'auteur ? A priori non, car l'éditeur doit être considéré comme le propriétaire apparent du nom de domaine. Sauf à avoir passé une convention avec l'auteur qui prévoyait l'acquisition du nom de domaine sous le nom de l'éditeur mais au bénéfice de l'auteur.

October 29, 2005

Il est est parfois sage d'attendre

Le législateur vietnamien considère que la question du nom de domaine est trop récente pour déjà l'aborder dans la loi en discussion sur la propriété intellectuelle (source : Le courrier du Vietnam)

Des registrars participent à la lutte contre le "phishing"

Intéressant : les registrars, juridiquement non responsables de la vente de noms qui portent atteinte aux droits de tiers, participent malgré tout activement à la lutte contre le phishing.
Extrait d'une interview du directeur du registrar EuroDNS :
Q: Avez-vous déjà dû désactiver des noms de domaines pour cause de phishing, spam ?
R: Oui, étant en amont du traffic Internet, il nous arrive d'aider des confrères, tels Microsoft, Paypal, eBay ou autres de désactiver des noms de domaines lorsque nos confrères nous informent de tels agissements.

October 28, 2005

Debarred from suing in your own country? Try UDRP

Not only the WIPO decision D2005-0603 (spar.com) is interesting, it shows an advantage of the UDRP procedure on judicial trademark litigation, at least to French lawyers.
In this case, the domain name owner registered it in 1993 (while the complainant's first SPAR trademark "seems to have been registered in 1963"), and the procedure is launched in 2005. Laches? The panel did not discuss this (see scorpions.com, D2001-0787, at § 6.6: "The Panel does not consider that a delay of 4½ years in bringing the Complaint disentitles the Complainant to a remedy under the Policy").
Given the facts, the trademark could not have brought a lawsuit in France. In the French IP code, article L716-5 states that "[a]ny proceedings for infringement by a later registered mark of which use has been tolerated for five years shall not be admissible unless the registration was applied for in bad faith." Therefore, this case shows that UDRP offers a tool to a trademark owner in France who would not have made his claim in France within the prescribed time limit.

October 27, 2005

Récentes décisions UDRP en lien avec la France

Plusieurs décisions UDRP concernant des marques françaises viennent d'être rendues à Genève.

D'abord, une nouvelle décision rendue en application des PARL, et portant sur le nom carefour.fr (évidemment restitué au légitime demandeur).
D'autres décisions récentes ont été rendues en faveur des titulaires des marques dans des affaires paruevendu.com (D2005-0795), societegenerale.com (D2005-0816), et accorgroupe.net (D2005-0861).

October 26, 2005

Tata is back

Years after the famous bodacioustatas.com case, the Indian company Tata remains active in the protection of its domain names. It recently won tata.us (NAF) and tatasky.com (WIPO).

October 22, 2005

New Adwords lawsuit

Andrès reports: "Office Depot has sued its rival Staples over their misuse of the Adwords in Google. Office Depot has an online subsidiary for office supplies called Viking Office Supplies. Staples paid Google to redirect customers to their site if they looked for 'Viking'."
Well, I am not sure Staples paid Google to redirect customers. They are only invited to click on an ad. When a person goes to a mall, she sees many trademarks displayed next to each other. There may also be ads in the mall itself (sounds, flyers, etc.). Let's assume that some of these ads are for the competitor of a shop which is in the mall - and this competitor has a shop in the mall: There would not be any lawsuit!

.eu seminar online, by INTA

The International Trademark Association organizes a webcast for trademark practitioners, on Nov. 7, 2005. Topics:
  • Eligibility requirements for owners and licensees of European trademarks and other “prior rights”
  • Guidelines for participating in the pre-launch "Sunrise"
  • .eu domain name registrations and the rules for the .eu alternative dispute resolution program to be administered by the Czech Arbitration Court
  • Best practices for trademark owners seeking to take advantage of the commercial opportunity presented by .eu
More info here.

October 20, 2005

ACPA not violated by foreign firm's .us registration

BNA's Internet Law News (ILN) reports today that "a Connecticut court has ruled that the registration of a domain name in the .us top-level domain space by a foreign company, acting on behalf of its U.S.-based subsidiary, does not amount to "bad faith" under the federal Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act." More when I find the decision.
Vu sur le blog de Jean-Bernard Condat : une assurance pour "noms de domaine sur Internet" (mais aussi dénomination sociale, brevets, marques et dessins en cas de contentieux". En fait, cette assurance "couvre l'ensemble des frais juridiques facturés par les conseils ou avocats spécialisés en propriété industrielle dans le cadre des procédures qui attaqueraient un titre de l'assuré".

October 19, 2005

Citigroup domain name case

Jeremy Phillips's take on Global Projects Management Ltd and another v Citigroup Inc and others (Chancery Division, England), a dispute over citigroup.co.uk. "The mere registration and maintenance of a domain name that led people to believe that the holder of the domain name was linked with a person was enough to make the domain a potential "instrument of fraud" and therefore constituted passing off."

October 18, 2005

400,000

Click here "fr" more information.

Nouveau domaine .eu : réservation de noms par les pays membres

Le règlement 1654/2005/CE du 10 octobre 2005 est venu modifier l'article 8 du règlement communautaire du 28 avril 2004 relatif au .eu.
Sont désormais connus les noms des "concepts géographiques" que les Etats membres ont entendu réserver. Ainsi, la France a souhaité que soient exclus de l'enregistrement le nom France dans toutes les langues (francja, frança, francúzsko, etc.) ainsi que le nom officiel de l'Etat, ce également dans toutes les langues, avec et sans tiret (republiquefrancaise, republique-francaise, französischerepublik, französische-republik, etc.). En outre, elle a également inclus dans la liste les noms des régions administratives, des DOM et des TOM.

October 15, 2005

The Church of Scientology has threatened legal action in order to take over ownership of the domain name scienTOMogy.info, used for a website which links to the odd behaviour of one of the world's most famous scientologists, Tom Cruise (more here).

October 13, 2005

"Est-ce que j'ai déjà parlé des noms et de l'importance des noms ? Parce que je suis quand même assez frappé que dans ce siècle soit-disant freudien, on n'ait toujours pas réfléchi à leur pouvoir de fabriquer du destin. L'identité, elle se sédimente dans la méditation du nom".
Guillaume Dustan (28 novembre 1965 - 3 octobre 2005)

Noms de commune (épisode n° ...)

Il y aura bientôt plus de travaux parlementaires sur la question que de problèmes tangibles : voici une nouvelle question parlementaire sur la question de la protection des noms de commune (ceci dit, il est normal que les députés et sénateurs, qui sont d'abord des élus locaux, soient vigilants quant à l'identité des collectivités qu'ils défendent).
Question écrite n° 59442 (JO, 8 mars 2005, page 2347 - Réponse publiée au JO le 11 octobre 2005, page 9523)

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il ne pense pas qu'il conviendrait de mieux protéger le nom des communes face à la démarche abusive de personnes susceptibles de l'utiliser pour un site Internet dans un seul but de valorisation spéculative du nom de localités connues. Notamment, lorsque les personnes en cause n'ont aucune raison pour détourner le nom d'une commune dans le cadre d'un site Internet, elle souhaiterait connaître selon quelle logique juridique solide il est possible aux municipalités en cause d'engager une action pour défendre leurs intérêts. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Réponse : Le Gouvernement partage ce souci de renforcer la protection des noms de collectivités territoriales sur internet. La protection du nom des collectivités territoriales est assurée par l'AFNIC (Association française pour le nommage internet en coopération) depuis juillet 2004 concernant les noms de domaine de type mairie-xxx.fr, cg-xxx.fr, etc. et depuis novembre 2004 pour les enregistrements directs des noms de collectivités territoriales de type www.paris.fr, en se référant au code géographique officiel publié notamment par l'INSEE. Par ailleurs, la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a introduit dans le code des postes et communications électroniques un article L. 45 nouveau portant sur l'attribution et la gestion des noms de domaines internet. Un décret en Conseil d'État, comportant des dispositions spécifiques pour la protection des noms des collectivités territoriales et des services publics nationaux, est en cours de préparation. Ce décret donnera une assise juridique plus solide pour la protection des noms des collectivités dans le domaine internet « .fr » que la seule charte de l'AFNIC. Des procédures de règlement alternatif des litiges ont été mises en place par le centre de médiation et d'arbitrage de Paris (créé par la CCI de Paris) et par le centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI, pour lutter contre les enregistrements abusifs. Des recours judiciaires sont également possibles.
Cet échange n'évoque pas la protection des noms des collectivités dans la zone .eu. L'article 5 du règlement communautaire du 22 avril 2002 combiné à l'article 9 du règlement communautaire du 28 avril 2004 permettait pourtant aux Etats membres d'objecter à l'enregistrement de certains noms géographiques et géopolitiques (Mailclub.info avait indiqué quels étaient les termes que la France avait notifiés auprès de la Commission).

October 11, 2005

Domain numbers

An article that tells why 8840.com to 8851.com have been registered: 8844 is the altitude of Everest.

Trademark holder wins after UDRP appeal

Dagbladet Børsen is a Danish firm that publishes a newspaper under that name (trademark registered in 1982), and runs a website Børsen at borsen.dk and boersen.dk.
In 2000, the firm brought a case before the WIPO arbitration and mediation center to complain about the registration of borsen.com and boersen.com. After it lost, the Respondent appealed the UDRP decision before the Danish courts. According to a report, "[i]t claimed that the use of the domain names did not violate Dagbladet Børsen's trademark right to BØRSEN and that WIPO's decision was not binding, as the arbitrator was disqualified. It also argued that Dagbladet Børsen did not own the trademark BØRSEN at the time of the complaint."
As the WIPO panel previously did, the Supreme Court found that the designations boersen and borsen are confusingly similar to the trademark BØRSEN. It hence ruled that commercial use of boersen.com and borsen.com infringed the trademark holder's rights, and that the registration had been made in bad faith.
Strangely enough, according to the report, "[t]he court remarked that it is not a function of the courts to rule on decisions made by the private complaints board WIPO."

Denmark Supreme Court, Digital Marketing Support v Dagbladet Børsen (356/2003).

October 06, 2005

"domainblog"

Another blog on domain names, written in German. Translation welcome!

Google subdomains

Over at Google Blogoscoped, Philipp mentions several subdomains, like virgin.google.com, used by the search engine (all currently redirect to its homepage). The full list, by Tony Ruscoe, is here, but is based only on English common words.

October 04, 2005

EURid published documents for the .eu launch.
Again, since I have been involved in the process, I will not comment the materials.

October 02, 2005

Où l'on reparle de la protection des noms de commune

Dans une proposition de loi relative à la communication des collectivités territoriales (signalée par Benoît Tabaka), il est entre autres suggéré la création de deux nouveaux articles dans le Code général des collectivités territoriales :
Art. L. 2145-5. - Sauf autorisation du conseil municipal, le nom d'une commune, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette commune comme nom de domaine sur les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national.
Les organismes chargés d'attribuer et de gérer ces noms de domaine veillent au respect par le demandeur du principe posé à l'alinéa précédent.
La disposition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle au renouvellement des noms de domaine enregistrés avant l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la communication des collectivités territoriales sous le domaine «
.fr » par une société ayant une dénomination sociale identique au nom d'une commune et ayant déposé ce nom en tant que marque avant le 1er janvier 1985.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 2145-6. - Le choix d'un nom de domaine, soit au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national, soit par une personne, physique ou morale, de nationalité française ou ayant son domicile, son siège social ou un établissement en France, ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une commune ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion avec son site Internet officiel.
Les mêmes dispositions sont reprises dans les mêmes termes à propos des Départements et des Régions. Il s'agit donc du retour, sous une autre forme, de l'initiative sénatoriale visant à protéger les noms des collectivités par la loi plutôt que par la charte d'enregistrement de l'A.F.N.I.C.

September 30, 2005

Le .eu devrait être ouvert le 1er décembre.
[Mise à jour - 5 oct.] : ce sera le 7 décembre !

September 27, 2005

MSN AdCenter

MSN launched its own paid-search advertising program in France... which is also the State where there have been several disputes over uses of trademarks in keywords, and rulings against Google and Overture!

September 26, 2005

V Congreso Mundial de Derecho Informatico

(...)
Martes 4 de Octubre del 2005

10:15 a.m.- 10:45 a.m.
Tema: Gobernanza de Internet
Expositor: Germán Valdez, LACNIC. LAC

10:45 a.m. - 11:15
Tema: Protocolo de Internet y números en Internet, base del sistema.
Expositor: Ray Plzak, ARIN. USA

11:30 a.m.- 12:00 a.m.
Tema: ccTLD .DO: Visión local de la Gobernanza de Internet
Expositora: Clara Collado, PUCMM - ccTLD .do, República Dominicana

12:00 a.m.- 12:45 p.m.
Tema: eLAC como Estrategia Regional de Sociedad de la Información
Expositor: Hernan Moreno, CEPAL. LAC.

2:30 p.m.-3:00 p.m.
Tema: Impacto de la apropiada regulación de los ICTs en el en el desarrollo
social y económico
Expositora: Stephane Bruno, RDDH, Haiti

(...)

Miércoles 5 de Octubre del 2005

3:00 p.m.- 5:00 p.m.
Talleres

a) Las Comunicaciones Electronicas como Medio de Prueba
Expositor, Matías Altamira, Estudio Altamira , Argentina.

b) Números IP, Aspectos Legales
Expositores: Steve Ryan, ARIN - Eduardo Jiménez, LACNIC

Mas aqui.

September 24, 2005

Le Conseil de la concurrence (ne) se prononce (pas) sur le positionnement publicitaire

La société Concurrence, chevalier blanc bien connu des spécialistes du droit de la... concurrence justement, et auteur de plusieurs recours qui ont contribué à enrichir la matière, s'était plainte le semestre dernier des conditions dans lesquelles se déroulent sur internet la publicité et la comparaison des prix des appareils photos. En particulier, elle reprochait à Google
d'inclure dans les conditions d’accès à son service Adwords les clauses abusives suivantes : textes originaux en anglais faisant foi, compétence du droit et des tribunaux californiens, liberté discrétionnaire de modifier, de supprimer ou de faire figurer des annonces sur un autre site. La société saisissante reproche également à la société Google France de lui refuser l’accès à son service de liens commerciaux Adwords et d'utiliser le mot clé « sony ».
On lira avec intérêt ce dernier membre de phrase : attaquée sur son flanc gauche pour commercialiser des mots-clef correspondant à des marques, voilà que la société Google est attaquée sur son flanc droit pour refuser de vendre de tels mots-clef ! La décision du Conseil sur ce point ne mérite pas commentaire :
Il convient tout d’abord de relever que les clauses incriminées par la société Concurrence à l’appui de sa saisine du 10 mars 2005 dataient de 2003 et n’étaient plus en vigueur au jour de la saisine, leur remplacement ayant eu lieu en juin 2004.
Les clauses dénoncées, concernant l’attribution de compétence et les règles d'interprétation, destinées à régir les rapports entre des professionnels, parties à un contrat, ne soulèvent pas de difficultés au regard du droit de la concurrence. Par ailleurs, la possibilité pour Google de faire apparaître une annonce sur des sites partenaires (ce qui correspond en fait au service Adsense) n’apparaît pas comme illicite, d’autant qu’il est prévu que l’annonceur puisse s’y opposer. Enfin, la clause donnant la possibilité à Google de modifier ou supprimer une annonce de façon discrétionnaire n'a pas un caractère anticoncurrentiel mais son utilisation aurait pu l'être. Toutefois, rien dans la saisine ne permet de présumer qu’une utilisation de cette clause ait été faite par la société Google France à des fins ou avec des conséquences anticoncurrentielles. Au surplus, ces différentes clauses ont fait l'objet d'une mise à jour le 19 avril 2005. Elles stipulent désormais la compétence des tribunaux français, l'application du droit français et prévoient que les modifications et suppressions des annonces se font dans le respect du contrat.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des éléments apportés n’est suffisant pour caractériser l’existence d’une pratique anticoncurrentielle s’agissant des conditions d’accès au service Adwords.
Appelée à préciser sa politique relative à l'usage de la marque "Sony" dans les publicités - et donc dans des liens commerciaux -, la société Sony indique
qu’en l’état actuel des règles de la propriété intellectuelle, un revendeur ayant licitement acquis des produits d’une marque peut en faire la promotion en utilisant cette marque, tant qu’il en est fait un usage normal et qui ne nuit pas à l’image de la marque, du produit ou du fabricant. Elle a précisé à cet égard : Quant à l’usage [que les revendeurs] peuvent faire de la marque ou du mot "sony" pour décrire leurs activités dans l’annonce qui sert de base à leur référencement par les sites Google ou Kelkoo, il relève d’un usage tout à fait normal, puisqu’il se limite, en fait, à l’indication de ce que ces opérateurs vendent effectivement des produits Sony.
Elle ne s'oppose donc pas à l'usage de la marque, ce qui distingue l'espèce de celles qui ont donné lieu à des décisions de justice (telles que "Bourse des vols" ou "Vuitton").

Décision du Conseil de la Concurrence du 27 juin 2005.

September 22, 2005

Non-Parity of the UDRP?

A man was the respondent in two cases he says are similar, after he registered the name of chemical companies to criticize them. He won the biocrystpharmaceuticals.com case, but lost in eastman-chemical.com. To him, "this goes to prove that the UDRP is not working!"... but experience in trademark disputes shows that we can have opposite rulings in similar cases - without always understanding why.
[Patel, The Non-Parity of the UDRP]

September 21, 2005

Me too, me too!

Now that Catalunya has its .cat TLD, a member of a nationalist party in Valencia argues that Valencia should have its .pv! [Panorama Actual]

September 20, 2005

Usage des extensions en ".nom.fr"

Une réponse plutôt descriptive (comme souvent dans ce type d'exercice) à une question d'un Député relative à la pratique des noms en .fr.
Question écrite n° 57231 de M. Michel Zumkeller, publiée au JO le 08/02/2005, page 1255 (Réponse publiée au JO le 19/07/2005, page 7111)

Q: M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative quant à la présence des associations sur internet. Il lui demande quel bilan il est possible de tirer des adresses asso.fr. Il est important pour chaque association d'avoir la possibilité d'être présent sur ce terrain. Il souhaite en conséquence connaître les modalités d'attribution de ce type d'adresse ainsi qu'un premier bilan de l'usage qui en est fait (nombre de demandes, respect des règles...). - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

R: Pour faciliter l'enregistrement de nom de domaines par les associations sur internet et éviter les conflits entre associations et entreprises, l'AFNIC avait créé dans le domaine internet « .fr » un domaine de deuxième niveau « asso.fr » réservé aux associations, l'usage du « .asso.fr » étant obligatoire pour les associations. Certaines associations n'étaient pas satisfaites par ce dispositif et auraient voulu enregistrer leur nom de domaine directement dans la racine du « .fr », comme les entreprises. Cette possibilité a été offerte par l'AFNIC en 1998 aux associations exerçant une activité économique (enregistrées à l'INSEE sous les codes APE 911 et 912), puis en 2003 à toutes les associations, sachant que le domaine de second niveau « asso.fr » leur restait réservé. Dans tous les cas, les associations devaient justifier qu'elles détenaient un droit sur le nom demandé, en fournissant un document justificatif. Les entreprises devaient de façon analogue détenir un droit sur le nom demandé et fournir un justificatif (extrait du registre du commerce, du dépôt de marque, etc.). En mai 2004, l'AFNIC a assoupli ses règles pour l'enregistrement d'un nom dans le domaine internet « .fr ». Le nom enregistré est choisi librement par le demandeur, qui doit s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits des tiers, l'AFNIC n'exerçant plus de contrôle à ce niveau. Les associations ont donc aujourd'hui la possibilité d'enregistrer le nom de domaine de leur choix directement dans la racine du « .fr », en veillant simplement à ne pas porter atteinte aux droits de tiers. Elles peuvent également utiliser le domaine de deuxième niveau « asso.fr » qui leur est toujours réservé. Dans ce cas, l'AFNIC vérifie que le nom de domaine demandé correspond en tout ou partie au nom de l'association ou à son enseigne apparaissant sur le document justificatif fourni avec la demande d'enregistrement (déclaration de l'association en préfecture, parution au Journal officiel ou identifiant au répertoire de l'INSEE). Le domaine de second niveau « asso.fr » comptait 1 900 noms début 2000, 3 200 début 2001, 5 000 en 2002, 5 600 en 2003, 5 800 début 2004, 6 100 en janvier 2005 et 6 250 en mai 2005. L'ensemble du domaine « .fr » comptait environ 60 000 noms de domaines début 2000, 150 000 début 2002, 175 000 début 2004, 320 000 début 2005 et 360 000 en mai 2005.

(Repéré par Benoît Tabaka, l'homme qui blogue les informations avant même qu'elles soient connues !)

Titres de posts et droit des marques

Voici une petite histoire qui peut être représentative des méthodes "para-judiciaires" de règlement des conflits.

La société Monsanto dispose d'une marque Roundup Ready. Le blog "Bitter Greens" est un journal portant un regard critique sur l'agriculture industrielle. Plusieurs des billets publiés sur ce blog utilisent "Roundup Ready" dans le titre et dans l'adresse URL (par exemple sous la forme bittergreensgazette.blogspot.com/2005/08/roundup-ready.html).

La société titulaire de la marque Roundup Ready a pris ombrage de cette utilisation, qui selon elle, est utilisée sans son consentement (1), et de façon incorrecte (2). Sur le premier grief, la société indique que l'usage des termes pourrait laisser penser aux lecteurs du blog qu'il est d'une façon ou d'une autre soutenu par Monsanto, ou que ses vues sont celles du groupe. Quant au second grief, il est allégué que l'usage avec une virgule, et d'une façon qui peut laisser penser que la marque est générique, affaiblit les droits sur la marque de Monsanto. La société demande donc que cesse cet usage selon elle illicite.

La réponse de l'auteur du blog destinataire du courrier est de nature politique et idéologique. Sur le plan juridique, à tout le moins en droit français, qui n'interdit en rien qu'une marque soit citée pour désigner les produits qu'elle nomme, parce que c'est précisément là sa fonction ! En droit américain, il est difficile de soutenir que les consommateurs pourraient être induits en confusion (voir par exemple le commentaire de Mark McKenna).

La démarche est néanmoins révélatrice, et a pu ou peut fonctionner dans des hypothèses similaires : il est moins coûteux pour celui qui reçoit une lettre d'injonction d'arrêter le comportement dont on lui indique qu'il est préjudiciable, plutôt que de persister à mettre en ligne les mots ou textes qui ont causé l'envoi du courrier. Le même phénomène a pu être observé à propos de sites web ou de forums, et il n'est pas impossible qu'il passe désormais à la vitesse supérieure avec la multiplication des blogs.

September 19, 2005

New publication on Script-ed

Indranath Gupta, .xxx Sponsored Top-Level Domain - Is it a solution to curb child abuse due to Internet Pornography?, (2005) 2:3 SCRIPT-ed 429.

NAF panel: UDRP article 4 does not apply to a "sucks.com" case

In a recent "sucks.com" decision (this one over kbhomesucks.com), a NAF panel found that "the addition of the term “sucks” to the kbhomesucks.com domain name eliminates the possibility of confusion”, "that Respondent has rights or legitimate interests in the domain name because it is making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name pursuant to Policy ¶ 4(c)(iii)", and that "[s]ince Respondent has rights or legitimate interests in the kbhomesucks.com domain name pursuant to Policy ¶ 4(a)(ii), the Panel finds that Respondent did not register or use the domain name in bad faith pursuant to Policy ¶ 4(a)(iii)". Usually, in such cases, the panels only consider the question of confusion, and do not go further.

KB Home v. RegisterFly.com- Ref# 9323034 c/o Whois Protection Service- ProtectFly.com, NAF 506771, August 30, 2005,