December 30, 2006

F1, Budapest, Shopping, Mediation, Medium, Kendo...

Décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes rendues pendant la seconde quinzaine de décembre 2006.

Procédures contre le registre

947 (infraplan.eu) : le demandeur indique avoir une licence de marque. Le registre rétorque que la preuve de cette licence n'a pas été apportée. Cela étant avéré, l'arbitre conclut au rejet.

2306 (labview.eu) : le demandeur n'ayant pu insérer lors de sa demande que 30 caractères de sa dénomination, sa candidature avait été rejetée, du fait de la disparité entre cette identité et celle figurant sur le titre de marque. Après des développements conséquents sur le fait que la requête a été enrôlée à temps, l'arbitre estime, de façon très étayée, qu'en l'espèce l'agent de validation aurait dû accepter les justificatifs, car il n'existait pas de raisons de croire qu'il existait deux entités différentes, et il était facile de vérifier.

2742 (telecare.eu) : le nom complet de la société demandeuse est TeleCare Systems & Communication GmbH, ce qui avait entraîné le rejet par le registre. Ce refus est entériné par la décision.

2796 (eichhorn.eu) : un particulier, de nationalité allemande, avait sollicité l'enregistrement de son nom de famille. Le certificat présentant une irrégularité formelle, la demande avait été rejeté. A la majorité, le panel collégial annule la décision, considération que l'attestation était valable. Un arbitre rédige une opinion dissidente.

2953 (pacific.eu) : le demandeur s'est déclaré sous le nom "ATLANTIQUE SOCIETE FRANCAISE" et a produit une marque déposée au nom "PACIFIC S.A.", ce qui explique le rejet.
L'arbitre estime que les pièces fournies dans le dossier permettaient de voir que cette marque appartenait bien au demandeur, du fait d'une cession. Il considère aussi que les erreurs de saisie commises lors de la demande ne sauraient justifier le rejet de la demande ainsi présentée.

2990 (live.eu) : deux décisions ont déjà été rendues à propos de ce nom, la seconde étant une tentative de recours contre la première. Cette fois, le demandeur conteste la décision de ré-allocation par le registre du nom à Microsoft (il avait seulement été procédé à une annulation de la décision dans la première instance). En application des Sunrise Rules, le registre a toute discrétion pour ré-attribuer à la personne en seconde position. L'arbitre juge donc que le registre pouvait opérer ainsi. Il est aussi jugé que le nom "live" ressort bien de la marque semi-figurative de ce nouvel attributaire.

3007 (campings.eu) : la procédure est engagée par le titulaire d'une marque CAMPINGS (en fait, "Campings.eu the most recreational website of Europe", ce qui aurait de toute façon fait échec à sa demande) contre la décision d'allouer le nom au titulaire d'une marque C&A&M&P&I&N&G&S. Le panel collégial estime que l'article 11 ne peut s'interpréter comme obligeant le demandeur de nom à retranscrire les caractères spéciaux contenus dans son signe.

3032 (seghorn.eu) : le refus d'enregistrement est lié au fait que le nom complet de la société est “Seghorn Inkasso GmbH”. Décision jugée régulière.

3042 (wewalka.eu) : un employé avait par erreur postulé à l'enregistrement en son nom propre, sans préciser qu'il agissait pour l'entité qui l'employait. Faute de preuve de son droit sur le nom, sa demande a été rejetée, ainsi que la procédure initiée par la société effectivement titulaire de la marque.

3043 (kendo.eu) : le demandeur critique l'allocation du nom à un tiers sur la base d'une marque “K&E&N&D&O”, l'un de ses arguments étant que ce tiers a obtenu plusieurs noms de la sorte - à l'aide de marques truffées d'esperluettes - mais a aussi vu l'une de ses demandes rejetées (en l'occurrence celle basée sur le signe “lotte&rie”). En disséquant la marque, le panel collégial parvient à la conclusion qu'elle n'a pas été déposée pour un usage dans le commerce, mais dans le seul but d'obtenir un nom de domaine. Il va ensuite préciser la jurisprudence existante relative à l'interprétation de l'article 11 : si cet article laisse une option au demandeur (supprimer le caractère spécial, le remplacer par un tiret, ou procéder à sa translittération), il n'autorise pas de déroger à la règle selon laquelle le nom de domaine doit être identique à la marque. A cet égard estime le panel, "kendo.eu" et "K&E&N&D&O" sont peu corrélés. La décision du registre est donc annulée.

3085 (self-storage.eu) : étant arrivé second après une société ayant obtenu ce nom sur la foi d'une marque "¿ SELF & STORAGE ?", le demandeur en demande le transfert à son profit, disposant de la marque semi-figurative SELFSTORAGE. Le panel collégial, s'appuyant sur certaines décisions antérieures, juge qu'il était possible d'allouer le nom litigieux sur la base du titre qui avait été produit.

3116 (schein.eu) : le demandeur critique la décision qui a permis d'accorder ce nom à “Schein Orthopaedie Service KG" alors qu'il n'y a pas d'identité entre ces deux signes. Le registre reconnaît que le nom n'aurait pas dû être alloué sur cette base (avec la décision 3282, c'est l'une des rares fois où il n'y a pas de contestation de la demande). Annulation du nom.

3141 (bano.eu) : Josef B. est propriétaire de la marque BANO. Parce qu'il a indiqué le nom de sa société Bano Naturprodukte GmbH à l'occasion de l'enregistrement, le registre a refusé la demande, au motif qu'elle a été faite au nom de cette société, qui ne dispose pas de ce signe. Si l'arbitre valide la décision du registre, c'est en faisant deux remarques : la première est que le nom n'a été demandé par personne d'autre et que le candidat peut "retenter sa chance", la seconde est qu'il peut être possible d'envisager une action en responsabilité contre le registrar du fait de la nature de l'erreur commise.

3211 (schaper.eu) : le demandeur, Metro AG, demande l'annulation de l'octroi de ce nom à Friedrich Schaper Notstrom- und BHKW-Technik GmbH, société dont le nom n'est qu'intégralement repris dans l'identifiant électronique communautaire. Le registre répond qu'il a eu la preuve que c'est sous ce nom qu'était connu le demandeur. A l'examen, l'arbitre observe que cette décision a été correctement prise.

3226 (caravanclub.eu) : il est jugé que la production d'un extrait d'un registre n'est pas suffisant à démontrer un droit sur la dénomination sociale d'une société de Grande-Bretagne. Dans cette affaire en outre, le demandeur n'avait pas fourni la preuve de son existence (le certificate of incorporation). Rejet.

3282 (prosoft.eu) : le demandeur, Prosoft spol. s r.o., conteste l'allocation à proSoft EDV-Lösungen GmbH & Co. KG, au motif que le nom ne reprend pas l'intégralité de cette dénomination sociale. Le registre reconnaît que ce nom n'aurait effectivement pas dû être accordé sur cette base. Transfert.

3285 (giebel.eu) : le demandeur est la société Giebel Rechtsbesorgungs-GmbH. Le registre explique que c'est sur la base de cette dénomination complète que le nom pouvait être accordé à l'identique, pas sur un élément. L'arbitre indique que dans l'hypothèse où il pourrait être démontré qu'une entreprise est reconnue par une simple fraction de sa dénomination, un droit antérieur pourrait être reconnu, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce. Rejet.

3310 (medium.eu) : le demandeur soutient qu'il a un droit antérieur sur le seul mot MEDIUM, alors que le signe complet dont il a démontré la titularité est "MEDIUM VERTIEBSGESELLSCHAFT FÜR AUDIOVISUELLE KOMMUNIKATIONSMITTEL MBH". Le registre en tire l'argument que le demandeur n'a démontré de droit que sur ce dernier signe. Les autres pièces qu'il produit le sont après la période de 40 jours pendant laquelle le demandeur pouvait le faire. Dans ces conditions, la demande est rejetée.


Procédures contre le titulaire du nom

306 (mediation.eu) : ce nom a été obtenu par une société qui a enregistré un grand nombre de noms génériques, comportement que le demandeur qualifie de piratage. Toutefois, l'arbitre considère que le simple fait d'enregistrer de nombreux noms descriptifs n'est pas en soi suffisant à établir la mauvaise foi, et qu'en l'absence d'autres preuves fournies par la demanderesse, il ne peut y avoir lieu à transfert.

452 (wellness.eu) : une décision intérimaire avait été rendue dans cette affaire. Le défendeur avait été invité à démontrer qu'il utiliserait effectivement ce nom - ce qu'il a fait. La requête du demandeur a donc été rejetée.

1498 (varisco.eu) : l'arbitre entérine le fait qu'un accord de transfert entre les parties est en cours.

1584 (ksb.eu) : le défendeur ayant enregistré le nom dans le but d'empêcher des tiers de pouvoir jouir ainsi de leur marque (ce qui est le cas ici, déduction tirée notamment de l'enregistrement de 140 noms par l'intimé), les conditions légales sont réunies pour ordonner le transfert.

1640 (jaa.eu) : rejet de la demande de la Joint Aviation Authorities, visiblement mal étayée.

2806 (henrilloyd.eu) : il est notamment retenu contre la société qui avait enregistré ce nom le fait qu'elle avait cherché à le revendre au demandeur. Transfert.

2955 (f1.eu) : ce nom avait été obtenu par le défendeur sur la base d'une marque F&1. La particularité de cette acquisition a amené l'arbitre à considérer que l'enregistrement avait été fait de mauvaise foi, ce qui, en l'absence d'argumentation du défendeur, est interprété contre lui.

3044 (contrinex.eu) : dans cette décision, l'arbitre fait d'abord le constat de l'exceptionnelle petitesse des écritures respectives (trois lignes écrites par le demandeur, deux de plus par le défendeur).
Le demandeur n'ayant pas prouvé qu'il disposait d'une marque CONTRINEX, et l'arbitre n'en ayant pas trouvé trace, il est fait échec à la requête dès l'examen de cette première condition.

3048 (boscolohotels.eu) : en restituant ce nom au titulaire de la marque homonyme, l'arbitre propose son interprétation de l'article 21 2.a) du règlement 874/2004, en disant que pour démontrer "s'être préparé" à utiliser le nom litigieux, il faut faire la preuve de préparatifs conséquents. La décision est aussi motivée par le fait que la marque du demandeur est très connue, ce qui augmente le risque de confusion.

3108 (sport1.eu) : sanction du titulaire du nom qui avait cherché à le revendre pour 20 k€ au demandeur.

3170 (budapest.eu) : il s'agit là d'un nom de domaine qui a déjà fait parler de lui. Il est exploité pour un site d'informations portant sur la capitale hongroise, par une société qui l'a obtenue sur la base d'une marque BUDAP & EST. L'arbitre tire notamment de la multiplicité des enregistrements de noms géographiques par le défendeur la conclusion que ce nom a été enregistré de mauvaise foi. Transfert.

3257 (shopping.eu) : un autre nom donnant lieu à une nouvelle procédure devant la cour (première espèce), entre les mêmes protagonistes (même si, par définition, le défendeur n'était pas le même dans la précédente instance). Le demandeur ne manquait pas d'arguments, en particulier le fait que le défendeur est une société a priori domiciliée aux Etats-Unis, à ce titre inéligible à l'obtention d'un nom communautaire. Toutefois, le demandeur faillit à démontrer qu'il avait un "droit antérieur" : en effet, il a enregistré sa marque après la précédente procédure. Rejet. [Rappelons que le registre a le droit de révoquer des noms de sa propre initiative, s'il s'aperçoit que les conditions générales d'éligibilité ne sont pas remplies]

(ces résumés sont réalisés à titre informatif et ne sauraient lier l'auteur ou refléter son opinion)

December 29, 2006

Affaire "eurostar.eu" : nouvelle sortie de rails !

C'est un troisième round judiciaire qui vient de se tenir à propos du nom eurostar.eu.
On se souvient que les compagnies ferroviaires exploitant l'Eurostar avaient cherché à faire échec à la demande d'enregistrement de ce nom de domaine devant le tribunal de commerce de Paris en janvier 2006, puis devant l'Arbitration Center for .eu Disputes. Malgré ces procédures, ce nom a été attribué à un diamantaire anversois.

Le titulaire du nom, également titulaire d'une marque EUROSTAR, n'est pas inconnu des demanderesses : elles avaient en effet passé avec lui un contrat de coexistence définissant les conditions des usages respectifs de leurs signes. Passé en 2004, cet accord était muet quant à la possibilité qu'ont les parties de procéder à des enregistrements de noms de domaine. Aussi les sociétés ferroviaires ont-elles demandé au tribunal de grande instance de Paris d'interpréter cette convention en leur faveur.
Selon elles, l'enregistrement d'eurostar.eu constitue une violation de l'accord de coexistence : il prévoyait une "utilisation très circonscrite du terme "eurostar" associé à un logo ou à un autre mot dans le commerce de bijoux et de métaux précieux", ce dont les demanderesses infèrent que "l'’utilisation du terme "eurostar" sous forme de marque verbale ou à titre de nom de domaine n’est pas mentionnée dans cet accord, elle est donc interdite". Selon la demande, la convention n'autorisait pas l'autre partie à utiliser le mot "eurostar" seul, ce qu'elle a pourtant fait en enregistrant eurostar.eu ; aussi la résolution judiciaire de cette convention est-elle sollicitée.
De son côté, la défenderesse demande au tribunal de constater que la convention de coexistence ne puisse mettre à sa charge des obligations non expressément prévues par celle-ci, et de constater "que la commune intention des parties, telle qu’elle ressort de la convention de coexistence, ne porte pas sur la question de l’enregistrement d’un nom de domaine".

Le tribunal rappelle qu'un accord de coexistence s'interprète strictement. Celui-ci, qui ne porte que sur les marques, n'interdit donc pas, par son silence, l'enregistrement du nom par le défendeur, d'autant plus que le choix de ce terme "procède d’un but différent que celui de la marque, ce nom de domaine ayant pour seul objectif pour la société défenderesse de se placer par rapport à sa clientèle sur le réseau européen (...)".
Il ne saurait pas plus y avoir de contrefaçon de la marque notoire des demanderesses, l'enregistrement ayant été fait sur la base d'un signe que le défendeur possède également, à la fois à titre de marque et de dénomination sociale.

On attend maintenant le prochain arrêt, non pas en gare, mais de justice !

Cette décision a été publiée en premier lieu sur Domaines.info et commentée par Emmanuel Gillet.

December 28, 2006

Interesting UDRP decision: ryanaircampaign.com is deemed confusingly similar to the trademark RYAN AIR but, as respondent's non commercial website consists entirely of criticism of and commentary on complainant and its business practices, and does not have any competitive intention, the arbiter rules the use of such name is fair [D2006-1194].

Des affaires de .fr

Plusieurs décisions relatives à des noms de domaine en .fr sont à signaler :

- gay.fr / gay.com & gay.net : la société titulaire du premier de ces noms, également détentrice des marques GAY et GAY INFOS MAGAZINE, reproche à des tiers l'enregistrement et l'utilisation du terme "gay" dans les domaines .com et .net, pour des services identiques aux siens, et s'adressant au même public. La cour suit les défendeurs en jugeant que les marques sont dépourvues de caractère distinctif, et donc nulles. Dès lors le demandeur "ne saurait s'opposer à l'utilisation par un tiers du terme banal et commun GAY au sein d'un nom de domaine dans le but d'identifier la clientèle à laquelle s'adresse le site correspondant". La cour observe que les noms de domaine des défendeurs ont été enregistrés avant celui du demandeur. Au visa de la liberté du commerce et de l'industrie, elle estime qu'une "prestation" (sic) "qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite, sous certaines conditions tenant notamment à l'absence de confusion dans l'esprit des consommateurs (...)". Le fait que ce demandeur exploitait un service minitel 36 15 GAY est jugé indifférent, ce code télématique étant "propre au service minitel, implique une mise en oeuvre matérielle et technique différente de celle de l'internet" (cela avait également été décidé dans une affaire adjudic.com en 2001).
=> Paris, 15 novembre 2006 [Juriscom.net, avec le commentaire de Guillaume Gomis]

- lechef.fr : une société disposant d'une marque LE CHEF et du nom lechef.com attaque, avec la société exploitant un site de cuisine à cette adresse, la personne qui a enregistré lechef.fr. Outre la reproduction de la marque dans le nom, les demandeurs font observer que celle-ci est aussi reproduite sur le site, ce qui caractérise l'atteinte à leurs droits et l'absence de comportement loyal du défendeur. Celui-ci indique qu'il a enregistré le nom pour une société allemande disposant d'une marque identique à celle du demandeur, et qu'en conséquence il est fait un usage non fautif de ce signe. Cet argument est balayé par l'arbitre : le nom ayant été enregistré au nom d'une société française (en l'occurrence un registrar), c'est elle qui répond de l'utilisation de ce nom, et non la personne au profit de qui l'enregistrement aurait été fait. Sans se prononcer sur la nature ou la validité du contrat "de portage" qui semble avoir été passé en l'espèce, l'arbitre indique que "[l]e fait que ce nom de domaine ait été enregistré par le Défendeur pour son propre compte ou pour le compte d’un client final est (...) inopérant dès lors que (...) le Défendeur a fait le choix d’enregistrer le nom de domaine litigieux en son nom propre; (...) cet enregistrement au nom du Défendeur a été effectué dans le but de pallier à l’impossibilité de [la société allemande] de satisfaire aux exigences posées par la Charte pour l’attribution de nom de domaine en .fr, ceux-ci ne justifiant d’aucune des conditions nécessaires pour l’obtention d’un tel nom de domaine". Transfert.
=> 8 décembre 2006, DFR2006-0009

- lecadeau.fr : le demandeur allègue que ce nom est similaire à sa marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES, et que le site vers lequel il redirige (en l'occurrence magicday.fr) offre des services similaires à ceux proposés sur le site du demandeur (c'est bien à son site que le défendeur fait référence, et non aux services couverts par la marque revendiquée). A l'examen, l'arbitre considère que "le vocable “le cadeau” n’est pas susceptible d’exercer tout ou partie de la fonction distinctive de la marque" et donc qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne entre la marque revendiquée et le nom de domaine litigieux. Comme aucun acte de concurrence déloyale n'est démontré, le demandeur est débouté
=> 8 décembre 2006, DFR-2006-0008

On .eu price reduction

I have read several comments on EURid's decision to lower the price of .eu names, some ironic, some skeptical or very skeptical.
Actually, this decision is nothing else than the application of the law. Pursuant to article 4 c) of EC Regulation 733/2002 on the implementation of the .eu Top Level Domain, "[t]he Registry shall ... impose fees directly related to costs incurred".

Directive "publicite trompeuse et publicite comparative"

Une directive du 12 décembre 2006 vient préciser le régime de la publicité à l'échelle communautaire.
La publicité y est définie comme "toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations" (art. 2 a). On se rappellera que la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique avait énoncé que ne constituaient pas "en tant que telles des communications commerciales ... les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique" ; cela n'exclut pas les noms de domaine de la qualification de publicité, au sens de la directive publiée il y a quinze jours.
L'une des conditions (cumulatives) posées pour qu'une publicité comparative soit licite est qu'elle "n’entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d’un concurrent" (art. 4 d). En soi, cette disposition vient conférer une protection supplémentaire aux signes distinctifs, et donc aux noms de domaine qui entrent dans cette catégorie.
Comme il est devenu habituel, la mise en oeuvre de codes de conduite est prise en compte par la directive.

December 12, 2006

Quotation of the day

"Second Life is not a game, there are no rules other than the TOS"
Second Life Marketing Director Glenn Fisher

(spotted on Brett Wayn's Paris blog live from leweb3)

December 10, 2006

Ask, Transform, Sale, M2...

Décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes rendues la semaine dernière.

1. Procédures contre l'EURid

2470 (transform.eu) : dans le formulaire d'enregistrement, la société candidate a commis une erreur et a fait une demande pour le nom transform.eu, en se présentant sous le nom TRANFORM. Le registre réplique que la demande a de toute façon été faite au nom d'une société TRANSFORM A.S. LAZNE BOHDANEC. L'absence de coïncidence entre ces données a amené au rejet.
L'arbitre considère qu'il doit y avoir lieu à une interprétation téléologique des règles d'enregistrement, ou qu'il doit être tenu compte de leur finalité, mais qu'une lecture formelle ne peut prévaloir. Même si il y a eu une erreur de la part du demandeur, et qu'elle est regrettable, celle-ci n'aurait pas dû entraîner le rejet de son dossier. La décision du registre est annulée et le nom est enregistré à son profit.

2925 (m2.eu) : M2 Marketing A/S conteste l'allocation du nom à M2 Stockholm AB, avec pour argument principal que sa demande était arrivée première. Il souligne aussi que celui qui a aujourd'hui l'usage du nom ne fait pas du commerce dans les Etats membres, mais seulement en Suède.
Se basant sur les seules réglementations communautaires et pas sur les Sunrise Rules, l'arbitre rappelle que le nom est octroyé au premier à démontrer ses droits sur une marque homonyme, et que la condition de faire du commerce en Europe ne figure pas dans le texte.

2957 (gayromeo.eu) : dans la seconde période d'enregistrement, il était possible d'enregistrer les appellations d'origine, les noms de marques non enregistrés, les noms commerciaux, les identificateurs d'entreprises, les noms de sociétés, les noms de personnes, et les titres distinctifs des oeuvres littéraires et artistiques protégées. Le demandeur avait soumis une demande d'enregistrement fondée sur le nom gayromeo.com dont il est titulaire, soutenue par une déclaration attestant qu'un tel signe est protégé en Allemagne, pays d'origine du candidat. Considérant que cette attestation ne correspondait pas à ce qui avait été énoncé dans les Sunrise Rules, l'arbitre rejette la demande.

2970 (zakopane.eu) : la commune polonaise de Zakopane avait échoué à l'enregistrement de ce nom (pas d'envoi des justificatifs). Il fut alloué à une société disposant du signe Z&A&K&O&P&A&N&E, quelques jours avant la nouvelle candidature de la commune demanderesse. Selon le demandeur, conformément à la jurisprudence dominante en matière de retranscription d'esperluette, cette marque aurait dû donner droit par exemple au nom ZandAandKandOandPandAandNandE.
L'arbitre commence par évoquer son doute sur la capacité de la personne qui représente l'organisme public, mais écarte ce doute du fait que le Règlement prévoit que toute personne peut agir dans une procédure ADR. Il rappelle ensuite que le rôle de l'arbitre se limite à juger en application du Règlement, pas des Sunrise Rules.
Il considère que l'article 11 donne trois options au titulaire d'un signe comportant des caractères spéciaux : les éliminer, les remplacer par des tirets, ou procéder à leur "conversion" en mots. Même si cette dernière option est précédée, dans le texte communautaire, de l'expression "si possible", elle n'est pas pour autant prioritaire. L'arbitre ajoute que cet article 11 doit être lu avec le précédent, qui vise à l'identité entre le nom de domaine demandé et le signe correspondant.
Le demandeur obtient néanmoins la révocation de l'enregistrement, au motif qu'il n'était pas prouvé qu'il y avait eu usage public du nom commercial ayant donné droit au nom de domaine. Il ne s'agissait pas en effet d'une marque, et les conditions de démonstration d'un droit antérieur sont plus strictes. La simple inscription dans un registre du commerce d'une dénomination n'est pas suffisante à l'acquisition d'un droit.

2983 (bormio.eu) : M. B. a essuyé un refus du registre, celui-ci ayant observé que la marque sur laquelle il s'appuyait appartenait à Valtine s.r.l. Les deux attaquent la décision. Ils allèguent qu'existait un contrat de licence.
L'arbitre observe que M. B. s'est présenté comme le représentant légal de la société, mais sans soumettre de document attestant de cette qualité. S'appuyant sur la jurisprudence antérieure, il considère que l'agent de validation pouvait rejeter le dossier, et qu'il n'avait pas à opérer de recherches supplémentaires.


2. Procédures contre le titulaire du nom de domaine

2438 (ask.eu) : une décision qui aborde plusieurs points encore inédits. Il est ainsi considéré qu'une action contre le titulaire ne peut reposer sur une demande de marque en cours, mais peut en revanche s'appuyer sur une licence dont bénéficie le demandeur. L'arbitre juge aussi que l'usage depuis 1997, par un demandeur fournisseur de services de recherche en ligne qui a plusieurs millions d'utilisateurs, l'autorise à se prévaloir d'un droit sur le signe "Ask" même s'il n'a pas fait l'objet d'un enregistrement. L'arbitre écrit clairement que la procédure ADR ne peut être le lieu d'une discussion sur la validité de la marque. Il déduit des explications alambiquées du défendeur qu'il n'avait pas d'intérêt légitime au nom (en particulier en retenant l'absence de cohérence entre ses activités électroniques et celles désignées dans la marque qui lui a permis d'obtenir le nom de domaine litigieux, marque déposée pour le seul Benelux), et remarque que le défendeur a déposé 47 marques de type générique au Benelux, qui toutes ont pour objet de désigner des "plectres" (selon le Petit Robert, il s'agit de petites baguettes de bois ou d'ivoire qui servent à gratter ou pincer les cordes de la lyre ou de la cythare). En outre le demandeur avait été approché par une personne qui lui proposait la revente du nom. Transfert.

2570 (sale.eu) : le demandeur explique être le licencié de la marque SALE, ce dont il a attesté par le formulaire adéquat envoyé à l'agent de validation. L'agent de validation a rejeté le dossier, le nom figurant dans la déclaration de licence n'étant pas celui du candidat au nom.
Considérant que la preuve n'avait pas été correctement apportée, l'arbitre déboute le demandeur.

2810 (ratioparts.eu) : le titulaire de plusieurs marques 'ratioparts' attaque la personne qui a enregistré le nom correspondant au premier jour de la période landrush.
Il s'avère que l'un et l'autre ont eu des relations d'affaires il y a quatre ans, et que le défendeur utilise le nom en association avec des publicités, notamment pour des produits similaires à ceux du demandeur. Il n'a pas répondu à la requête introduite contre lui. Transfert.

2818 (mcclean.eu) : le demandeur est le licencié de plusieurs marques McClean. Le défendeur objecte qu'il s'agit de marques descriptives, et qu'il compte utiliser ce nom pour bâtir un site web. L'arbitre a considéré que les marques n'étaient pas descriptives et sont en tant que telles protégeables au regard de l'article 21 du Règlement, et que la simple assertion du défendeur selon laquelle il allait créer un site, sans le démontrer, est insuffisante. Transfert.

2832 (sabanciholding.eu) : l'arbitre juge que le nom est similaire au point de prêter à confusion avec la marque SABANCI du demandeur, et déduit du silence du défendeur qu'il n'avait pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom. Révocation, comme le demandait la requête.

(ces résumés sont réalisés à titre informatif et ne sauraient lier l'auteur ou refléter son opinion)

December 06, 2006

Rapport "Levy - Jouyet" : l'économie de l'immatériel

Il y a 12 ans, Charles Goldfinger publiait un très intéressant livre L’utile et le futile: l’économie de l’immatériel. Il est amusant de découvrir qu'un Rapport officiel paru ces jours-ci, L'économie de l'immatériel, a pour sous-titre "La croissance de demain"... Quelques phrases relevées au vol :
  • "La propriété intellectuelle occupe une place centrale dans l’économie de l’immatériel" (p. 22) mais il existe tout à la fois des "incertitudes en termes de droits de propriété des actifs immatériels" (p. 20)
  • "Comme le démontre l’écosystème du Web 2.0 fondé sur la collaboration et la participation actives des internautes, l’échange se bâtit en dehors du cadre classique de la propriété intellectuelle, sans que qui que ce soit ne songe à protéger le contenu de son blog" (p. 22) [ce constat paraît un peu trop général. La blogosphère est peut-être encore trop jeune pour bruisser d'exemples de protection des contenus des contributeurs. Ceux qui veulent des contre-exemples peuvent d'ailleurs en trouver dans les archives de ce blog-ci !]
  • "l’immatériel recèle une complexité juridique particulière. Il est notamment propice à la superposition des droits tant pour le secteur privé que pour l’État qui dispose de droits éminents mais attribue à des tiers des droits efficaces qui permettront l’exploitation économique de l’actif immatériel concerné" (p. 33)
  • Nécessité d'engager une "transition vers un enseignement supérieur mieux adapté à l’économie de l’immatériel" (p. 47)
  • "Le système juridictionnel français pourrait sanctionner plus efficacement les contrefaçons" (p. 69 et s.) [cette formule à l'emporte-pièce n'est guère étayée : "Les principales critiques adressées au système français, par les entreprises comme par les magistrats (sic !) et avocats, concernent le manque de compétence technique des juridictions, la durée des procédures et l’inadéquation des réparations aux réalités et enjeux économiques, même s’il est difficile de véritablement démontrer ce point"] ; il est en conséquence proposé une spécialisation, avec cet argument : "S’agissant des juridictions nationales, la plupart de nos partenaires se sont engagés sur la voie de la spécialisation des juridictions. Aux États-Unis et au Japon, l’appel des contentieux sur la propriété intellectuelle a été confié à un tribunal unique, les Courts of Appeal for the Federal Circuit depuis 1982 aux États-Unis, la Haute cour de la propriété intellectuelle depuis 2005 au Japon" (p. 151) [certes, mais il s'agit de deux pays dans lesquelles les procédures sont aussi bien plus difficiles à porter en justice qu'en France, du fait notamment des obstacles financiers ; la comparaison a ses limites]
  • p. 71, dans des considérations sur la propriété intellectuelle : "l’augmentation de la durée de la protection ne garantit pas plus de créations"
  • "Il apparaît aujourd’hui essentiel de rationaliser le système français de gestion collective" (p. 77)
  • p. 96 et s. : intéressants développements sur la gestion de ses "droits immatériels" par l'Etat... [mais après ce titre "Le cadre juridique actuel restreint le produit que l’État peut retirer de la valorisation de l’image de son patrimoine culturel", l'exemple donné est celui-ci : "En l’état actuel du droit, photographier un bien public, par exemple un monument historique, et faire un usage commercial de la photographie ne donne pas droit à une contrepartie financière pour le propriétaire, en l’occurrence l’État ou un établissement public". Cela se traduit p. 118 par cette recommandation : "Reconnaître le droit aux acteurs publics de recevoir un intéressement financier en cas d’exploitation commerciale de leur image". NON ! Si l'économie de l'immatériel consiste à privatiser le domaine public, on ne va pas dans la bonne direction !]
  • mais "les critères de la brevetabilité ne doivent pas être assouplis" (ouf, p. 144).

Nouvelles du monde du nommage

1. Sérieux
La Cour de cassation a rendu il y a trois semaines un arrêt dans une affaire maxi.fr. Il a été jugé que l'usage de ce nom de domaine, identique à des marques qui ont fait l'objet d'une annulation et dont le titulaire avait l'interdiction judiciaire de faire usage, constituait une violation du dispositif du jugement portant interdiction. Dans un commentaire pour Dalloz Actualités, j'argumente que telle ne pourrait être la solution dans tous les cas d'usage de nom de domaine reprenant une marque précédemment annulée. Il convient en effet d'adapter la mesure à l'usage effectif du nom.
Toujours en parlant de la Cour de cassation, son assemblée plénière a rendu le 6 octobre un arrêt important, par lequel il a été jugé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Les implications pour le monde du nommage pourraient bien être nombreuses.

2. Badin
L'ombudsman de l'I.C.A.N.N. a encore travaillé comme un damné cette année [rapport 2006].
Jérémie Berrebi s'amuse des coûts qu'il fait supporter à Ziki. Ziki est une plateforme de blogs déjà évoquée dans ces colonnes pour sa pratique originale d'achats de mots-clef correspondant aux noms de ses abonnés.
Yahoo! a publié sa liste des mots-clef les plus recherchés. Comme d'habitude, pas un mot obscène. Sauf si on considère que des gros mots se sont cachés parmi : Britney Spears, Shakira, Jessica Simpson, Paris Hilton, Pamela Anderson ou Chris Brown !

Quel avenir juridique pour les places de marché professionnelles consacrées aux noms de domaine ?

Un récent article du E-commerce Times donne l'occasion d'aborder le marché de la revente de noms de domaine, sous l'angle juridique.
Suite au rachat d'Afternic et de son portefeuille de 675.000 noms, le nouveau propriétaire a immédiatement décidé d'abandonner des noms susceptibles d'attirer des difficultés : actions en contrefaçon, atteintes aux moeurs ou aux confessions, etc.
La plateforme de revente de noms d'Afternic est concurrente de celle de Sedo, et de Moniker Online Services. Tous trois sont des acteurs qui, selon des modalités différentes, facilitent le rachat de noms de domaine de plus ou moins grande valeur.
Afternic et Sedo ne font pas payer le "parking" des noms sur leurs pages ; ces sociétés perçoivent une commission sur le prix de la revente. Comme il est d'usage pour les opérations de transfert de noms de domaine, le prix d'acquisition est versé au moyen d'une société spécialisée jouant le rôle de séquestre. Le placement de noms à vendre sur des pages peut aussi permettre de toucher de l'argent via des systèmes de pay-per-click.

Proposer un nom à la revente sur ces places de marché peut-il constituer un élément retenu à charge contre le revendeur, à l'occasion d'une procédure contentieuse en récupération du nom ? Si de telles offres de revente sont régulièrement utilisées comme des indices de la mauvaise foi des titulaires dans les procédures UDRP, tel n'est pas toujours le cas.
Il a ainsi été jugé que n'est pas illicite l'acquisition de noms génériques pour en proposer la revente, dès lors que le revendeur cherche à exploiter la valeur intrinsèque de ce terme générique, peu important qu'il existe par ailleurs une marque identique. De la même façon, il a été jugé que l'usage à des fins publicitaires d'un nom générique proche d'une marque n'est pas de nature à entraîner le transfert du nom au titulaire de cette marque. On trouve encore d'autres décisions UDRP indiquant que la simple offre de revente n'est pas suffisante à caractériser l'absence d'intérêt légitime ou de bonne foi.
Ces décisions ne reflètent pas nécessairement la tendance générale de la jurisprudence UDRP. Dans le contentieux judiciaire français, la revente sur un site spécialisé est retenue contre le titulaire. Il faut observer que les juges se sont ainsi prononcés dans des affaires d'usurpation de marques ou de noms de famille de personnalités, pas dans des affaires portant sur des noms de domaine génériques.

Depuis quelques mois, on voit des juridictions étendre la condamnation à la place de marché. Ainsi en 2005 l'une d'entre elles a-t-elle été jugée responsable en tant qu'intermédiaire qui propose ses services, diffuse sous son nom et sur son site le nom litigieux, fournit une expertise, et perçoit une commission sur la vente. Dans cette affaire, il fut établi que la place de marché agissait en connaissance de l'atteinte aux droits du titulaire de marque, ce qui permettait de caractériser sa faute.
Dans une autre affaire (2006) dans laquelle une place de marché de noms de domaine était défenderesse, il a été enjoint à celle-ci d'interdire de reproduire directement ou indirectement et d'utiliser de quelque manière et à quelque titre que ce soit tous signes pouvant constituer une contrefaçon des marques du demandeur, ou de créer un risque de confusion avec celle-ci.
La première affaire était relative à une marque notoire ; la seconde fait suite à une demande d'interdiction obtenue en référé. Cela n'est pas suffisant pour en tirer des conclusions définitives sur le cadre juridique applicable aux activités des places de marché professionnelles, ou sur le régime juridique des opérations qu'elles passent ou permettent de passer. Par ailleurs, la diversité des situations (en fonction des caractéristiques du nom, de la nature des opérations) rend délicate la formulation d'une réponse définitive à la question de la licéité de certaines de ces activités.

December 04, 2006

An international perspective on trademarks and the Internet

INTA's Third Learned Professors Trademark Symposium (January 5, 2007 from 4:00 p.m. to 8:00 p.m. in Washington, DC, USA):
Three trademark professors* will present papers highlighting the emerging trademark legislation, policy and jurisprudence surrounding trademark enforcement in the Internet Age, including
* The use of marks to divert traffic to competitor sites
* Criticism or "gripe" sites
* Search engine advertising based on keyword search terms
* Use of hidden terms and metatags
* Domain name speculation
* ISP liability
* The extraterritorial application of local trademark laws
The symposium will compare how courts and trademark practitioners in different regions respond to these challenges, with a principal focus on the North American, Latin American and Asian perspectives.

* Teruo Doi, Waseda University (Tokyo, Japan); Glynn S. Lunney, Jr., Tulane University Law School (New Orleans, Louisiana, USA), Pablo Ruiz-Tagle, Law School of the Universidad de Chile (Santiago, Chile).
Moderator: Prof. Margreth Barrett, University of California – Hastings College of the Law (San Francisco, California, USA).
Au rôle du Tribunal de grande instance de Paris aujourd'hui : Société DELL INC. et S.A. DELL c/ M. Paul DELL [conditions de l'utilisation du nom dellwebsites.com]

December 02, 2006

.be: Plaintiffs to be refunded of ADR costs

A premiere worth mentioning! The Belgian Registry DNS BE will soon offer to pay back half the costs of the procedure to the plaintiff who wins an ADR case over a .be name.
To launch an ADR case under the .be ADR rules, complainants have to pay 1,600 € to the ADR provider. Given that the Registry commits to refund half this sum, the costs will be lowered to 800 € next year, when this policy is enforced.
Will this money come from the pocket of the respondent? Not exactly. There will be third party mechanism.
According to the press release, "DNS BE will try to recover the refunded amounts from the former domain name holder who lost the procedure".
The new terms and conditions have not been published yet. There will probably be a stipulation in the ADR rules that the Registry would refund part of the procedure costs, and a clause in the registration contract by which the person who registers is bound to pay half the procedure costs to the Registry in case it is ruled that the domain name has been registered in violation of the terms and conditions. One will see if a defendant who loses the case and the name will spontaneously pay 800 €...

November 28, 2006

Lutte contre le spam : et les registrars ?

La Commission Européenne a publié une Communication sur la lutte contre le pourriel, les espiogiciels et les logiciels malveillants (COM(2006) 688 final, 15 novembre 2006).
Au paragraphe 4.2, la Communication évoque les pratiques de certaines entreprises pour limiter l’envoi de messages abusifs : renforcer l'information du consommateur, inclure des clauses contractuelles dans la chaîne de distribution des logiciels (afin d'éviter qu'un spyware soit associé à une publicité ou à un autre logiciel), accentuation des mesures de sécurité par les fournisseurs de services. Il est en outre rappelé que le cadre réglementaire applicable aux communications électroniques dans l'Union est appelé à évoluer, avec un renforcement des règles en matière de protection de la vie privée et de sécurité.
Certains registrars contribuent eux aussi à la lutte contre le spam, en prévoyant dans leurs contrats le blocage de noms de domaine qui seraient utilisés pour l'envoi de ces courriers. Ne conviendrait-il pas de les intégrer pleinement dans la lutte contre ces intrus, notamment en créant un cadre juridique les autorisant nettement à bloquer des domaine utilisés à des fins malicieuses ?

November 26, 2006

Affaire "Ovidio / Fausto / Gabino" : qu'avait jugé le Tribunal de Bruxelles ?

Par une décision qui avait fait grand bruit, l'EURid avait été condamnée sous astreinte à débloquer 74.000 noms de domaine. Elle avait procédé à leur gel en juillet, considérant que ces noms avaient été enregistrés en violation des règles applicables [communiqué].
Voici les raisons qui ont conduit le tribunal de première instance de Bruxelles à prononcer la levée du blocage, au terme d'une action en cessation (affaire 06/1255/C, 27 septembre 2006).

Le tribunal rappelle d'abord le rôle de l'EURid tel que défini par les Règlements communautaires. Sont aussi rappelées les règles d'allocation des noms de domaines aux utilisateurs : seuls les entreprises, organisations et résidants de l'Union peuvent prétendre à un nom, il est nécessaire de passer par un registrar.
Les conditions pour être un registrar en .eu sont également résumées par le tribunal : signature d'un contrat à cette fin, et paiement d'une avance de 10.000 €.
En l'espèce, 397 sociétés ont sollicité, le même jour, leur agrément en tant que registrars. Ce sont elles qui sont les demanderesses. Trois autres sociétés (Ovidio Ltd., Fausto Ltd. et Gabino Ltd.) se sont portées intervenantes volontaires dans cette affaire.

Ensemble, ces 400 sociétés ont indiqué au tribunal faire partie d'un groupe dédié à l'achat du nombre le plus élevé possible de noms de domaine génériques ; le but est de les exploiter dans le cadre de la "navigation directe" (directe navigatie en néerlandais, langue de la décision), décrite comme étant la méthode par laquelle on procède à une recherche en tapant un mot dans le navigateur plutôt que dans un moteur. Il est indiqué qu'elles ont ainsi réussi à enregistrer près de 75.000 noms.
Le 20 juillet 2006, l'EURid a empêché à ces sociétés l'accès à ses systèmes d'enregistrement, apparemment sans notification préalable. Fut ensuite publié, le 24 juillet, un communiqué de presse relatif à l'affaire, également envoyé par e-mail aux intéressées. L'EURid y indique qu'en plus de suspendre 74.000 noms, elle a décidé d'attaquer leurs 400 registrars pour violation du contrat qui les lient à elle (l'assignation a été faite le jour même, et l'audience programmée au 10 novembre). L'EURid indique qu'elle a toutes raisons de penser que ces enregistrements massifs sont abusifs.
Le 4 août, les sociétés concernées ont demandé à l'EURid le déblocage des noms, et une modification du communiqué de presse les stigmatisant. Sans réponse, elles l'ont assigné en justice le 10 août. Le 17 août, l'EURid a informé les sociétés qu'elle restaurait l'accès à ses systèmes d'enregistrement et acceptait la mise à jour de son communiqué de presse, mais qu'elle n'hésiterait pas à mettre immédiatement fin aux relations contractuelles en cas de perte de confiance.

1. La restauration de l'accès à l'enregistrement était l'une des requêtes formulées en référé. Tenant compte du fait que l'EURid avait accepté cette restauration, cette question est écartée par le tribunal. Le tribunal refuse en outre d'ordonner à l'EURid de maintenir l'accès aux enregistrements pour le futur, car le contrat autorise le registre à sanctionner un registrar en cas de manquement constaté, et le registre ne doit pas être privé de cette mesure de rétorsion pour l'avenir.

2. Y avait-il lieu à référé ? Selon l'EURid, il n'y avait pas urgence, car le blocage des noms n'excluait pas leur usage, et n'entraînait pas de préjudice sérieux. Mais dans la mesure où les demandeurs n'avaient pas le libre usage des noms qu'ils avaient pu enregistrer, et dans la mesure où cette situation allait durer tout le temps de la procédure judiciaire engagée contre eux, il a été jugé que la demande présentait bel et bien un caractère d'urgence. Il fut considéré en particulier qu'un tel blocage va à l'encontre de l'usage prévu, celui de "navigation directe".
Le tribunal tint aussi compte, pour caractériser l'urgence, du fait que les titulaires des noms ne pouvaient changer les données relatives à ces noms, ni les transférer auprès d'un autre registrar, ni les transférer gratuitement à des tiers (sic).

3. La question centrale, selon le tribunal, était la suivante : l'EURid pouvait-elle, sur la base de ses présomptions, procéder au blocage des noms, enregistrés par les intervenantes volontaires (Ovidio, Fausto et Gabino) au travers des 397 sociétés demanderesses ?
L'EURid invoquait une règle contractuelle l'autorisant à bloquer un nom quand elle est informée qu'une procédure judiciaire a été engagée relativement à ce nom. Elle a donc procédé au blocage suite à l'action qu'elle a elle-même engagée.
Mais il est observé que les noms ont été bloqués dès le 21 juillet, alors que l'assignation est datée du 24. En conséquence, il fut jugé que l'EURid ne pouvait retenir ce fondement pour procéder au blocage, ce d'autant qu'elle ne s'est pas non plus appuyée sur celui-ci, dans ses conclusions en réponse aux 397 demandeurs.
Le deuxième argument de l'EURid reposait sur l'article 20 du Règlement 874/2004, qui l'autorise à révoquer un nom si les conditions de l'article 3 ne sont pas remplies. Quoique ce texte ne parle que de "révocation", l'EURid l'interprétait comme l'autorisant à d'abord procéder au blocage, mesure préalable à la révocation.
Le tribunal a admis qu'un tel blocage puisse être "sous-entendu" par le Règlement, en application de l'adage "qui peut le plus peut le moins". Mais il a observé que les conditions de la révocation sont strictes : il convient que le registre notifie par voie électronique, 14 jours avant la mesure, la raison de la sanction à venir, et invite le titulaire du nom à se mettre en règle.
Dès lors, le blocage n'a pas été opéré de manière légale.

4. Les demandeurs demandaient la publication du dispositif de l'ordonnance sur le site de l'EURid. Le tribunal ne les a pas suivis, car ils n'ont pas justifié d'un préjudice découlant de la publication du communiqué du 24 juillet.

Il fut donc enjoint à l'EURid de débloquer chacun des noms concernés par la procédure, sous astreinte de 25.000 euros par nom et par heure.

November 25, 2006

Saturday round up

  • .za (South Africa): Dispute resolution rules implemented [regulations in their current state on the .za NIC website).
  • Another .com name hijacked [Statement on igg.com Domain Name Stolen Incident - PC News]
  • A software will help companies monitor what people say about their brands on Internet sites [New-York Times]
  • Cathy summarizes a Stanford conference on "click fraud"
  • Even the holders of very famous trademarks cannot bar third parties to use .com names using their acronym: A few years ago, Deutsche Welles failed to get dw.com, and Louis Vuitton recently lost its case against the holder of lv.com (NAF 796276). In both cases, the respondents used the names for a significant period of time for business purposes (on the contrary, the US company Virtual Works lost vw.com to Volkswagen, but there were evidence it tried to sell this name to the car manufacturer).

November 24, 2006

News, Porn, Klangwerk...

Récentes décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes

  • PROCEDURES CONTRE LE TITULAIRE
1580 (auntminnie.eu) : le demandeur revendique ce nom sur la base d'une marque enregistrée aux Etats-Unis. Le panel collégial considère qu'elle n'est pas exempte de protection à la lecture du règlement communautaire, et du fait que la procédure UDRP ne fait pas de différence entre les pays.
Toutefois, le requérant étant domicilié aux Etats-Unis, il est jugé qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour l'attribution d'un nom communautaire.

2118 (news.eu) : le titulaire a obtenu le nom en Sunrise I : l'arbitre tirera la conséquence qu'il a un droit sur ce nom. Rejet.
A noter que le titulaire avait cherché à faire débouter le demandeur au motif que ce dernier n'avait pas demandé l'enregistrement du nom sur la base de sa marque pendant la phase prioritaire.

2814 (porn.eu) : le demandeur a une marque PORN, le défendeur a obtenu le nom de domaine sur la base d'une marque Benelux P & ORN. Il est jugé que ce nom de domaine, licitement obtenu, est un nom sur lequel le défendeur a un droit. Dès lors, les conditions d'un transfert au profit du demandeur ne sont pas remplies.

  • PROCEDURES CONTRE LE REGISTRE
616 (ferner.eu) : le nom a été enregistré dès le 7 avril (landrush) par un tiers. Néanmoins, le demandeur choisit d'attaquer la décision du registre d'avoir alloué ce nom à un autre qu'à lui. Dans ce contexte particulier, le défendeur indique avoir procédé comme il devait le faire en phase 3, c'est-à-dire en enregistrant le nom au premier arrivé. L'arbitre rappelle que les enregistrements devaient se faire selon le principe premier arrivé, premier servi, et que le registre a donc correctement alloué le nom.

2466 (schwerin.eu) : la société Stadtverwaltung Schwerin conteste l'enregistrement accordé, sur la foi d'une copie de la carte d'identité, à une personne de nationalité allemande s'appelant Schwerin.
La procédure ayant été engagée en langue allemande, alors que toute requête contre le registre doit se faire en anglais, les arguments du demandeur ne sont pas retenues.

2661 (klangwerk.eu) : décision non résumée car prise par l'auteur

2712 (futaba.eu) : si le demandeur admet n'avoir pas fourni des documents suffisamment précis pour faire reconnaître son droit antérieur sur la marque FUTABA, il base son argumentaire sur le fait qu'il aurait pu, du côté du registre, être procédé à des recherches complémentaires qui auraient abouti à la confirmation de ce droit. Il s'appuie pour ce faire sur un échange d'e-mails avec le registre.
L'arbitre considère qu'il ne saurait être tiré de conséquences de cet échange, qui a eu lieu après la date limite de production des justificatifs.

2863 (vola.eu) : le demandeur est Vola A/S, la marque fournie était au nom de I.P. Lund Sanitätsarmatur A/S. Il est jugé qu'une telle différence n'est pas mineure.

2881 (mrlodge.eu) : demande placée sous le nom “Mr Lodge Agentur für Wohnen und Vermieten auf Zeit GmbH” alors que la marque est enregistrée au nom de “Mr Lodge GmbH”. Rejet.

November 22, 2006

Web 2.0 : (quelques) aspects juridiques

Je suis invité ce jeudi à faire présentation générale des aspects juridiques du web 2.0, à la journée Juriconnexion "Internet Juridique 2.0".
Ci-dessous, quelques diapos sur lesquelles est bâtie cette présentation :

November 19, 2006

Sunday round up

  • If you are using the word "Google" in your blog URL, you are not supposed to display AdSense [Google Blogoscoped]
  • More than 100,000 .fr names registered by French individuals [AFNIC]
  • Wales really wants its .cym, Antony writes [Names@Work. See also my post on other initiatives]
  • EURid published its first quarterly report in May. Has the second report been published yet?

November 16, 2006

Altitude, Bahn, Gandi, Neckermann, Varilux...

Les 30 dernières décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes.

1. Procédures contre le registre

1919 (fijimineralnaturalwater.eu) : une société Fiji Water (UK) Limited a sollicité l'enregistrement, une société Natural Waters of Viti Limited est propriétaire de la marque sur laquelle repose cette demande, et une société Roll International Corporation à laquelle appartiennent les deux premières est demanderesse dans cette procédure. De ce cocktail on ne peut rien tirer, juge l'arbitre.

2032 (pair.eu, pairnet.eu) : la demande a été refusée car basée sur une marque appartenant à une entité américaine. Faute de démonstration d'un accord de licence, la procédure ne peut prospérer.

2148 (bahn.eu) : la demande a été rejetée car le demandeur n’a pas indiqué dans quel pays il revendiquait un droit antérieur (en l’occurrence l’Allemagne). La décision de refus du registre est annulée : l’arbitre considère que l’erreur était mineure, et que l’agent de validation aurait dû ici user de son pouvoir de vérification.

2169 (tipcars.eu) : la marque sur laquelle s'était fondée le candidat à ce nom était “EBM system”.

2291 (barcelona.eu, frankfurt.eu) : le retour de noms déjà bien connus dans la jurisprudence ADR .eu ! Leur titulaire, qui avait vu ces noms enregistrés à son profit lui échapper suite à l'action en revendication de tiers (voir par ailleurs sur ce blog), a demandé à la Cour l'annulation de... la décision d'annulation de ses noms. Le panel collégial l'a débouté en indiquant qu'il n'était pas de ses compétences de statuer sur un appel.

2423 (ieg.eu) : Independant Equity Group conteste l'attribution par le registre du nom à un tiers sur la base d'une marque I&G. Le fait que le demandeur a un droit plus ancien n'est pas pris en compte, le règlement ne le permettant pas. Quant à la translittération de l'esperluette en "e", conjonction de coordination en italien et portugais alors qu'il ne s'agit pas de la langue du pays du titulaire du nom, elle est n'est pas jugée anormale, le considérant n° 7 du règlement indiquant que le registre doit promouvoir toutes les langues officielles de l'Union.

2465 (mint.eu) : la demande de The Royal Bank of Scotland plc a été rejetée parce qu'elle était accompagnée d'un certificat de marque appartenant à The Royal Bank of Scotland Group plc. La banque dit qu'elle fait du commerce indifféremment sous ces deux noms, et que cette différence mineure n'aurait pas dû conduire à l'échec de sa demande. Néanmoins, les deux entités, quoique domiciliées à la même adresse, sont juridiquement différentes.
Existait-il une licence implicite ? L'argument est rejeté au motif que les Sunrise Rules exigeaient la production d'une pièce attestant d'une licence.
Cette longue décision collégiale contient aussi quelques développements sur le toujours très discuté rôle de l'agent de validation. Il est jugé à la majorité que celui-ci doit s'en tenir à un examen strict des pièces.

2471 (taiyo-yuden.eu) : la demande de Taiyo Yuden Europe GmbH, formulée en Sunrise II, a été rejetée au motif que la dénomination n'était pas reprise à l'identique. Confirmation de la décision du registre.

2479 (smartech.eu) : pour obtenir son titre définitif de propriété de la marque sur laquelle reposait la demande, il fallait encore au candidat verser des taxes auprès du registre des marques concerné. Faute d'avoir démontré le paiement de ces droits, le certificat a été jugé insuffisant à démontrer l'existence d'un droit antérieur.

2496 (neckermann.eu) : la marque du demandeur est “n neckermann”. Quoique le demandeur argue qu'il ne s'agit pas d'un "N" mais d'une décoration rappelant une maison avec cheminée ou un pont, et qu'il démontre qu'il est très connu sous le nom "Neckermann", il ne convainc pas l'arbitre : selon le règlement, le nom doit être strictement identique à la marque, et il n'y a pas de disposition particulière pour les marques renommées.

2533 (vincentz.eu) : le dirigeant a formulé la demande d'enregistrement en son nom, qui est aussi celui de la société qu'il a créée et qu'il dirige. Faute de détenir personnellement le droit sur la dénomination sociale (c'est la personne morale qui le détient), sa demande est rejetée.

2534 (stickers.eu) : demande d'enregistrement pour Zeefdrukekrij Bieling, marque au nom de Zeefdrukkerij Bieling vof/Stickers.nl. L'arbitre considère que l'agent de validation pouvait rejeter le dossier sans avoir à l'approfondir en procédant à des recherches complémentaires, au vu des différences.

2537 (fab.eu) : le demandeur n'a pas démontré que la marque sur laquelle prenait siège la demande avait été renouvelée au terme des dix ans de validité.

2593 (die-jugendherbergen.eu, deutschesjugendherbergswerk.eu) : ces noms ont été enregistrés au profit d’une personne qui a fait valoir un droit de propriété littéraire et artistique sur le premier nom et un droit sur une dénomination relativement au second. Les enregistrements sont contestés par une société qui dispose de marques proches, mais pas identiques. Rejet.

2604 (altitude.eu) : la société Altitude Développement a postulé à l'enregistrement sur la base d'une marque appartenant à Altitude S.A., marque transférée de la seconde à la première avec d'autres actifs, en janvier 2005. L'arbitre juge que la réalité du droit n'a pu être vérifiée.

2621 (motorland.eu) : la société HBO SystemCenter GmbH & Co KG possède une marque MOTORLAND enregistrée sous son ancienne dénomination H.B.O. Einkauf-GmbH & Co KG. D'où rejet de sa demande par le registre. S'il ne donne pas droit à la demande, l'arbitre relève toutefois qu'est inacceptable la ligne de défense selon laquelle il faudrait automatiquement procéder au rejet de toute demande incorrecte, et estime qu'il convient de faire primer la finalité de la loi.

2627 (gandi.eu) : le registrar bien connu a démontré qu'il possédait une marque française et une autre communautaire en utilisant l'extrait d'une base de données, suite à quoi le registre a refusé la requête en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une pièce valable.
L'arbitre considère qu'il s'agit là d'une situation dans laquelle l'agent de validation doit exercer son pouvoir de vérification. En effet, la nécessité de vérifier apparaissait à première vue (prima facie). La décision est donc annulée, mais sans transfert du nom.

2633 (automoto.eu, nieruchomoscigazeta.eu, nieruchomosci-gazeta.eu, wyborcza.eu, aaaby.eu, blox.eu, avantimoda.eu, edziecko.eu) : les trois premiers de ces noms ne sont pas parfaitement identiques aux marques du demandeur, et les droits sur les autres sont établis au moyen de droits antérieurs sur des noms de domaine polonais.

2637 (swiss.eu) : demandée en 2003, la marque SWISS n'a été délivrée par l'office polonais que début janvier 2006. Avant la remise de ce titre, le nom de domaine correspondant avait fait l'objet d'une demande d'enregistrement. Il n'existait donc pas de droit antérieur.

2669 (pft.eu) : marque enregistrée par Knauf PFT GmbH & Co Kg servant de soutien à une demande formulée par Knauf Information Services GmbH. En l'absence de démonstration du contrat de licence entre ces deux entités, la demande est rejetée.

2680 (siebert.eu) : le demandeur a fourni 14 certificats de marque (dont une canadienne !) à l’appui de sa demande. Celle-ci a été rejetée par l’EURid, du fait que les marques contiennent un S stylisé, ce qui a amené à la conclusion que le seul nom auquel pouvait prétendre le demandeur était ssiebert.eu. Selon le demandeur, il ne s’agit que d’une forme sans signification particulière. L’arbitre est de l’avis du défendeur, et s’appuie aussi sur la codification d’une base de données O.M.P.I., qui a également vu dans cette forme un S.

2702 (varilux.eu) : la société Essilor International a postulé sous cette dénomination à l’enregistrement du nom de domaine. Elle a fourni un certificat de marque délivré au nom de Essilor International Compagnie Générale d’Optique Société Anonyme, sa précédente dénomination. L’arbitre estime qu’il était possible qu’il existait deux entités différentes, et que tout demandeur doit respecter à la lettre la procédure stricte d’enregistrement définie en matière de noms communautaires.

2756 (tecno-center.eu) : le demandeur a appuyé sa demande sur une marque italienne qui était en cours de dépôt. Le fait qu'il ait envoyé en lieu et place une marque identique, déposée, mais en Allemagne, est jugé indifférent. Pas de démonstration de droit antérieur selon l'arbitre.

2782 (desa.eu) : la demande était fondée sur une marque semi-figurative DESA LOGICIELS. Elle a été rejetée. Dans ses arguments, le demandeur malheureux indique qu’il ne fallait tenir compte que de la partie distinctive de la marque. Il est jugé qu’un tel débat est pertinent en droit des marques, mais pas dans le cadre du règlement communautaire sur le .eu, qui exige une identité parfaite entre marque et nom au stade de la période Sunrise.

2792 (pearl.eu) : possédant une marque enregistrée au nom de Pearl Agency Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH, le demandeur a formulé sa requête d'enregistrement en utilisant sa dénomination abrégée PEARL Agency GmbH.
L'arbitre relève une contradiction dans l'argumentaire du défendeur, qui conteste le droit à l'enregistrement mais reconnaît dans ses écrits que le demandeur avait un droit antérieur.
Il juge aussi qu'il ne voit pas pour quelle raison un demandeur de nom accompagnerait sa demande de certificats qui ne sont pas les siens. Au contraire, il étaye sa demande de justificatifs dont il estime qu'ils sont de nature à convaincre de l'existence de son droit antérieur.
Il ajoute encore que l'agent de validation, aux termes de l'article 14, ne doit pas seulement procéder à un examen formel, mais à un examen substantiel de toute demande. Et également que son pouvoir discrétionnaire devait être exercé en l'espèce. Il aurait pu passer un coup de fil ou un fax au demandeur, pour des frais modiques, ou encore procéder à quelques recherches en ligne, ce qui lui aurait permis de découvrir que les différences relevées dans le dossier ne pouvaient amener au rejet.

2879 (gema.eu) : la société de gestion collective des droits d'auteur pour l'Allemagne GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte conteste l'attribution de ce nom de domaine à la société slovène Genera Lynx d.o.o. Celle-ci ayant sollicité l'enregistrement du nom près de deux mois avant le demandeur, et sur la base d'une marque valable, la décision du registre est confirmée. Rejet (et le demandeur est "invité" à formuler de nouveau ses arguments sur la mauvaise foi du titulaire dans une action dirigée contre ce titulaire et non contre le registre).

2. Procédures contre le titulaire du nom

897 (roxio.eu) : espèce difficilement compréhensible

2727 (staedtler.eu) : le défendeur prétend avoir enregistré plusieurs noms de famille (tels qu'esposito.eu, gonzales.eu ou lefebvre.eu) dans le cadre d'un projet généalogique. Il explique qu'il veut sensibiliser à son projet via ces noms de famille courants en Europe. Comme il les a mis en vente sur Sedo, il est jugé qu'il est de mauvaise foi.

2325 (glendimplex.eu) : un défendeur qui n'utilise pas le nom et ne répond pas aux allégations contre lui. Transfert du nom au demandeur.

2328 (escredit.eu) : Le nom du domaine est transféré au demandeur. Outre le fait que le défendeur n’a pas répondu, il est retenu contre lui qu’il l’a mis en vente. L’absence d’utilisation, dans ce contexte, est en outre qualifiée d’absence d’intérêt légitime, au motif qu’il ne peut être jugé en défaveur du demandeur qu’il n’a pu établir une telle absence (diabolica probatio).

2378 (golfstore.eu) : pour ordonner le transfert du nom au profit d’une société disposant de plusieurs marques comprenant GOLF STORE, il est retenu contre le défendeur qu’il n’a pas répondu, qu’il a opportunément enregistré une marque à Malte pour enregistrer ce nom, qu’il y a eu transfert du nom (et donc « cyberflight »), et qu’il y a eu offre de vente du nom.

2684 (vanmarcke.eu) : le défendeur n’a pas répondu, et le demandeur a démontré que celui-ci n’avait pas d’intérêt légitime sur le nom.

2781 (koeln2010.eu) : la ville de Cologne va organiser différents événements en 2010. Elle se plaint donc de l'utilisation de ce nom, qui est simplement associé à des liens publicitaires.
L'arbitre juge qu'il y a risque de confusion entre le nom de la ville en allemand, et le nom de domaine qui y associe une date. Il est tiré de l'absence de réponse du défendeur une présomption d'absence d'intérêt légitime, et de son offre de revente à 500 € une preuve de la mauvaise foi. Pour étayer son raisonnement, l'arbitre a cité plusieurs décisions UDRP.

2888 (germanwings.eu) : cette procédure arbitrale fait suite à une ordonnance de référé rendue en Allemagne en août 2006, favorable au demandeur, mais qui n'a pas été suivi du transfert du nom (elle a simplement procédé à son gel).
Le défendeur dit qu'il ne connaissait pas l'existence de la marque de son adversaire, qu'il a acheté ce nom après la fin de la Sunrise Period, c'est-à-dire à un moment où il n'était pas besoin d'avoir un droit antérieur. Il sollicite aussi une aide juridique.
L'arbitre juge que le demandeur n'a pas perdu son droit à revendiquer la marque même s'il ne l'a pas enregistrée pendant la période Sunrise. En l'absence d'intérêt légitime du titulaire, celui-ci est condamné à perdre le nom.

3. Décisions intérimaires

2675B (vivartia.eu) : rejet de la demande d'une société grecque d'adopter le grec comme langue de procédure pour des raisons d'économie.

Il est rappelé que ces résumés, faits par l'auteur dans le cadre de ses activités et partagés ici, n'ont d'autre finalité qu'informatives, et ne sauraient refléter son opinion ou le lier.

November 08, 2006

Les élus peu soucieux de leur présence sur le web ?

Selon une étude de l'agence nordiste TICOPP signalée par François Cazals, c'est bien moins de la moitié des parlementaires français qui disposeraient de leur nom de domaine ("43 % des membres de l'Assemblée nationale et 23 % du Sénat"). Ils semblent favoriser les extensions génériques classiques plutôt que le .fr.

November 07, 2006

Miva, Live, Ofama, Rent-a-car... (récentes décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes)

Les 18 dernières décisions rendues en matière de noms de domaine communautaires.

2046 (postbank.eu) : le demandeur a envoyé ses justificatifs par voie électronique (option offerte lors des périodes Sunrise), or l'agent de validation n'a pas su ouvrir les fichiers reçus sous cette forme ! Alors qu'il est noté que l'agent de validation avait la faculté de demander une nouvelle expédition des justificatifs dans un tel cas de figure, il est jugé qu'il n'en reste pas moins que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Ce dernier est donc débouté.

2216 (miva.eu) : le demandeur est une société de droit anglais basée aux Etats-Unis, qui conteste le refus d'enregistrement. Un nom de domaine communautaire ne pouvant être octroyé à une société non-européenne, la décision de l'EURid est confirmée.

2224 (poweron.eu) : le demandeur, société grecque, détient la marque ΠOPEPON (en miniscules пoβερov) dont la translittération est selon elle POWERON. Dans la mesure où la marque du demandeur consiste en réalité en "POWERON ΠOPEPON", le registre considère qu'il n'avait pas à allouer sur cette base le nom litigieux. Le panel donne raison à ce dernier.

2257 (live.eu) : ce nom avait déjà fait l'objet d'un contentieux. L'ex-titulaire de ce nom, qui s'en était vu privé suite à la décision ADR rendue contre lui, attaque la décision du registre d'avoir ré-attribué ce nom à son adversaire (en l'occurrence Microsoft).
Le panel déboute le demandeur, au motif qu'il n'est pas prévu dans les règles procédurales qu'il est possible d'attaquer une décision ADR, sinon par la voie judiciaire. Une procédure ne peut être engagée que contre une décision du registre, et non une décision arbitrale.

2300 (7forallmankind.eu) : un défendeur qui demande 5 k€ pour restituer le nom de domaine... l'issue du litige paraît évidente. L'arbitre prononce la révocation du nom, et non son transfert (le demandeur n'aurait de toute façon pu l'obtenir, étant une société américaine).

2385 (gehl.eu) : marque enregistrée au nom de Gehl GmbH mais nom demandé pour Gehl Europe GmbH, nouvelle dénomination de la société.
Du fait des éléments objectifs ressortant des faits - de faibles différences entre l'une et l'autre identité -, et du devoir qu'a l'agent de validation d'examiner les pièces (art. 14 du Règlement), il est jugé que ce dernier aurait dû procéder à un examen approfondi et non purement formel. Aussi le nom est-il transféré au demandeur.

2429 (ericpol.eu) : ce nom a été happé par une personne qui a déjà fait parler d'elle dans le pourtant jeune contentieux des noms en .eu... et qui sait aussi utiliser les subtilités de la procédure. Non content de remarquer que le défendeur est clairement de mauvaise foi (aucun usage du nom sinon proposition de le revendre pour 30k€, enregistrement de nombreux noms de tiers dans des circonstances identiques, etc.), l'arbitre a aussi stigmatisé le fait que le défendeur avait opté pour la langue lituanienne comme langue d'enregistrement de façon à rendre plus délicate la procédure engagée contre lui. L'arbitre a fustigé cet abus de la procédure.

2448 (ecotours.eu) : le demandeur Eco Economy Tours conteste le rejet de sa demande basée sur une marque enregistrée au nom de Eco Economy Tours Reise- und Service GmbH, au motif notamment que sa demande avait été tamponnée d'un cachet montrant qu'il utilisait cette seconde dénomination. Le panel considère que, même si l'agent de validation avait procédé à des vérifications, il n'est pas certain qu'il aurait pu en conclure qu'il y avait identité entre les personnes désignées par ces signes.

2473 (okonoplast.eu, okonoplastkrakow.eu, okonoplast-krakow.eu, oknazkrakowa.eu) : demandes d'enregistrement fondées sur une dénomination sociale différente, et sur une marque en cours d'enregistrement mais non encore déposée. Rejet.

2494 (bpsc.eu) : la société s'appelle ‘Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych’ mais a postulé pour l'acronyme de sa dénomination. Rejet.

2499 (psytech.eu) : le demandeur s'est identifié sous le nom Psytech GmbH alors que sa marque a été enregistrée au nom de "Psytech GmbH Psychologische Technik-Entwicklung und Anwendung wissenschaftlicher Verfahren". L'arbitre rejette le recours.

2514 (pcdent.eu, medistar.eu, amicus.eu) : demandes formées par une société mère d'une autre, qui ont le même directeur général. Le débat a tourné autour de l'existence ou non d'une licence concédée par la première à la seconde. Si les documents fournis pour prouver la licence sur l'une des marques ne sont pas les formulaires qu'avait fournis l'EURid, il est jugé que la déclaration faite à titre de justificatif pouvait constituer une preuve valable. L'une des demandes est donc acceptée.

2581 (sentier-de-pays.eu) : demande formée par la Fédération du Club Vosgien le 7 décembre 2005, sur la base d'une marque dont le dépôt a été demandé en juillet 2005 mais devenue effective seulement fin décembre 2005. Le demandeur n'avait donc pas de droit antérieur à la date de sa requête (rejet). Quelques considérations procédurales (sur l'obligation du registre de motiver ses décisions, et les conséquences du retard à communiquer une réponse).

2634 (friedrichshafen.eu) : le demandeur est une ville allemande, qui a indiqué par erreur qu'elle bénéficiait d'une appellation d'origine sur le nom revendiqué, alors qu'en fait elle était éligible à l'enregistrement en tant qu'organisme public. Cette confusion a amené au rejet de la requête d'enregistrement. L'arbitre constatant que le règlement établit une claire différence entre ces situations, lesquelles donnent lieu à des modalités différentes d'obtention du nom, il conclut au rejet.

2646 (rentacar.eu, rent-a-car.eu) : depuis la date où il a enregistré la marque RENT A CAR, le demandeur a changé de dénomination sociale. Cela a entraîné une décision de rejet de l'enregistrement du nom, du fait de l'absence d'identité entre le titulaire apparent de la marque et le demandeur de nom, pour l'une des marques. En ce qui concerne l'autre marque, le demandeur n'avait pas fourni les documents. Rejet dans les deux cas.

2707 (ofama.eu) : arrivé en troisième position, le demandeur sollicite l'annulation de l'enregistrement du nom au profit de celui arrivé au rang précédent. Ce titulaire ayant obtenu son nom au terme d'une procédure correcte (droits justifiés), la requête est irrémédiablement rejetée.

2733 (hotel-adlon.eu) : il est jugé qu'un nom de domaine simplement utilisé pour être proposé à la revente sur une place de marché spécialisée est utilisé de mauvaise foi.

November 06, 2006

Brussels IP Summit 2006

A terrific event in Brussels on Dec. 7-8, with a workshop on .eu, "One Year on: Results and Perspectives":
  • .eu Launch: the challenge of creating a new, pan-European domain
  • Dispute resolution: analysis of the 1st ADRs handled by the Czech Arbitration Court
  • Defending a famous brand on the Internet
  • Case study: securing and using a new Internet extension such as .eu
with Yves Février (Internet Director, Moulinsart S.A. - Belgium), Charles Goemaere (General Counsel, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne - France), Tom Heremans (Partner, CMS Debacker - Belgium), Ondrej Novak (Vice-President, Czech Arbitration Court - Czech Republic), Marc Van Wesemael (Managing Director, EURid - Belgium), and Stéphane Van Gelder (Managing Partner, Indom - France).