Affaire "eurostar.eu" : nouvelle sortie de rails !

C'est un troisième round judiciaire qui vient de se tenir à propos du nom eurostar.eu.
On se souvient que les compagnies ferroviaires exploitant l'Eurostar avaient cherché à faire échec à la demande d'enregistrement de ce nom de domaine devant le tribunal de commerce de Paris en janvier 2006, puis devant l'Arbitration Center for .eu Disputes. Malgré ces procédures, ce nom a été attribué à un diamantaire anversois.

Le titulaire du nom, également titulaire d'une marque EUROSTAR, n'est pas inconnu des demanderesses : elles avaient en effet passé avec lui un contrat de coexistence définissant les conditions des usages respectifs de leurs signes. Passé en 2004, cet accord était muet quant à la possibilité qu'ont les parties de procéder à des enregistrements de noms de domaine. Aussi les sociétés ferroviaires ont-elles demandé au tribunal de grande instance de Paris d'interpréter cette convention en leur faveur.
Selon elles, l'enregistrement d'eurostar.eu constitue une violation de l'accord de coexistence : il prévoyait une "utilisation très circonscrite du terme "eurostar" associé à un logo ou à un autre mot dans le commerce de bijoux et de métaux précieux", ce dont les demanderesses infèrent que "l'’utilisation du terme "eurostar" sous forme de marque verbale ou à titre de nom de domaine n’est pas mentionnée dans cet accord, elle est donc interdite". Selon la demande, la convention n'autorisait pas l'autre partie à utiliser le mot "eurostar" seul, ce qu'elle a pourtant fait en enregistrant eurostar.eu ; aussi la résolution judiciaire de cette convention est-elle sollicitée.
De son côté, la défenderesse demande au tribunal de constater que la convention de coexistence ne puisse mettre à sa charge des obligations non expressément prévues par celle-ci, et de constater "que la commune intention des parties, telle qu’elle ressort de la convention de coexistence, ne porte pas sur la question de l’enregistrement d’un nom de domaine".

Le tribunal rappelle qu'un accord de coexistence s'interprète strictement. Celui-ci, qui ne porte que sur les marques, n'interdit donc pas, par son silence, l'enregistrement du nom par le défendeur, d'autant plus que le choix de ce terme "procède d’un but différent que celui de la marque, ce nom de domaine ayant pour seul objectif pour la société défenderesse de se placer par rapport à sa clientèle sur le réseau européen (...)".
Il ne saurait pas plus y avoir de contrefaçon de la marque notoire des demanderesses, l'enregistrement ayant été fait sur la base d'un signe que le défendeur possède également, à la fois à titre de marque et de dénomination sociale.

On attend maintenant le prochain arrêt, non pas en gare, mais de justice !

Cette décision a été publiée en premier lieu sur Domaines.info et commentée par Emmanuel Gillet.

Eurostar.eu case: Second round

Frequent readers may remember the first case ever over a European domain name. The holder of the trademark "EUROSTAR", launched a lawsuit before a French court against the Belgian owner of the same trademark, who managed to register eurostar.eu a few minutes before the plaintiff. Because there was a coexistence agreement between the parties, the complainant alleged the name registration was a violation of the contract. The French court [Paris commercial court, January 10, 2006] remarked that the contract did not include a provision on domain name registrations, and dismissed the complainant.

An ADR procedure was then launched. The decision of the Arbitration Center for .eu disputes was published this afternoon.
To the complainant, the application was made in bad faith, because it is contrary to the spirit of the coexistence agreement. The complainant also argues that the application was made without adequate prior rights, as the present domain name holder

does not have a prior right in the name EUROSTAR alone. It has registered trademark rights in names which contain the word EUROSTAR in combination with other words and/or devices, such as: EUROSTAR DIAMOND TRADERS FACETING THE FUTURE; EUROSTAR, A PARAGON OF QUALITY; and a figurative version of the word EUROSTAR together with a diamond device.

Respondent replies that a prior right claimed to a name included in figurative or composite signs can be accepted when

the word element is predominant and can be clearly separated or distinguished from the device element provided that:
(a) all alphanumeric characters (including hyphens, if any) included in the sign are contained in the domain name applied for, in the same order as that they appear in the sign, and
(b) the general impression of the word is apparent, without any reasonable possibility of misreading the characters of which the sign consists or the order in which those characters appear.

The fact that there was a coexistence agreement is indifferent to the registration, as long as there is a demonstration of a prior right. Bad faith cannot be part of the debate, as the complainant challenges the Registry's decision to grant the name.

To the panel, the Registry granted the domain name in accordance with the registration rules. As for the question of whether or not the validation agent or the Registry are obliged, before the decision on the registration of the domain name, to examine whether or not the application has been made in good faith, the Panel observes that the applicant must affirm by electronic means that "to its knowledge the request for domain name registration is made in good faith and does not infringe any rights of a third party" (article 3). Though the Registry may revoke domain names without submitting the dispute to ADR, on various grounds that include the holder’s breach of the terms of registration under article 3, it can only revoke a name when it is requested to do so. The complainant did not ask the Registry to revoke eurostar.eu.

The Registry simply and, in the Panel’s view correctly, upon notification of the findings by the validation agent that prior rights exist regarding the domain name that is first in line, has found that EDT has demonstrated a prior right in accordance with the procedure set out in article 14 of the Public Policy Rules, has accepted its application, and has registered the domain name on the first come, first served basis.

Furthermore, the Registry "has no way of knowing whether the Coexistence Agreement is still valid, or has been superseded by some other agreement or court judgment" (and so cannot the Panel).

Case 00012

Affaire Eurostar : terminus !

L'affaire Eurostar a déjà été plusieurs fois évoquée sur ce blog, et c'est peu de dire que le nom eurostar.eu a été disputé !

A l'issue d'un arrêt rendu le mois dernier par la cour d'appel de Paris, c'est finalement les compagnies ferroviaires exploitant le train Eurostar qui deviennent titulaires de ce nom, au détriment de Eurostar Diamond Traders.
Pour mémoire, les parties avaient passé un accord de coexistence, délimitant les conditions elles pouvaient respectivement faire usage du signe Eurostar. Mais il n'était pas question du possible enregistrement (ou non) de noms de domaine...
Il fallut donc interpréter la seule clause exploitable dans ce contentieux, qui exigeait de Eurostar Diamond Traders de « ne jamais utiliser la marque EUROSTAR Diamond avec un lettrage et/ou une stylisation susceptible de prêter à confusion avec ceux utilisés à tout moment par le Réseau Ferroviaire (...)".
L'enregistrement d'un nom en .eu constituait-il une "utilisation" au sens de cette clause ? Oui selon les juges. La décision est pourtant critiquable, dans la mesure où le signe litigieux avait été enregistré, mais point encore utilisé.

Commentaires plus complets à paraître dans la Revue Lamy Droit de l'Immatériel août-septembre (en français [MAJ, 5 nov. : l'article est désormais disponible sur le site Droit-Technologie]), et dans un prochain bulletin d'e-Competitions (en anglais).

A French Court rules that the registration of a domain name may amount to a violation of a trademark coexistence agreement

You can read my comment of the Eurostar, SNCB, SNCF vs. Eurostar Diamond Traders case on e-Competitions. Litigants disputed the registration of the name eurostar.eu.

First French judicial decision over a ".eu" domain name

Over at VoxPI, Alexandre Nappey reports that, a few days ago, the first French judicial decision over a .eu domain name was released - or more exactly the first decision over an application for a .eu name.

The two parties own a trademark "EUROSTAR". They agreed on the coexistence of their respective marks in September 2004.
Both applied for the same name eurostar.eu, on the same day (December 7, when the registry opened its systems to receive applications for .eu domain names).
The second in chronological order brought a lawsuit against the first, and requested the withdrawal of the application (summary proceedings).
The French court [Paris commercial court, January 10, 2006] found it was not competent, because there was no emergency:

• At the time the coexistence agreement was signed, domain names existed, but the parties did not include a provision on domain name registrations
• The domain name has not been used yet
• The EU regulation on .eu domain names provides for a specific ADR procedure in case a decision taken by the Registry conflicts with this Regulation.

This decision is interesting, because it acknowledges that .eu ADR is an appropriate procedure for disputes between legitimate holders of a same mark.

EURid domain names

L'affaire eurostar.eu comme si vous y étiez

A l'invitation de l'équipe de Domaine.info, je me suis essayé à l'explication vidéo de contentieux portant de noms de domaine. Le résultat en cliquant sur l'image ci-dessous.

J'ai commis une petite erreur, en disant de la première des décisions que j'évoque a été rendue par le tribunal de grande instance de Paris ; elle l'a été par le tribunal de commerce de Paris.

Deuxième décision de justice en France à propos d'un nom en ".eu"

Il y avait eu une action en référé à propos d'eurostar.eu, mais elle n'avait pour but que de tenter de faire échec à une demande d'enregistrement. Cette seconde ordonnance aboutit au transfert du nom de domaine lulucastagnette.eu (TGI Paris, réf., 25 juillet 2006), et est donc la première à procéder ainsi.

En enregistrant ce nom identique à la marque LULU CASTAGNETTE de la société Lulu Expansion, la société Abacweb avait cherché la castagne... Ce nom, enregistré au surlendemain de l'ouverture des enregistrements sans restriction, aboutissait à une annonce "www.lulucastagnette.eu Nom de domaine à vendre. Faites une offre !", suivie d'un e-mail et d'un numéro de téléphone.
La demanderesse a choisi de saisir les tribunaux français, sur le fondement de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui interdit l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, à certaines conditions. Le juge des référés estime que "le degré de similitude entre la marque de renommée et le signe a pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque".

Quoique peu motivée et rendue dans l'urgence, cette ordonnance permet de gloser quelque peu sur l'application de l'article L. 713-5 : faut-il en conclure que les juges considèrent que la proposition de vente d'un nom de domaine constitue un "emploi" au sens de cet article ? (servait-il à distinguer des produits ou des services ?). Pour la juridiction, "[l]es dispositions de cet article s’appliquent - comme en l’occurrence - à l’encontre des noms de domaine reproduisant de manière servile une marque notoire antérieure, en particulier pour sanctionner la mise en vente d’un nom de domaine enregistré en fraude des droits de propriété intellectuelle de tiers, ce qui constitue un trouble manifestement illicite". En l'espèce, il a pu être tenu compte du fait que "le défendeur exploite de fait, une activité d’hébergeur de sites internet, et d’enregistrement de nom de domaine au travers de son site web", ce qui permet de rattacher la mise en vente du nom à son activité habituelle, la qualification d'"emploi" étant acquise par ricochet.
Mais la simple mise en vente dans d'autres cas pourrait-elle pareillement être qualifiée ?

On rappellera aussi qu'il est possible d'engager une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges en cas d'enregistrement spéculatif ou abusif, lorsqu'un nom de domaine en .eu "est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire (...), et que ce nom de domaine :
a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi".

[Merci au directeur associé de TNT Lex, qui édite la Gazette du Net, (riche) site d'informations sur le droit et les nouvelles technologies]