Germany: Online platforms may use third parties' trademarks in AdWords

The German firm which owns the trademark ESOTERIS was unhappy to discover that this sign appeared in Google. The following sponsored link could be seen in Google results after a search with the word "Esoteris":

Esoteris
Info regarding Esoteris
Now bid and buy at eBay!
ebay.de/Esoteris

Google's client was not eBay AG, but an advertising partner of its German subsidiary. Nonetheless, only eBay was sued. The link directed to eBay pages.

The court reminded European and German laws, pursuant to which the use in commercial transactions is only prohibited if the mark is used as a trademark.

The court noticed that the ad was placed alongside the display of hits for the term "Esoteris" in a separately labeled column for advertisements. The four-line ad was headed with the underlined and color-highlighted trademark. The intention here was obviously to gain the attention of persons who had previously entered the term "Esoteris" in the Google search engine function. The ad was therefore evidently one which was supposed to refer to the Respondent's trading platform. This constitutes a decisive difference to Adword ads, where competitors of a trademark holder expressly use the trademarks of their competitors within AdWord ads to create the impression that they have a direct business relationship to the trademark holder. At minimum, a risk of confusion exists in these cases because the mark used is related in a conceptually relevant fashion to the trademark.

In the case of the ad placed for the Internet auction company eBay, the assumption of such a business relationship is remote. Instead, Internet users recognize that they are merely being offered information about "Esoteris." Internet users know that the Respondent (the Internet auction company known to the users) is not stating that it offers products under this trademark or claiming the ownership of this trademark. Instead, Internet users (rightly) assume that via the eBay trading platform one or more sellers offer products with the trademark "Esoteris." That via the link other offers will also be displayed that have nothing to do with the trademark "Esoteris" is because when searching the term Internet users are shown as hits all documents that contain the sequence of characters constituting the term.
Users thus know that documents will also be included in which the term is used in a different fashion or in which the identifying sequence only forms part of another term. Users are also familiar with the inclusion of similar, though slightly variant terms, because this extended function is also used in Google.
Based on this situation, users will not expect from the challenged ad to only be displayed offers at the Respondent's website that use the term "Esoteris" to identify the offered goods or services. Users will instead expect the offers to contain the character sequence or something similar in their description. Yet this need not be for purposes of identifying the goods or services. The offers might also contain this term because, for example, the term is contained in the descriptive adjective "esoterisch" (esoteric) or because it is nearly identical to the term "Esoterik" (esotericism). Users are aware of this. They do not get the idea that specific goods or services are going to be labeled "Esoteris." Yet this would be a prerequisite for assuming use as a trademark.
The court found the trademark "Esoteris" is thus not used as a trademark.

District Court of Hamburg, 12^th Civil Division, Jan. 3, 2008

Decrease in domain tasting?

Is one my predictions for 2008 becoming true? I believe that preventing domain tasters from having revenues is a solution to the abusive use of the add grace period. It seems that "Google might be going to stop monetizing domains that are less than 5 days old" (Dominik Mueller); Jay Westerdal goes further: "The new Google policy will go into effect before the end of February". Bret@Lextext is skeptical: As long as there are five days to taste domain names, people will use them, to evaluate the value of the names they caught.

M6 ne parvient pas à récupérer m6.com

Muy interesante decisión! La chaîne de télévision M6, l'une des trois grandes chaînes en France, a échoué dans son action UDRP en récupération de m6.com.

Le nom avait été enregistré en 1997, et revendu en 2003 au défendeur, pour un montant de 1.500 $. Ce titulaire l'a ensuite vendu via Sedo, avec un prix de réserve de 25.000 €. Le nom a ensuite fait, en juillet 2007, l'objet d'un type d'accord qui se propage pour les noms de domaine à fort potentiel, celui d'un partage de "propriété" (avec organisation de la répartition des coûts afférents et revenus engendrés).
La société française a agi contre le contact espagnol du nom de domaine à la fin de l'été 2007.
Le panel (collégial) va estimer qu'il n'était pas anormal d'acquérir un nom de domaine composé d'une lettre et d'un chiffre, ce type de nom ayant un fort potentiel. Il observe d'ailleurs que le défendeur est titulaire d'autres noms de ce type.
Par ailleurs, le fait que la marque française n'est pas connue en Espagne joue en faveur du défendeur, qui conserve en définitive son nom.

D2007-1260

Protection des noms de domaine francais

J'étais invité hier à présenter le nouveau régime juridique des noms de domaine en .fr, lors d'un colloque organisé par l'ADIJ. Les diapos ci-dessous ont été le support d'une présentation de certaines ambiguités ou dispositions équivoques des règles du code des postes et des communications électroniques... et le point de départ de critiques nombreuses du public !

Sur ce sujet, la cour d'appel de Paris a rendu la semaine dernière un arrêt aux termes duquel ces règles sont directement applicables. Présentation de cet arrêt sur DomainesInfo.

"I want your boots, your clothes, and your motorcycle!" (Terminator)

It's hard to believe, but it actually happened. International Medical Group Inc., an American company which owns an IMG trademark, launched a UDRP action to seek the transfer of not-img-europe.com, but also of... unlicensed.info, byebyejoe.com, bookwriter.org, treatingcustomersfairly.info and jbclaims.com.* And stated that these "domain names are confusingly similar to Complainant’s IMG mark"!!!

Of course the panel rejected the complaint over these completely unrelated names. But it did not add that the complaint was brought in bad faith and constitutes an abuse of the administrative proceeding, as it is allowed to do pursuant to Policy ¶ 15(e)!
It seems that the complainant here wanted to put the hands on all the names of the defendant, to have an exemplary sanction.

Regarding not-img-europe.com, the panel simply wrote that "the inclusion of hyphens, generic terms, and geographic terms do not distinguish a disputed domain name from a complainant’s mark". Because the generic word here was "not", this could be discussed further...

NAF 1106364, Jan. 1, 2008

* img-sucks.info was also mentioned in the complaint, but the panel found that, contrary to the other disputed names, this one "does not contain any information in its WHOIS record that is either a variation on any of the Respondent’s aliases or points to or shares registrant or contact information that is identical to, similar to, or directs Internet users in any way to the other disputed domain names"

L'Etat et le nommage

Deux questions écrites posées par des députés au gouvernement ont reçu une réponse en décembre.

Question (N° 6816) de M. Marc Le Fur (publiée au JO le 09 octobre 2007, page 6048) :

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'obtention par la Bretagne de la terminaison .bzh pour les sites et adresses bretons sur Internet. Il constate que la Guadeloupe a obtenu une terminaison en .gp, que la Réunion l'a obtenue en .re et que la Catalogne l'a obtenue en .cat. Avec cette terminaison, ces régions ont bénéficié d'une nouvelle dynamique sur Internet. Il souhaite savoir ce qu'elle peut obtenir de l'ICANN, organisme américain chargé de distribuer les noms de domaines afin que les Bretons puissent accéder à une terminaison en .bzh pour leurs sites et adresses Internet.

Le Ministère de la Culture et de la Communication a répondu (JO du 11 décembre 2007, page 7829) :

En réponse à des élus qui appelaient son attention sur ce projet, la ministre de la culture et de la communication a eu l'occasion d'exprimer son soutien à l'initiative visant à créer sur Internet une extension « .bzh » pour des sites faisant référence à la Bretagne. Elle observe que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion disposent déjà d'un nom de domaine de premier niveau. Elle réaffirme donc sa position favorable à une démarche originale et de portée symbolique, dont on peut attendre qu'elle bénéficie en premier lieu au domaine culturel. Souhaitant le meilleur succès et un aboutissement rapide pour le projet d'extension, elle autorise ses responsables à faire état auprès de l'ICANN (Internet corporation for assigned names and numbers) du soutien qu'elle exprime.

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Question (n° 624) de M. Pierre Forgues (publiée au JO le 17 septembre 2007, page 4883) :

M. Pierre Forgues attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'intérêt que présenterait pour les communes de France la dotation d'une adresse e-mail délivrée sur un même nom de domaine, par exemple « mairie.gouv.fr ». En effet, au moment où l'on tend à développer les courriers électroniques dans l'administration, bon nombre de communes ne disposent toujours pas d'adresses e-mail et, lorsque celles-ci existent, elles sont sur des serveurs divers empêchant une cohérence de dénomination à l'échelle du pays. Si une mesure d'harmonisation était mise en place, chaque commune et chaque groupement de communes auraient une adresse similaire du type commune-n° département@mairie gouv.fr. Cela permettrait à tous les concitoyens de connaître, sans recherche particulière, l'adresse e-mail des communes et de leurs groupements. Il lui demande si elle envisage de mettre à l'étude un tel dispositif.

Ce à quoi le ministère de l'Intérieur a répondu (JO du 25 décembre 2007, page 8253) :

Le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales interdit au Gouvernement d'imposer aux collectivités le recours à une architecture commune d'adresse électronique. Par ailleurs, dans la construction d'une adresse d'un site d'une administration d'État, le « gouv » dépend du lien hiérarchique qui peut être établi entre ladite administration et les services du Premier ministre. Si des dérogations sont prévues par la circulaire du 7 octobre 1999 relative aux sites Internet des services et des établissements publics de l'État, pour les administrations souhaitant ne pas s'affilier, en revanche aucune disposition ne prévoit la possibilité pour les autorités publiques extérieures à l'État de s'affilier « électroniquement » aux services du Premier ministre. Une telle association, en particulier des collectivités territoriales, au Gouvernement et à l'État, ne paraît pas au demeurant opportune, et serait juridiquement discutable au regard du principe de libre administration de ces collectivités. Au-delà de cette question du « gouv », des associations d'élus pourraient, si elles le jugeaient opportun, fédérer les initiatives des collectivités et souhaiter l'élaboration d'une adresse électronique à l'architecture commune, pour l'ensemble de leurs adhérents. À cette fin, elles pourraient mobiliser les dispositions des articles R. 20-44-43 et R. 20-44-44 du décret du 6 février 2007 qui ont renforcé la protection des noms de domaines des collectivités en prévoyant que « sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, (...) peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national »

Préjudices découlant de l'enregistrement de noms de domaine

sortirsurparis.net est le nom de domaine d'un site dédié aux activités de loisirs dans la capitale depuis juillet 2005. La personne qui a enregistré ce nom enregistre un an plus tard sortirsurparis.fr, puis crée en juillet 2007 une société qui acquiert en outre onvasortir.com et onvasortir.net.
Dès le lendemain de la création de ces noms, un utilisateur du site enregistre, au nom de sa mère, onvasortir.fr et onvasortir.org. Et immédiatement, sans complexe, va proposer leur revente !
La mère et le fils sont très vite assignés en justice. Et condamnés.

Le second se défendait de n'être pas titulaire des noms de domaine. Parce qu'il apparaît en tant que contact technique de l'un des noms litigieux, et que d'autres agissements fautifs sont retenus à sa charge, il n'est pas mis hors de cause (ce qui permet d'en déduire que c'est l'utilisation du nom plutôt que le fait d'être simple contact technique qui peut entraîner responsabilité).

La mère alléguait que le tribunal de commerce était seul compétent pour juger de l'affaire, parce qu'elle est elle-même commerçante. Le tribunal va rejeter l'argument, notamment au motif que son activité commerciale est différente de celle liée aux noms de domaine (il serait intéressant de voir comment ce même argument pourrait prospérer dans un autre contexte factuel).

Il est jugé, contre les deux, que le dépôt en connaissance de cause de noms de domaine qu'ils savaient similaires à d'autres noms de domaine exploités par une société relatifs à un site dont l'un des défendeurs est un utilisateur, est fautif.
Le préjudice de référencement est clairement pris en compte (et indemnisé) : le tribunal observe que Google peut déclasser les sites dont les contenus sont dupliqués (ces doublons étant interprétés comme des techniques visant à favoriser artificiellement un référencement). Une première ! (Ceci étant, quelque chose m'échappe : il est écrit par ailleurs dans la décision que les noms litigieux n'étaient pas exploités. Si aucun contenu ne leur était associé, il ne pouvait pas hypothèse pas y avoir de duplicate content).
Le tribunal ordonne en outre réparation du fait que le demandeur a dû lancer une campagne Adwords pour être visible sur Google. (La chose est originale, mais on aurait préféré que le tribunal établisse clairement que cette obligation était entièrement liée au comportement des défendeurs, afin de faire apparaître le lien de causalité).

Les défendeurs sont condamnés à transférer les noms de domaine, à indemniser le demandeur, et aux frais de justice.

TGI Paris, 19 décembre 2007, Juriscom.net

L'AFNIC annonce le millionième nom de domaine en .fr

... et la fin de l'anonymat des particuliers !
Non, je plaisante... Mais comme le communiqué officiel indique le nom de l'heureuse titulaire de blogartdeco.fr, il existe au moins un particulier pour qui les données whois sont en partie publique ! :~)

Domaine.info (a.k.a. French Connexion) a organisé en octobre une matinée sur les noms de domaine (accueillie pour cette occasion dans les locaux de l'Edhec). Les intervenants ont été interviewés ; voici un extrait de la vidéo réalisée par DomaiNews.fr / Domaine.info (cliquez sur le lien pour la version intégrale, et de bien meilleure qualité !)

US: Adding an 'e' before a trademark in a domain name is dilution

Defendant was using evisa.com. Visa International Service Association sued and won:

Defendant’s use of the EVISA mark weakens the ability of the VISA mark to identify its respective goods and services because internet users who enter the domain name evisa.com are not brought to Plaintiff’s website. Rather, they are brought to Defendant’s language services website, which makes use of the VISA trademark with only an added “e.” As noted, the use of an “e” before a trademark is commonly used to denote the online version of a business. Thus, internet users entering the domain name would find, in that instance, the Visa mark does not correspond to its payment card services. This dilution therefore reduces the capacity of the VISA mark to identify the goods and services of its owner.