Musings

So, Paris has been the domain names capital for a few days. Hail to those I met at the ICANN meeting, or during "off-ICANN" conferences on domain names. Now this is all over, what's left?

1. New TLDS, of course, have been the hottest topic. A topic that will probably cool down very quickly.
First, no one knows exactly how much it will cost to apply for a new TLD... but a six figure sum often comes into discussions. With such a barrier at the entrance of this market (leaving aside the technical hurdles), only two categories of legal entities are likely to apply: Candidates with a strong project for a new extension, and big businesses.
The first category will have to spend a lot in advertising so that people get used to their new extension. Promotion costs will be higher if all new TLDs are implemented at the same time... (here again, the "first come" motto is relevant). If their business model is to sell only premium names for high fees, .tv-style, it will be even harder to have internet users accustomed to their new .something.
The second category is the one of global brand owners. EBay is said to contemplate a .ebay TLD, for example. One can easily imagine Google applying for a .google, and wildcard the whole second level (why would it register third party names?). Would global trademark owners' move reinforce the value and the legal protection of their brand? Theoretically, yes, but it may make room for new dotsquatting acts, as Eliott points: "Sure, it would be cool if they had Art.Ebay, Autographs.Ebay, SportsMemorabilia.Ebay…etc. Great, right? Well, what happens when consumers confusingly type in SportsMemorabiliaEbay.com by mistake? This is going to create hundreds of thousands of additional typos, which will most certainly be grabbed by cybersquatters".
It is hard to guess whether new TLDs will create new uses... Only one thing is highly predictable: The more new TLDs there will be, the more it will benefit search tools!

2. And the more the namespace extends, the more trademark owners are angry. During the ICANN IP constituency meeting last week, someone suggested that trademark holders collude not to register any of their signs in the TLDs to be created.
One thing struck me, during discussions I had with owners of large domain names portfolios: They have too many names in their hands that were transferred to them after disputes, but these poor names get costly (registration fees year after year). A big French company in the pharmaceutical field now asks for cancellation of names rather than their transfer, to avoid being the holder of names it does not want. Who would like to breed thousands of unwanted children?
Listening to large portfolio owners, I wonder whether they could opt for... parking! Could there be a form of domain name parking that suits their specific needs?

Et s'il n'était créé AUCUNE nouvelle extension ?

On le sait, la presse en parle beaucoup, l'ICANN annonce la "libéralisation" des extensions génériques. Certains ont même déjà pris les paris pour deviner le nombre de nouveaux TLDs ainsi créés. Et s'il n'en était créé... aucun ?
Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais la conclusion que je tire de l'interview de P. Twomey dans Les Echos (cette interview qui a mis le feu aux poudres) :

L'attribution d'une extension pourra être refusée selon quatre critères majeurs. Premièrement, les noms choisis ne devront pas violer le droit des marques. Ainsi le .apple, qui appartient déjà au fabricant de haute technologie, ne pourrait pas être utilisé par autrui. Deuxième cas de refus : un nom de domaine ne pourra pas être trop proche de termes qui existent déjà. Par exemple, .kom ou .comm, ne seront pas autorisés. Il ne faudra pas non plus que le mot déposé usurpe l'identité d'une communauté, reconnue par ses pairs. Une communauté bouddhiste ancestrale mais reconnue au fin fond de la Thaïlande, pourra, ainsi, rester maître de son nom. Enfin, l'attribution d'une extension sera niée si elle conduit à des problèmes d'ordre public ou moral.

Si on les suit à la lettre, ces prescriptions pourraient bien empêcher toute création ! En effet :
- s'il suffit qu'une marque existe dans un pays pour empêcher la naissance d'un TLD identique, il ne pourrait y avoir de création ! (P. Twomey prend toutefois l'exemple d'Apple, marque notoire, dont la protection est plus élargie que les marques habituelles). Les registres de marques sont en effet saturés, et quiconque a déjà effectué une recherche de disponibilité s'en est rendu compte. Si, comme c'est déjà le cas dans la procédure UDRP, il suffit qu'il existe un droit antérieur dans un pays pour faire échec à la naissance d'un nouveau TLD, ne perdez pas de temps à remplir une candidature...
- quant aux "problèmes d'ordre public ou moral", il s'agit là d'un fort facteur d'insécurité juridique ! En effet, l'ordre public n'est pas codifié, et dépend de l'opinion du juge, qui défend par son truchement les valeurs d'une société. Surtout l'ordre public est mouvant : ce qui n'en relève pas aujourd'hui peut en relever demain...

Bon courage donc à tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure !

Le prochain Google peut-il être français ?

Qui mieux que Google peut accueillir ce débat ? Il aura lieu tout à l'heure dans les locaux de la filiale française de la société, avec

Catherine Barba, fondatrice et présidente de CASH STORE
François Bourdoncle, président-directeur-général d’EXALEAD
Mats Carduner, directeur général de GOOGLE France et Europe du Sud
Michel Dahan, président du directoire BANEXI VENTURES PARTNERS
Pierre Kosciusko-Morizet, président-directeur-général de PRICE MINISTER
Laurent Kott, directeur général d’INRIA TRANSFERT
Cédric Manara, professeur associé à l’EDHEC Business School*

et sera animé par Emmanuel Libaudière, directeur associé de Mar-Tech Finances.

M. Éric Besson, secrétaire d’État chargé de la Prospective, de l’Évaluation des politiques publiques et du Développement de l’économie numérique, conclura ce débat.

Infos sur le site des Assises du Numérique.

* J'évoquerai bien sûr essentiellement les aspects juridiques, en particulier les difficultés qu'ont les nouveaux business models à être intégrés en droit français ou compris par certaines juridictions.

Bilan : positif

L'exploitant du fameux societe.com utilisait, pour rediriger vers ce site, les noms bilan.fr et kbis.fr. Oubli de renouvellement fin 2007 : ils sont enregistrés par un particulier.*

L'expert juge que (DFR2008-0017) :
- "le Requérant n’a pas démontré l’existence de droits sur les noms de domaine en cause à titre de nom commercial",
- l'usage qu'il avait fait de ces noms de domaine - de la simple redirection - n'est pas "un usage réellement public de ces noms de domaine", ce qui ne permet pas de faire valoir des droits sur ce qui pourrait alors être qualifié d'enseigne,
- ce manque d'usage public (pas de publicité, pas de communication commerciale au moyen des noms de domaine revendiqués) empêche de dire qu'il a pu y avoir fraude ou atteinte aux droits du requérant.
L'expert va aussi souligner que "le terme “bilan” est un terme générique utilisé par tout un chacun dans la vie des affaires".

Bref, une nouvelle décision qui confirme la tendance, dans la procédure PARL :
- à considérer qu'il n'est pas anormal de récupérer des "drops",
- à ne pas voir l'enregistrement de générique comme nécessairement anormal.

* l'adresse figurant dans la décision est une adresse allemande, mais il ne s'agit pas forcément de l'adresse fournie lors de l'enregistrement, car la charte de nommage du .fr exige une adresse française)

"Les marques et les moteurs de recherche"

CSC - Corporate Services Company organise pour ses clients un petit déjeuner débat sur "Les marques et les moteurs de recherche", le 20 juin. Programme :

09:30 -10.30

Le référencement payant : où en est-on ?, David Irving Tayer, CPI au cabinet Plasseraud

Référencement naturel : quels risques pour vos marques ?, Cédric Manara, professeur à l’EDHEC

10:30 – 11.00

Débat et discussion

11.15 – 11.45

Tendances des contrefaçons dans les noms de domaine, Gretchen Olive, Corporation Service Company, Director, Education and Industry Affairs. (intervention en anglais)

11:45 – 12:30

Débat et discussion. votre société et la surveillance de ses signes distinctifs sur Internet : difficultés rencontrées, expériences positives.

J - 10

pour répondre à la consultation sur l'avenir du .fr.

Rencontres internationales de la propriété industrielle

Ces lundi et mardi 16 & 17 juin se dérouleront les 6èmes Rencontres Internationales de la Propriété Industrielle.
J'aurai le plaisir d'intervenir lors de l'atelier "Les alternatives au règlement judiciaire des conflits". Au cours de celui-ci, Me Alexandra Neri (Herbert Smith) présentera les différentes procédures alternatives, Mme Sophie Henry (CMAP) la procédure de médiation en particulier, puis Carole Tricoire (Sanofi) évoquera sa pratique en matière de règlement des litiges des noms de domaine, et il me reviendra d'évoquer de façon critique ce dernier mode alternatif de règlement des litiges.
L'atelier sera animé par Mme Evelyne Roux (cabinet Regimbeau).

Should one invest in the .fr space?

Yes, yes, yes and yes, David Chelly answers.

Une histoire de Free[c]

Réserver le nom free.nc alors que Free est une marque notoire en France (et la Nouvelle-Calédonie est toujours rattachée à la France, donc cette marque y a effet) n'est pas la meilleure idée d'investissement. Et utiliser ce nom pour développer des services du type de ceux que Free propose (portail généraliste, service e-mail, musique, vidéo...), aggrave la situation !
Quand le fournisseur d'accès bien connu a en plus vu que, dans le WhoIs, c'est son nom qui apparaissait (le réservataire avait fictivement indiqué SARL FREE), il a vu rouge, ce qui donne... une assignation d'une vingtaine de pages dans laquelle sont exposés les griefs, et par laquelle il est demandé 150.000 € de dommages-intérêts.
A noter que l'assignation a été délivrée au contact administratif.

Une affaire qui pourrait inciter d'autres entreprises françaises à regarder ce qui se passe du côté du .nc ?

Mapping out an effective domain name policy

Domain names are not only about law, they are also about IT, and marketing. In a firm which has a big portfolio, who should handle it and how? In her article A domain name policy in 10 easy steps, Gretchen Olive (Corporation Service Company) offers a comprehensive approach to the question.

Jugement Hermes / eBay

C'est peu de dire que ce jugement fait du bruit : Hermès a obtenu devant le tribunal de Troyes la condamnation d'eBay pour contrefaçon.
Dans un billet publié ce matin sur le blog Dalloz, je reviens sur cette décision pour montrer que la presse s'est un peu emballée en disant qu'il y a eu condamnation pour contrefaçon : c'est la classique responsabilité civile qui a été retenue.

J'évoque aussi rapidement le fait que c'est à la fois les sociétés eBay France et eBay International AG qui ont toutes deux été condamnées. Pourquoi les deux, alors qu'il ressortait des mentions légales que seule la seconde exploite le site ? Parce que la première est "titulaire du nom de domaine www.ebay.fr", ce qui pour les juges justifie que "dans le cadre de la présente action en responsabilité délictuelle, il est loisible à la société demanderesse de rechercher la responsabilité du titulaire du nom de domaine en cause". Cet élément de fait ne peut pourtant à lui seul caractériser une co-exploitation du site : la motivation est non seulement défaillante, mais pas en phase avec la jurisprudence sur la responsabilité en matière de contenus et de noms de domaine.

Transfert de nom : attention aux conditions de cession

Décidément, chaque rebondissement judiciaire ou extrajudiciaire de l'affaire Pages Jaunes est riche d'enseignements.
Les décisions UDRP portant sur d'une part sur les noms pagesjaunes.com et pagesjaunes.net (D2000-0489) et d'autre part sur les-pages-jaunes.com (D2000-0490) figuraient parmi les premières à reconnaître la liberté d'usage de termes génériques.
Depuis lors, le contentieux entre l'opérateur français et la société titulaire des noms ne s'est pas apaisé. Ainsi, en 2005 a-t-on vu le premier contester devant les tribunaux français la validité de la décision UDRP. En fin d'année dernière, le contentieux s'est élevé au niveau communautaire, alors que le titulaire des noms de domaine voulait déposer une marque communautaire PAGES JAUNES. Le TPICE s'est prononcé, la CJCE le fera.

En France, le demandeur initial a relancé la procédure depuis son début ou presque, suite à un changement de protagonistes : alors que l'annuaire français était exploité par France Telecom, c'est une société dénommée Pages Jaunes qui en a repris l'exploitation au 1er juillet 2000, venant aux droits de France Telecom. Cette poursuite d'activité sous un autre nom n'autorise pas à réinitialiser une procédure ! Mais le demandeur a observé que, de l'autre côté, le nom de domaine a changé de mains...: alors qu'à l'origine le nom pagesjaunes.com avait été enregistré par "les Pages Jaunes Francophones" (en 1996), c'est désormais la société Xentral qui se prévaut des décisions favorables rendues il y a quelques années.
Le tribunal constate "qu’on ignore le lien existant entre le déposant "les Pages Jaunes Francophones" et la société Xentral". Il note aussi que, si la demande de marque communautaire a été faite par une société Prodis qui a transféré à Xentral cette demande en cours, "la société Xentral ne justifie pas êŠtre aux droits de la société PRODIS et qu’elle ne saurait se prévaloir de décisions rendues au sujet du nom de domaine pagesjaunes.com au profit de cette derniè€re".
En quoi ce "tour de passe-passe" peut-il avoir un effet sur le juge ? Pour le tribunal, il n'est pas prouvé que la société Xentral tient ses droits de la société qui avait vu ses droits sur le nom pagesjaunes.com renforcé dans les épisodes judiciaires précédents. Cela va avoir une importance capitale sur le jugement : "Dans ces conditions", écrit le juge, "la société Xentral ne justifie pas d’un droit antérieur sur le nom de domaine pagesjaunes.com".

Ce n'est qu'un aspect de cette riche décision (publiée par DomainesInfo, note E. Gillet), mais il permet d'attirer l'attention sur un aspect essentiel des transactions sur noms de domaine : outre les garanties qu'il faut obtenir du vendeur (et que les opérations simples, menées via Escrow par exemple, ne permettent pas d'obtenir...), le transfert d'un nom doit se faire dans des conditions juridiques qui permettent de transférer également son "histoire", faute de quoi il peut être dépouillé de son antériorité. De la même façon qu'on tient compte de l'historique d'un nom de domaine pour estimer les effets néfastes sur le référencement, il faut aussi connaître son passé contentieux pour en conserver la valeur.
Dans la présente affaire, la preuve n'a pas été apportée au juge des conditions du transfert. Il est possible qu'en appel la démonstration soit faite que le transfert d'une personne morale à une autre s'est faite dans des conditions qui permettent au nouveau titulaire de se prévaloir de la situation juridique antérieure.