La Commission Européenne a récemment présenté une communication "Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle", également présentée comme sa stratégie en ce domaine pour les années à venir.
La Commission adopte la définition classique des droits de propriété intellectuelle : "Les droits de propriété intellectuelle incluent les droits de propriété industrielle, tels que les brevets, marques, dessins et indications géographiques, les droits d’auteur et les droits voisins". On ne s'étonnera donc pas qu'il n'y ait pas une seule ligne consacrée aux noms de domaine, qui ne constituent pas de tels droits (pas un mot non plus sur le .eu).
Néanmoins, comme la Commission souligne que "la rapidité du progrès technologique a modifié la façon dont les entreprises exercent leur activité et dont les produits et services sont distribués, reçus et consommés, comme c’est le cas pour les services audiovisuels et de musique en ligne. De nouveaux modèles d’entreprise apparaissent, et les modèles traditionnels évoluent. De nouveaux acteurs économiques et prestataires de services s’implantent sur le marché". La Commission en tire la conclusion qu'en la matière "la législation européenne (...) doit doter l’UE du cadre dont elle a besoin pour encourager l’investissement en récompensant la créativité, stimuler l’innovation dans le cadre d’une concurrence non faussée et faciliter la diffusion des connaissances".
On pourra donc regretter que les diverses formes de nommage internet ne soient pas prises en compte dans ce rapport dont le sous-titre est "Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix". Ces activités constituent en effet le point d'accès aux nouvelles formes d'activité que la Commission souhaite encourager.
June 03, 2011
La dénomination d'un site suffit-elle à le rendre illicite ?
Prenons un nom au hasard, ou presque : antisemitisme.fr
Ce nom figure dans la liste des termes fondamentaux définis par l'AFNIC, et n'a jamais pu être réservé. Il le sera à partir du 1er juillet 2011.
Imaginons qu'une personne acquière ce nom. Elle peut le faire pour y créer un site dénonçant l'antisémitisme, comme elle pourrait vouloir l'acquérir pour déverser sa haine. Comme toujours en matière de nom de domaine, ce n'est pas le nom en soi qui est illégal, c'est l'usage qui en est fait.
Tel n'est pourtant pas l'avis de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui vient de rendre un arrêt curieusement motivé. Invitée à se prononcer sur la légalité des sites torrentnews.net et torrent-public-center.com, elle a estimé que :
L'éditeur de ces sites a été condamné pour contrefaçon. Sans entrer ici dans l'analyse de la régularité de cette sanction (l'arrêt n'est pas des plus rigoureux...), il est utile d'isoler cette considération relative aux noms de domaine pour la critiquer.
Un mot peut avoir plusieurs sens, et être utilisé à des fins différentes. Un torrent est par exemple à la fois un courant d'eau, ou un protocole. Inférer du seul nom choisi pour un site qu'il est illégal est contraire aux principes du droit pénal, mais aussi de la logique la plus élémentaire. Il faut donc espérer que cet arrêt sera rapidement oublié, ainsi qu'il le mérite !
Ce nom figure dans la liste des termes fondamentaux définis par l'AFNIC, et n'a jamais pu être réservé. Il le sera à partir du 1er juillet 2011.
Imaginons qu'une personne acquière ce nom. Elle peut le faire pour y créer un site dénonçant l'antisémitisme, comme elle pourrait vouloir l'acquérir pour déverser sa haine. Comme toujours en matière de nom de domaine, ce n'est pas le nom en soi qui est illégal, c'est l'usage qui en est fait.
Tel n'est pourtant pas l'avis de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui vient de rendre un arrêt curieusement motivé. Invitée à se prononcer sur la légalité des sites torrentnews.net et torrent-public-center.com, elle a estimé que :
la seule dénomination de ces sites établit leur activité illicite, les sites torrent étant connus des internautes comme permettant d'accéder au protocole BitTorrent dont l'objet principal, voire unique, est le téléchargement d'oeuvres protégées par le réseau peer to peer dont l'avantage est de diversifier et d'accélérer l'accès aux fichiers recherchés
Un mot peut avoir plusieurs sens, et être utilisé à des fins différentes. Un torrent est par exemple à la fois un courant d'eau, ou un protocole. Inférer du seul nom choisi pour un site qu'il est illégal est contraire aux principes du droit pénal, mais aussi de la logique la plus élémentaire. Il faut donc espérer que cet arrêt sera rapidement oublié, ainsi qu'il le mérite !
May 29, 2011
"lisibilité du paysage numérique de l'éducation pour l'usager"
Des registres de domaine de premier niveau ont des chartes de nommage. Des entreprises ont des chartes de nommage pour leurs départements ou filiales. Certains ministères en ont aussi, parfois, pour leurs services.
C'est l'exemple de l'Education Nationale, qui vient de publier les principes directeurs de la communication numérique du Ministère.
De manière à ce que les nombreux visiteurs - professionnels de l'éducation, parents, élèves... - puissent identifier immédiatement "un site internet relevant du ministère", la circulaire prévoit que chaque site "s'appuie (...) sur une adresse internet normalisée et facilement compréhensible par les internautes".
Cette uniformisation des URLs des sites de l'Éducation nationale est une "rationalisation" (sic) qui "permet notamment d'améliorer le référencement des sites de l'Éducation nationale sur les moteurs de recherche, de faciliter la mise en place de liens de redirection et de rendre plus fluide la navigation de l'internaute dans sa recherche d'informations de référence sur l'Éducation nationale".
La charte de nommage est spécifique s'agissant des inspections académiques et des centres de documentation pédagogique :
Les spécialistes de la communication et des noms de domaine s'amuseront certainement de ce style administratif appliqué à des outils qu'ils manipulent au quotidien. Il est néanmoins encourageant qu'un mastodonte comme le Ministère de l'Education Nationale entreprenne cette démarche.
C'est l'exemple de l'Education Nationale, qui vient de publier les principes directeurs de la communication numérique du Ministère.
De manière à ce que les nombreux visiteurs - professionnels de l'éducation, parents, élèves... - puissent identifier immédiatement "un site internet relevant du ministère", la circulaire prévoit que chaque site "s'appuie (...) sur une adresse internet normalisée et facilement compréhensible par les internautes".
Cette uniformisation des URLs des sites de l'Éducation nationale est une "rationalisation" (sic) qui "permet notamment d'améliorer le référencement des sites de l'Éducation nationale sur les moteurs de recherche, de faciliter la mise en place de liens de redirection et de rendre plus fluide la navigation de l'internaute dans sa recherche d'informations de référence sur l'Éducation nationale".
La charte de nommage est spécifique s'agissant des inspections académiques et des centres de documentation pédagogique :
1 - Mise en place d'une nouvelle charte de nommage des sites des inspections académiques
Afin d'assurer une présence cohérente du ministère sur le web, les nouvelles adresses URL définies en appliquant la règle indiquée ci-après devront être mises en place dans un délai de 3 à 6 mois au plus tard après la parution de cette circulaire, par l'ensemble des inspections d'académie. La règle de nommage retenue est la suivante : www.ac-nomdelacademie.fr/iaXX
XX doit être remplacé par le numéro du département de l'inspection académique.
Exemple : adresse du site internet de l'inspection académique des Yvelines : www.ac-versailles.fr/ia78
2 - Mise en place d'une charte de nommage des sites du CNDP
La règle de nommage est la suivante : www.cndp.fr/crdp-nomdelacademie
Les nouvelles adresses URL, définies en appliquant la règle indiquée ci-après, devront être mises en place dans un délai de 3 à 6 mois au plus tard après la parution de cette circulaire, par l'ensemble des centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP). Les pages des centres départementaux de documentation pédagogique (CDDP) devront être incluses dans les sites régionaux.
Exemple : adresse du site internet du centre régional de documentation pédagogique de Haute-Normandie www.cndp.fr/crdp-rouen
May 26, 2011
Lutte contre le cybersquatting & données personnelles
Les entreprises gérant d'importants portefeuilles de marques font aussi face à un important contentieux, qu'elles gèrent de manière industrielle : outils de veille, notifications automatiques, tableaux de suivi, reporting, etc. La lutte contre la fraude passe aussi (passe d'abord ?) par la collecte et le traitement d'informations.
Parmi ces informations, certaines peuvent relever des données personnelles. Quand c'est le cas, leur traitement suppose le respect de règles protectrices des individus. C'est pourquoi la société Chanel a demandé à la CNIL s'il lui était possible de mettre en oeuvre un "traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre la contrefaçon (base de données « Diams/HyperMark »)".
La CNIL lui en a récemment donné l'autorisation (Délibération).
La demande de la société Chanel avait pour but de pouvoir assurer la gestion et le suivi, par elle ou ses licenciés ou revendeurs :
- des procédures relatives aux demandes d'enregistrement, à la publication, à l'enregistrement et au renouvellement des marques et noms de domaines de chacune de ces sociétés, en France et à l'étranger,
- des oppositions relatives aux marques et noms de domaines formées à l'égard des tiers ou formées par des tiers à l'égard de ces sociétés, et ce en France ou à l'étranger,
- des procédures contentieuses en cours relatives aux marques et noms de domaines engagées à l'encontre de tiers ou engagées par des tiers à l'encontre de ces sociétés,
- du précontentieux (collecte des informations relatives aux violations des droits des marques et noms de domaines de Chanel ainsi qu'aux atteintes à son réseau de distribution ou à son image, identifiées en France ou à l'étranger ; consultation des informations relatives à ces violations ; suivi et coordination des actes précontentieux initiés).
La demande portait aussi sur la gestion et l'analyse des coûts, frais, dépenses, et de façon plus générale, de toutes les sommes engagées ou obtenues par Chanel dans le cadre de ces procédures, ainsi que la production de ces données à des fins de comptabilité et de justificatifs fiscaux.
Il était précisé que la base de données Diams/HyperMark permettant ces traitement est susceptible de faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données TPS, laquelle a pour finalité la lutte contre la contrefaçon des droits d'auteur, des dessins et modèles, et des brevets.
Quelles sont les données que Chanel est susceptible d'intégrer à cette base ?
Dans son dossier à la CNIL, elle a indiqué qu'il pourrait s'agir :
- des données d'identification (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance),
- des données relatives à l'adresse postale,
- des données relatives à l'utilisation des médias et aux moyens de communication (informations relatives aux sites Internet utilisés, adresses électronique, fournisseurs d'accès),
- des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté : décisions de justice résultant des procédures engagées, décisions des organismes en charge du dépôt et de la gestion des marques et noms de domaines.
S'agissant des durées de conservation de ces données, Chanel précise :
Cette base ne sera pas ouverte à tous les employés de Chanel et de ses filiales ou revendeurs, mais aux "agents des services juridiques et comptables de la société CHANEL SAS, et [aux] conseils chargés d'assister cette société dans la protection de ses droits de marques et noms de domaines".
En matière de données personnelles, il est prévu un droit d'information des personnes concernées par le traitement. Chanel propose de le faire de cette manière : "L'information des personnes concernées relative à l'existence de la base de données Diams/HyperMark se fera notamment par une mention insérée dans les mentions légales des différents sites Internet de la société CHANEL SAS. La société informera également les personnes concernées de la mise en place de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre pour lutter contre la contrefaçon dans les mises en demeure qu'elle adressera à ces personnes".
Cela peut-il suffire ? La CNIL estime que oui, "compte-tenu des circonstances particulières" de la lutte contre la contrefaçon que doit mener Chanel : "imposer à la société CHANEL SAS d'informer les personnes concernées dans la lettre de mise en demeure qui leur est adressée, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, serait contraire à l'objectif de protection des droits de propriété intellectuelle de la société CHANEL SAS et limiterait l'effectivité du droit de cette dernière à exercer un recours juridictionnel".
La CNIL autorise en outre le transfert encadrés de données à l'étranger, "vers les services juridiques et comptables des sociétés CUPFSA (Panama), CHANEL KK (Japon), CHANEL Inc. (USA) et The CHANEL Company Ltd (USA)".
Parmi ces informations, certaines peuvent relever des données personnelles. Quand c'est le cas, leur traitement suppose le respect de règles protectrices des individus. C'est pourquoi la société Chanel a demandé à la CNIL s'il lui était possible de mettre en oeuvre un "traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la lutte contre la contrefaçon (base de données « Diams/HyperMark »)".
La CNIL lui en a récemment donné l'autorisation (Délibération).
La demande de la société Chanel avait pour but de pouvoir assurer la gestion et le suivi, par elle ou ses licenciés ou revendeurs :
- des procédures relatives aux demandes d'enregistrement, à la publication, à l'enregistrement et au renouvellement des marques et noms de domaines de chacune de ces sociétés, en France et à l'étranger,
- des oppositions relatives aux marques et noms de domaines formées à l'égard des tiers ou formées par des tiers à l'égard de ces sociétés, et ce en France ou à l'étranger,
- des procédures contentieuses en cours relatives aux marques et noms de domaines engagées à l'encontre de tiers ou engagées par des tiers à l'encontre de ces sociétés,
- du précontentieux (collecte des informations relatives aux violations des droits des marques et noms de domaines de Chanel ainsi qu'aux atteintes à son réseau de distribution ou à son image, identifiées en France ou à l'étranger ; consultation des informations relatives à ces violations ; suivi et coordination des actes précontentieux initiés).
La demande portait aussi sur la gestion et l'analyse des coûts, frais, dépenses, et de façon plus générale, de toutes les sommes engagées ou obtenues par Chanel dans le cadre de ces procédures, ainsi que la production de ces données à des fins de comptabilité et de justificatifs fiscaux.
Il était précisé que la base de données Diams/HyperMark permettant ces traitement est susceptible de faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données TPS, laquelle a pour finalité la lutte contre la contrefaçon des droits d'auteur, des dessins et modèles, et des brevets.
Quelles sont les données que Chanel est susceptible d'intégrer à cette base ?
Dans son dossier à la CNIL, elle a indiqué qu'il pourrait s'agir :
- des données d'identification (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance),
- des données relatives à l'adresse postale,
- des données relatives à l'utilisation des médias et aux moyens de communication (informations relatives aux sites Internet utilisés, adresses électronique, fournisseurs d'accès),
- des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté : décisions de justice résultant des procédures engagées, décisions des organismes en charge du dépôt et de la gestion des marques et noms de domaines.
S'agissant des durées de conservation de ces données, Chanel précise :
- dans le cas où la société CHANEL SAS décide de ne pas poursuivre : les données seront conservées pendant un an à compter de la décision définitive de clôture du dossier ;
- dans le cas où la société CHANEL SAS décide de poursuivre : les données seront conservées en base active pendant toute la durée de la procédure judiciaire ou jusqu'au règlement amiable du dossier, puis en archives pendant une période de dix ans ;
- dans le cas où la société CHANEL SAS décide de ne pas poursuivre immédiatement : les données seront conservées en base active pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière violation constatée ou du dernier acte effectué par les Sociétés CHANEL (acte de recherche, d'enquête, d'investigation ou de poursuite), puis en archives pendant 10 ans.
Cette base ne sera pas ouverte à tous les employés de Chanel et de ses filiales ou revendeurs, mais aux "agents des services juridiques et comptables de la société CHANEL SAS, et [aux] conseils chargés d'assister cette société dans la protection de ses droits de marques et noms de domaines".
En matière de données personnelles, il est prévu un droit d'information des personnes concernées par le traitement. Chanel propose de le faire de cette manière : "L'information des personnes concernées relative à l'existence de la base de données Diams/HyperMark se fera notamment par une mention insérée dans les mentions légales des différents sites Internet de la société CHANEL SAS. La société informera également les personnes concernées de la mise en place de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre pour lutter contre la contrefaçon dans les mises en demeure qu'elle adressera à ces personnes".
Cela peut-il suffire ? La CNIL estime que oui, "compte-tenu des circonstances particulières" de la lutte contre la contrefaçon que doit mener Chanel : "imposer à la société CHANEL SAS d'informer les personnes concernées dans la lettre de mise en demeure qui leur est adressée, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, serait contraire à l'objectif de protection des droits de propriété intellectuelle de la société CHANEL SAS et limiterait l'effectivité du droit de cette dernière à exercer un recours juridictionnel".
La CNIL autorise en outre le transfert encadrés de données à l'étranger, "vers les services juridiques et comptables des sociétés CUPFSA (Panama), CHANEL KK (Japon), CHANEL Inc. (USA) et The CHANEL Company Ltd (USA)".
May 11, 2011
Google peut souffler
Comme 90 % des utilisateurs de Google en France, vous utilisez Google. Vous cherchez des informations sur un artiste musical ou un album, et le moteur de recherche que vous utilisez suggère des termes comme megaupload, rapidshare ou torrent. Cela peut-il entraîner la responsabilité du moteur ?
Le Syndicat National de l'Edition Phonographique n'a pas obtenu de la Cour d'appel de Paris la condamnation de Google dans un tel cas de figure. Mes explications sur Dalloz.fr aujourd'hui.
Le Syndicat National de l'Edition Phonographique n'a pas obtenu de la Cour d'appel de Paris la condamnation de Google dans un tel cas de figure. Mes explications sur Dalloz.fr aujourd'hui.
May 09, 2011
Webinar on the Current State of the UDRP
ICANN GNSO organizes a webinar on the current state of the UDRP tomorrow. I am one of the invited speakers. See program below.
EDIT (6/19/11): you can find the webinar transcript here
10 May 2011, 1500-1700 UTC (17.00 - 19.00 Paris time)
_______________________
Moderator – Margie Milam, ICANN Staff
Introduction and logistics (5 min)
UDRP Providers (20 min)
* Erik Wilbers, World Intellectual Property Organization (WIPO)
* Kristine Dorrain, National Arbitration Forum (NAF)
* Cristopher To, Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC)
* Tereza Bartoskova, Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes (CAC)
ICANN Compliance Staff (5 min)
* Khalil Rasheed
Registrar Stakeholder Group (5 min)
* Statton Hammock, Network Solutions
Panelists (25 min)
* Czech Arbitration Court - Mathew Harris
* ADNDRC Panelist - Neil Brown
* NAF Panelist - James Carmody
* WIPO Panelist - David Bernstein
* WIPO Panelist - Tony Willoughby
Complainants/Counsel (10 Min)
* Aimee Gessner, BMW
* Paul McGrady
Respondents/Counsel (10 Min)
* Lai Qi Xing (invited but not confirmed)
* John Berryhill
Academic Speakers (10 Min)
* Konstantinos Komaitis, University of Strathclyde
* Cédric Manara, EDHEC Business School
Questions and Answers
EDIT (6/19/11): you can find the webinar transcript here
10 May 2011, 1500-1700 UTC (17.00 - 19.00 Paris time)
_______________________
Moderator – Margie Milam, ICANN Staff
Introduction and logistics (5 min)
UDRP Providers (20 min)
* Erik Wilbers, World Intellectual Property Organization (WIPO)
* Kristine Dorrain, National Arbitration Forum (NAF)
* Cristopher To, Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC)
* Tereza Bartoskova, Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes (CAC)
ICANN Compliance Staff (5 min)
* Khalil Rasheed
Registrar Stakeholder Group (5 min)
* Statton Hammock, Network Solutions
Panelists (25 min)
* Czech Arbitration Court - Mathew Harris
* ADNDRC Panelist - Neil Brown
* NAF Panelist - James Carmody
* WIPO Panelist - David Bernstein
* WIPO Panelist - Tony Willoughby
Complainants/Counsel (10 Min)
* Aimee Gessner, BMW
* Paul McGrady
Respondents/Counsel (10 Min)
* Lai Qi Xing (invited but not confirmed)
* John Berryhill
Academic Speakers (10 Min)
* Konstantinos Komaitis, University of Strathclyde
* Cédric Manara, EDHEC Business School
Questions and Answers
May 01, 2011
Les titulaires de marques en abusent-ils ?
Une telle question peut paraître étrange : on associe en effet volontiers les titulaires de marques à des victimes de contrefaçon sous toutes ses formes - y compris le cybersquatting.
Pourtant, c'est cette question qu'un honorable parlementaire des Etats-Unis a posé, et qui est à l'origine d'un rapport au Congrès, intitulé Trademark Litigation Tactics (avril 2011).
L'objet spécifique de ce rapport est de savoir si les titulaires de lourds portefeuilles de marques font usage de leurs droits au détriment des petites entreprises. Il s'agit d'une étude empirique (avec les limites de ce genre d'étude, surtout dans le domaine juridique où l'on se heurte à la confidentialité).
Surveiller ses marques exige des moyens. Une entreprise importante dispose de ces moyens, contrairement à une start-up : c'est le premier constat que fait l'étude.
Evaluer l'existence d'une atteinte effective à la marque peut également être coûteux - variable selon le système juridique, la juridiction qui pourrait être amenée à statuer, etc. -, ce qui là aussi renforce la situation des premières face aux secondes (deuxième constat). Il en va de même des mesures prises pour le respect des droits (troisième constat). Dans le cas où les cease and desist letters restent sans effet, la phase contentieuse peut aussi être source d'abus (en particulier du fait de l'existence d'un award of attorney's fees - quatrième constat).
Toute défense d'une marque qui peut paraître abusive à celui qui la subit n'est pas forcément perçue comme telle par celui qui l'exerce : ce que l'un estime injuste, l'autre peut l'estimer nécessaire, indique le rapport, qui ajoute toutefois :
Le rapport précisant ensuite qu'1,5 % seulement des différends en matière de marques se terminent au tribunal, les 98 % immergés peuvent effectivement donner lieu à des pratiques très éloignées de ce que prévoit la loi - en l'occurrence que la marque est un droit relatif à objet spécifique. Le fait que le nombre de cease and desist letters ne soit pas une donnée publique empêche d'apprécier pleinement le phénomène, regrette le rapport.* Une consultation publique a donc été lancée afin de pouvoir faire remonter les éléments qui permettront d'en prendre la mesure.
La plupart des praticiens qui y ont répondu ont indiqué avoir eu connaissance de pratiques agressives à l'endroit des petites entreprises sous la forme de cease and desist letters, mais peu sous la forme d'actions en justice.
Les TPE ou PME qui reçoivent de telles lettres alors qu'elles procèdent à un dépôt de marque font souvent marche arrière, faute de vouloir engager des fonds pour leur défense (il aurait été intéressant que la question soit étendue aux noms de domaine).
Plusieurs répondants ont suggéré pourrait être trouvée dans l'amendement des règles des autorités décidant de l'attribution des marques, en premier lieu le TTAB, équivalent d'une I.N.P.I. statuant sur des oppositions (la même remarque pourrait probablement être faite pour les registres disposant d'un pouvoir en matière d'allocation de noms de domaine en vertu de la loi, comme c'est le cas en France).
Du fait de l'importance des petites entreprises pour le tissu économique, le rapport invite aussi les institutions à soutenir celles-ci contre les tactiques abusives :
* Dans le cas spécifique d'internet et du droit américain, le rapport aurait pu exploiter les données du site ChillingEffects.org, très révélateur de l'exagération qui peut être donnée aux droits de propriété intellectuelle.
Pourtant, c'est cette question qu'un honorable parlementaire des Etats-Unis a posé, et qui est à l'origine d'un rapport au Congrès, intitulé Trademark Litigation Tactics (avril 2011).
L'objet spécifique de ce rapport est de savoir si les titulaires de lourds portefeuilles de marques font usage de leurs droits au détriment des petites entreprises. Il s'agit d'une étude empirique (avec les limites de ce genre d'étude, surtout dans le domaine juridique où l'on se heurte à la confidentialité).
Surveiller ses marques exige des moyens. Une entreprise importante dispose de ces moyens, contrairement à une start-up : c'est le premier constat que fait l'étude.
Evaluer l'existence d'une atteinte effective à la marque peut également être coûteux - variable selon le système juridique, la juridiction qui pourrait être amenée à statuer, etc. -, ce qui là aussi renforce la situation des premières face aux secondes (deuxième constat). Il en va de même des mesures prises pour le respect des droits (troisième constat). Dans le cas où les cease and desist letters restent sans effet, la phase contentieuse peut aussi être source d'abus (en particulier du fait de l'existence d'un award of attorney's fees - quatrième constat).
Toute défense d'une marque qui peut paraître abusive à celui qui la subit n'est pas forcément perçue comme telle par celui qui l'exerce : ce que l'un estime injuste, l'autre peut l'estimer nécessaire, indique le rapport, qui ajoute toutefois :
Mark owners may, however, sometimes be too zealous and end up overreaching. Sometimes they may have an over-inflated view of the strength of the mark and thus the scope of their rights (e.g., they consider their mark famous when it may not actually qualify as famous). Other times, they mistakenly believe that to preserve the strength of their mark they must object to every third-party use of the same or similar mark, no matter whether such uses may be fair uses or otherwise non-infringing. They may lose sight of the fact that the effectiveness of enforcement is not measured by how frequently they enforce, but rather by the effect that taking or failing to take action has in the marketplace.
La plupart des praticiens qui y ont répondu ont indiqué avoir eu connaissance de pratiques agressives à l'endroit des petites entreprises sous la forme de cease and desist letters, mais peu sous la forme d'actions en justice.
Les TPE ou PME qui reçoivent de telles lettres alors qu'elles procèdent à un dépôt de marque font souvent marche arrière, faute de vouloir engager des fonds pour leur défense (il aurait été intéressant que la question soit étendue aux noms de domaine).
Plusieurs répondants ont suggéré pourrait être trouvée dans l'amendement des règles des autorités décidant de l'attribution des marques, en premier lieu le TTAB, équivalent d'une I.N.P.I. statuant sur des oppositions (la même remarque pourrait probablement être faite pour les registres disposant d'un pouvoir en matière d'allocation de noms de domaine en vertu de la loi, comme c'est le cas en France).
Du fait de l'importance des petites entreprises pour le tissu économique, le rapport invite aussi les institutions à soutenir celles-ci contre les tactiques abusives :
small business owners could benefit from private sector programs offering low-cost or free trademark advice to help them respond to frivolous claims of trademark infringement [les moyens de le faire sont plus précisément décrits page 27] (...)
Increasing efforts to educate trademark lawyers about how to appropriately protect a client’s mark can help address this problem and reduce the number of inappropriate cease-and-desist letters (...)
Educating small businesses about the IP system at large, both in the United States and abroad, and about Federal Government resources available to assist them in the IP context, could help decrease the use and the effectiveness of any overly aggressive trademark litigation tactics
* Dans le cas spécifique d'internet et du droit américain, le rapport aurait pu exploiter les données du site ChillingEffects.org, très révélateur de l'exagération qui peut être donnée aux droits de propriété intellectuelle.
April 29, 2011
.FR : enregistrement de termes réservés
Le terme whois.fr a longtemps figuré parmi la liste des "termes fondamentaux", ces noms qui ne peuvent être enregistrés dans la zone .fr sauf exception.
Le nom whois.fr est désormais un nom de domaine comme un autre : il a été enregistré le 21 avril 2011.
La Convention Etat - AFNIC du 19 février 2010 prévoyait que ce terme devait être réservé à l'office d'enregistrement, tout comme www.fr et web.fr, tous deux enregistrés à la même date.
La Convention indiquait aussi que nic.fr, et les variantes d'"office d'enregistrement" doivent être réservées au registre (qui détient le premier depuis 1995, et les déclinaisons d'"office d'enregistrement" depuis mai 2007).
De façon plus intéressante, cette même convention prévoit un privilège du registre sur les termes fr.fr, et w3.fr. Soit deux noms de lettres, dont l'enregistrement est prohibé par la charte de nommage (article 13 : "Ne peuvent être enregistrés, les noms de domaine (...) composés de deux lettres uniquement").
Si fr.fr n'existe pas, l'interrogation du Whois s'agissant de w3.fr réserve une surprise ! Ce nom est enregistré depuis 2006, et actif !
La situation n'est pas isolée : si l'enregistrement de noms d'une lettre en .com n'est pas possible, il existe quelques exceptions historiques, comme x.com.
L'exception w3.fr en restera-t-elle une, ou y aura-t-il à terme possibilité d'enregistrer des noms de domaine en .fr de deux lettres ? A suivre ! S'agissant des noms réservés, l'AFNIC a annoncé récemment qu'elle "modifiera la procédure d’enregistrement des termes figurant sur les listes et notamment celle des noms des communes".
Le nom whois.fr est désormais un nom de domaine comme un autre : il a été enregistré le 21 avril 2011.
La Convention Etat - AFNIC du 19 février 2010 prévoyait que ce terme devait être réservé à l'office d'enregistrement, tout comme www.fr et web.fr, tous deux enregistrés à la même date.
La Convention indiquait aussi que nic.fr, et les variantes d'"office d'enregistrement" doivent être réservées au registre (qui détient le premier depuis 1995, et les déclinaisons d'"office d'enregistrement" depuis mai 2007).
De façon plus intéressante, cette même convention prévoit un privilège du registre sur les termes fr.fr, et w3.fr. Soit deux noms de lettres, dont l'enregistrement est prohibé par la charte de nommage (article 13 : "Ne peuvent être enregistrés, les noms de domaine (...) composés de deux lettres uniquement").
Si fr.fr n'existe pas, l'interrogation du Whois s'agissant de w3.fr réserve une surprise ! Ce nom est enregistré depuis 2006, et actif !
La situation n'est pas isolée : si l'enregistrement de noms d'une lettre en .com n'est pas possible, il existe quelques exceptions historiques, comme x.com.
L'exception w3.fr en restera-t-elle une, ou y aura-t-il à terme possibilité d'enregistrer des noms de domaine en .fr de deux lettres ? A suivre ! S'agissant des noms réservés, l'AFNIC a annoncé récemment qu'elle "modifiera la procédure d’enregistrement des termes figurant sur les listes et notamment celle des noms des communes".
| EDIT [2 heures plus tard] : j'ai commis une erreur importante, aimablement signalée en commentaire. Ce que la charte ne permet pas, c'est l'enregistrement de noms de deux lettres de l'alphabet, et non de deux caractères comme je l'avais écrit. |
April 27, 2011
Duel mutuel
La Mutuelle civile de la défense propose ses services sous la marque “Mutuelle Civile de la Défense MCDef". Elle reproche à un cabinet qui propose l'établissement de devis en ligne d'utiliser cette marque de façon irrégulière.
Elle a constaté que la saisie de la requête “mutuelle civile de la défense” sur Google permettait d'accéder à une page du site de ce cabinet sous-titrée “mutuelle civile de la défense” avec la mention “nous ne travaillons pas avec cette mutuelle mais nous vous proposons un article sur cette mutuelle de qualité”. Suivait une présentation de la mutuelle puis d'autres pages relatives à d’autres mutuelles et aux coordonnées du Cabinet.
Ce contentieux n'est pas né dans le contexte "classique" du référencement payant (AdWords), mais de référencement naturel. Le juge va en tenir compte, pour estimer que faute pour la demanderesse "d’avoir fait constater par huissier de justice quels étaient les mots choisis par le défendeur pour déclencher le référencement de son site internet par le moteur de recherche Google, le tribunal ne peut se fonder sur une simple probabilité pour retenir une contrefaçon de la marque “mutuelle civile de la défense”". Le juge en conclut qu'il n'y a pas ici de contrefaçon par un usage de la marque pour le référencement du site du cabinet.
En revanche, il estime que l'usage de la marque sur les pages du sites est un usage non autorisé par la demanderesse, et donc un acte fautif de contrefaçon. Pour arriver à cette conclusion, il constate que le cabinet annonce un service de comparaison, mais ne fait que mettre à disposition "une page de présentation générale de la mutuelle et de ses produits sans fournir aucune donnée chiffrée susceptible d’être comparée". Il relève aussi que la marque “Mutuelle Civile de la Défense MCDef" sert à attirer le consommateur sur un site qui ne propose pas les services du titulaire de cette marque... or la pratique de la marque d'appel est passible de sanction.
Outre ces éléments, le juge a aussi tenu compte du fait que le défendeur utilisait pour son site le nom mutuelle.com. Un tel nom "conduit naturellement [l'internaute] à penser qu’il se trouve sur un site consacré aux mutuelles et non pas sur un site de courtier". Il ajoute que "l'emploi de ce nom de domaine ne permet pas à l’internaute de se rendre compte facilement et immédiatement que la marque de la demanderesse est détournée de son objectif qui est de désigner les produits de la mutuelle, pour servir d’appât pour des produits concurrents".
Rares sont les décisions françaises tenant compte du sens d'un nom de domaine pour caractériser un comportement illicite sur le site auquel il donne accès. Celle-ci est donc à ajouter à la courte liste. Elle permet de préciser que ceux qui font emploi de génériques doivent être vigilants dans le choix des services qu'ils proposent quand ils développent de tels noms.
Dans cette affaire, la demanderesse stigmatisait aussi l'emploi de mutuelle.com. Selon elle, le cabinet se présentait de la sorte "comme une mutuelle au sens de l’article L112-1 du Code la mutualité".
Si ce texte définit l'activité des mutuelles, il ne prévoit pas la protection du nom "mutuelle" (contrairement, par exemple, aux lois protégeant des appellations comme "caisse d'épargne" ou "banque populaire"). L'usage d'un tel nom de domaine n'est pas considéré comme déloyal dans ce contexte.
La décision [susceptible d'appel] montre que l'usage de termes descriptifs ou génériques en tant que noms de domaine peut n'être pas neutre sur le plan juridique.
[TGI Paris, 3 mars 2011]
Elle a constaté que la saisie de la requête “mutuelle civile de la défense” sur Google permettait d'accéder à une page du site de ce cabinet sous-titrée “mutuelle civile de la défense” avec la mention “nous ne travaillons pas avec cette mutuelle mais nous vous proposons un article sur cette mutuelle de qualité”. Suivait une présentation de la mutuelle puis d'autres pages relatives à d’autres mutuelles et aux coordonnées du Cabinet.
Ce contentieux n'est pas né dans le contexte "classique" du référencement payant (AdWords), mais de référencement naturel. Le juge va en tenir compte, pour estimer que faute pour la demanderesse "d’avoir fait constater par huissier de justice quels étaient les mots choisis par le défendeur pour déclencher le référencement de son site internet par le moteur de recherche Google, le tribunal ne peut se fonder sur une simple probabilité pour retenir une contrefaçon de la marque “mutuelle civile de la défense”". Le juge en conclut qu'il n'y a pas ici de contrefaçon par un usage de la marque pour le référencement du site du cabinet.
En revanche, il estime que l'usage de la marque sur les pages du sites est un usage non autorisé par la demanderesse, et donc un acte fautif de contrefaçon. Pour arriver à cette conclusion, il constate que le cabinet annonce un service de comparaison, mais ne fait que mettre à disposition "une page de présentation générale de la mutuelle et de ses produits sans fournir aucune donnée chiffrée susceptible d’être comparée". Il relève aussi que la marque “Mutuelle Civile de la Défense MCDef" sert à attirer le consommateur sur un site qui ne propose pas les services du titulaire de cette marque... or la pratique de la marque d'appel est passible de sanction.
Outre ces éléments, le juge a aussi tenu compte du fait que le défendeur utilisait pour son site le nom mutuelle.com. Un tel nom "conduit naturellement [l'internaute] à penser qu’il se trouve sur un site consacré aux mutuelles et non pas sur un site de courtier". Il ajoute que "l'emploi de ce nom de domaine ne permet pas à l’internaute de se rendre compte facilement et immédiatement que la marque de la demanderesse est détournée de son objectif qui est de désigner les produits de la mutuelle, pour servir d’appât pour des produits concurrents".
Rares sont les décisions françaises tenant compte du sens d'un nom de domaine pour caractériser un comportement illicite sur le site auquel il donne accès. Celle-ci est donc à ajouter à la courte liste. Elle permet de préciser que ceux qui font emploi de génériques doivent être vigilants dans le choix des services qu'ils proposent quand ils développent de tels noms.
Dans cette affaire, la demanderesse stigmatisait aussi l'emploi de mutuelle.com. Selon elle, le cabinet se présentait de la sorte "comme une mutuelle au sens de l’article L112-1 du Code la mutualité".
Si ce texte définit l'activité des mutuelles, il ne prévoit pas la protection du nom "mutuelle" (contrairement, par exemple, aux lois protégeant des appellations comme "caisse d'épargne" ou "banque populaire"). L'usage d'un tel nom de domaine n'est pas considéré comme déloyal dans ce contexte.
La décision [susceptible d'appel] montre que l'usage de termes descriptifs ou génériques en tant que noms de domaine peut n'être pas neutre sur le plan juridique.
[TGI Paris, 3 mars 2011]
April 01, 2011
Simplification du système de nommage
bit.ly, j.mp, t.co, bu.tt, goo.gl... Les médias sociaux, Twitter en premier lieu, ont propagé l'usage de ces raccourcisseurs d'URL.
Afin de simplifier l'usage de l'internet, la proposition est faite de systématiser l'emploi de ces services. Lors de sa prochaine réunion, l'ICANN va proposer l'adoption d'une résolution en ce sens. Le projet consiste à remplacer l'ensemble des noms de domaine et URL utilisés à ce jour par un service unique de raccourcissement.
Ainsi, au lieu de http://www.elysee.fr/president/accueil.1.html on utilisera http://bit.ly/9mIUdI, au lieu http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm il suffira de taper http://bit.ly/275YEi, au lieu du trop long http://www.microsoft.com/security/online-privacy/default.aspx le plus simple http://bit.ly/eksyHv
Le projet n'est autre que de substituer aux 205 millions noms de domaine existants un seul nom de domaine. Les porteurs du projet soulignent les avantages de la mesure par sa simplicité : un tel système holistique aurait la vertu de mettre fin à la fragmentation excessive du nommage. En outre, ramener entre les mains d'un seul registre la gestion de tout le nom de domaine de l'internet éviterait les dérives de certains acteurs et la concurrence entre les extensions. Enfin, le projet mettrait fin aux crispations liées aux revendications des titulaires de droits : tous les acteurs de l'internet partageant désormais le même nom de domaine, le cybersquatting disparaîtra par l'effet même de la mesure.
Un appel à candidatures sera lancé, afin de départager les services de racourcissement d'URL qui se porteront candidat à la gestion du nouveau DNS (Domain Names Shortener). Selon des sources autorisées, il en coûterait 185.000 $ pour présenter un dossier. Le guide du candidat sera disponible dès que l'ICANN aura décidé à quelle adresse le mettre en ligne (ils hésitent entre tiny.cc, is.gd et ow.ly).
Dans un communiqué, l'I.C.E. (US Immigration and Customs Enforcement) s'est félicitée de cette initiative. Elle a en effet annoncé que, dès sa mise en place, elle bloquera ce nom de domaine unique, de façon à mettre fin à la contrefaçon sur internet.
Afin de simplifier l'usage de l'internet, la proposition est faite de systématiser l'emploi de ces services. Lors de sa prochaine réunion, l'ICANN va proposer l'adoption d'une résolution en ce sens. Le projet consiste à remplacer l'ensemble des noms de domaine et URL utilisés à ce jour par un service unique de raccourcissement.
Ainsi, au lieu de http://www.elysee.fr/president/accueil.1.html on utilisera http://bit.ly/9mIUdI, au lieu http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm il suffira de taper http://bit.ly/275YEi, au lieu du trop long http://www.microsoft.com/security/online-privacy/default.aspx le plus simple http://bit.ly/eksyHv
Le projet n'est autre que de substituer aux 205 millions noms de domaine existants un seul nom de domaine. Les porteurs du projet soulignent les avantages de la mesure par sa simplicité : un tel système holistique aurait la vertu de mettre fin à la fragmentation excessive du nommage. En outre, ramener entre les mains d'un seul registre la gestion de tout le nom de domaine de l'internet éviterait les dérives de certains acteurs et la concurrence entre les extensions. Enfin, le projet mettrait fin aux crispations liées aux revendications des titulaires de droits : tous les acteurs de l'internet partageant désormais le même nom de domaine, le cybersquatting disparaîtra par l'effet même de la mesure.
Un appel à candidatures sera lancé, afin de départager les services de racourcissement d'URL qui se porteront candidat à la gestion du nouveau DNS (Domain Names Shortener). Selon des sources autorisées, il en coûterait 185.000 $ pour présenter un dossier. Le guide du candidat sera disponible dès que l'ICANN aura décidé à quelle adresse le mettre en ligne (ils hésitent entre tiny.cc, is.gd et ow.ly).
Dans un communiqué, l'I.C.E. (US Immigration and Customs Enforcement) s'est félicitée de cette initiative. Elle a en effet annoncé que, dès sa mise en place, elle bloquera ce nom de domaine unique, de façon à mettre fin à la contrefaçon sur internet.
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