L'affaire eurostar.eu comme si vous y étiez

A l'invitation de l'équipe de Domaine.info, je me suis essayé à l'explication vidéo de contentieux portant de noms de domaine. Le résultat en cliquant sur l'image ci-dessous.

J'ai commis une petite erreur, en disant de la première des décisions que j'évoque a été rendue par le tribunal de grande instance de Paris ; elle l'a été par le tribunal de commerce de Paris.

De retour des premières "rencontres internationales des noms de domaine", je salue ceux des participants qui passent par ici, et invite ceux qui n'auraient pu venir à la lecture de la très bonne synthèse proposée sur NameTactic.

Les moteurs de recherche : de la protection des données personnelle aux atteintes aux droits de la propriété intellectuelle

C O N F É R E N C E

organisée par les étudiants du master professionnel de droit du multimédia et de l’informatique
du centre d’études juridiques et économiques du multimédia (CEJEM)
UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS – PARIS II

JEUDI 5 FEVRIER 2009

Lieu : SALLE DES CONSEILS (2ème étage), UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)
12, Place du Panthéon, 75005 PARIS
8 heures 45: accueil des participants, 9 heures : début de la conférence, 11 heures 30 : fin de la conférence


INTRODUCTION
Par une étudiante du Master professionnel de Droit du Multimédia et de l’Informatique

 LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
par Éric CAPRIOLI, Avocat à la Cour, Chargé d’enseignement à l’Université de Panthéon-Assas (Paris2)

 LES MODALITÉS DU RÉFÉRENCEMENT
par Cédric MANARA, Professeur à l’EDHEC Business School, LegalEDHEC Research Centre

 LES ATTEINTES A LA PROPRIETÉ INTELLECTUELLE
par Christophe CARON, Professeur agrégé à la Faculté de droit de PARIS XII, Avocat à la Cour (Cabinet Christophe CARON)

 LA RESPONSABILITÉ DES MOTEURS DE RECHERCHE
par Yoram ELKAIM, Directeur Juridique de GOOGLE

CLÔTURE DE LA MATINÉE
par Alain GIRARDET, Président de la 4ème chambre, Cour d’appel de Paris, Professeur associé à la Faculté de droit de PARIS XII



Conférence validée pour la formation continue obligatoire des avocats. Inscription

Emploi du terme 'soldes' dans un nom de domaine

Depuis la semaine dernière, les règles du jeu en matière de publicité pour des soldes ont changé, avec un arrêté relatif aux annonces de réduction de prix (du 31 décembre 2008, publié au JO du 13 janvier 2009 et applicable sans délai).
C'est l'occasion de rappeler que l'emploi du mot "soldes" dans un nom de domaine exploité commercialement est sujet à risque : une entreprise qui utilisait soldeurs.com l'avait découvert à son détriment. L'article L. 310-3 II du code de commerce prévoit en effet que "Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes (...)".

AdWords: Final words for the ECJ

The legal regime of keyword-triggered ads will definitely be decided at the European level, and not by national courts of EU Member States.
After the French Court of Cassation (on May 20, 2008), the German Supreme Court referred an AdWords case to the ECJ, and asked the following question: "Does the use of a third party's trade mark as a keyword/Adword on identical goods/services constitute trade mark infringement under the Directive?" (thanks IPKat). The wording of the question is very similar to the one asked by its French counterpart.
The German court has also denied trademark infringement in two other cases.

On the (very) heterogeneous decisions throughout Europe, see the summary Frédéric Glaize and I wrote (in French).

Liens sponsorisés : toujours des errements

Par un jugement rendu le 7 janvier, le tribunal de grande instance de Paris confirme que Google ne peut être condamné ni pour contrefaçon, ni pour atteinte aux autres signes distinctifs en l'état du fonctionnement de son système de mots-clef AdWords.
En revanche, sa responsabilité civile peut être retenue à l'égard de titulaires de signes, pour n'avoir pas contrôlé que l'usage que faisaient de ces signes des annonceurs, après les avoir sélectionnés au moyen du générateur de mots-clef, est régulier ou non.
Dans un commentaire paru sur le site Dalloz, j'explique en quoi il y a une contradiction interne dans la décision : pourquoi Google ne serait-il pas responsable au stade du choix par les annonceurs, mais le deviendrait après celui-ci ?
J'explique aussi que le tribunal a commis une erreur en faisant tomber sur Google une sanction sur le fondement de la LCEN et du Code de la consommation, parce qu'il ne serait pas clair pour les internautes que les "liens commerciaux" seraient des publicités. En effet, le Code de la consommation prévoit que c'est l'annonceur qui doit être tenu responsable à titre principal d'une publicité trompeuse (article L. 121-1 et L. 121-5), et donc pas la régie publicitaire.

Kentucky: Domain names cannot not qualify as 'gambling devices'

Most of you remember that a Kentucky Circuit court took a seizure order of 141 domain names said to constitute "gambling devices".
The Kentucky Court of Appeals overruled this court, logically ruling that a domain name, "a series of numbers, or Internet address", cannot "be said to constitute a 'machine or any mechanical or other device... designed and manufactured primarily for use in connection with gambling". As they are not gambling devices, the Circuit Court did not have jurisdiction over them.

In a dissenting opinion, one of the judges ruled a domain name can be seen as a device.

Opinion of Court of Appeals

Carton jaune

Tiens, revoici les pages jaunes ! Depuis le début des années 2000, divers lieux de règlement des litiges ont eu à connaître de contentieux dans lesquels est impliquée la société française PagesJaunes, en attaque ou en défense. Les juridictions françaises ou communautaires, ainsi que le centre d'arbitrage de l'OMPI (UDRP), ont ces dernières années tranché une ou plusieurs fois dans des affaires dans lesquelles cette société défend son actif, la marque PAGES JAUNES. Selon les cas, ce signe a été considéré comme suffisamment distinctif, ou frisant avec la généricité, ou carrément générique. La survie de la marque, et de l'activité ainsi désignée, dépendant directement de la qualité juridique de celle-ci, cela explique la politique déployée dans diverses arènes judiciaires par la société titulaire de cette marque.

La société PagesJaunes édite des annuaires, soit en papier sous la marque éponyme, soit en version électronique au moyen de l'adresse pagesjaunes.fr. Elle se plaint de l'utilisation par une société GBS de l'envoi de factures portant en entête jaunes-pages.fr. Outre ce nom de domaine, GBS possède également jaunespages.fr et pages-yellow.com. La société PagesJaunes attaque pour faire interdire l'emploi de ces noms, mais aussi couper court à la demande d'enregistrement de la marque française JAUNESPAGES.FR.
Pour la société défenderesse, l'expression pages jaunes est "dans le langage courant et professionnel, la désignation nécessaire, usuelle et générique" des annuaires et services de renseignements téléphoniques. Elle sollicite donc en sens inverse l'annulation de la marque PAGES JAUNES.
Le juge va considérer (en référé !), au visa de l'art. L. 711-2 CPI, que :

Il est constant que si ce signe évoque incontestablement la couleur des pages de l'annuaire, elle ne désigne pas dans le langage courant la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ce produit. En outre, le choix de cette couleur est arbitraire et aucune norme nationale ou internationale n'impose de publier sur du papier jaune les annuaires professionnels, au surplus ces marques ont acquis par l'usage ancien et intensif qui en a été fait un caractère distinctif fort

Il est donc jugé que la société PagesJaunes est fondée à se prévaloir d'une telle marque. A partir de là, il est aisé de deviner que l'action en contrefaçon va prospérer :

"Jaunes-pages" est la reprise inversée du signe premier. "Pages-yellow" est la traduction en langue anglaise du deuxième terme de la marque première.
Si ces signes sont sensiblement différents d'un point de vue phonétique et visuel, ils sont semblables d'un point de vue conceptuel s'agissant de la désignation de pages de couleur jaune. (...)
Il existe (...) une similarité entre les services figurant à l'enregistrement [de la marque de la demanderesse] et ceux proposés par la défenderesse qui prospecte de futurs clients en utilisant les signes "jaunes-pages.fr" ou "pages-yellow.com" pour un service d'annuaire en ligne.
Le risque de confusion entre les signes est avéré puisque de nombreux clients de la société PAGESJAUNES se sont plaints du fait d'avoir été démarchés par la société [GBS]".

La société GBS est condamnée à ne plus utiliser, à quelque titre que ce soit, seul ou dans un ensemble de mots le signe "PAGES JAUNES" et notamment sous les formes "jaunes pages", "jaunes-pages" ou "yellow pages". Elle doit en outre radier les trois noms de domaine litigieux, en plus de réparer le préjudice.

[TGI Paris, réf., 8 janvier 2009, inédit]

Avis d'appel à candidatures en vue de la désignation par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de l'office d'enregistrement du domaine internet .fr

Est paru au Journal Officiel d'aujourd'hui (15 janvier 2009, page 883) l'avis d'appel à candidatures en vue de la désignation du registre qui sera chargé du .fr.
Avec ce texte, l'on arrive au bout d'un processus débuté officiellement le 9 juillet 2004, avec la promulgation d'un texte de loi prévoyant que le ministre chargé des communications électroniques désignera, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national (article L. 45 du code des postes et communications électroniques).
Le décret du 6 février 2007 a été pris en application de ce texte, et a indiqué que chaque office serait choisi, après consultation publique, et appel à candidatures.
Avec l'avis paru ce matin, on arrive donc au dernier niveau des poupées russes :

Le présent appel à candidatures porte sur les fonctions d'office d'enregistrement du domaine internet « .fr ».
La désignation de l'office d'enregistrement sera faite par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi pour une durée de sept ans, renouvelable, conformément à l'article R. 20-44-38 du code des postes et des communications électroniques.
Les dossiers de candidature seront soit envoyés par lettre recommandée au plus tard 52 jours après la publication de l'appel à candidatures au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), soit déposés dans ce même délai, avant 16 heures à l'adresse suivante : ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, direction générale des entreprises, DGE/STSI/SDRMCL, 12, rue Villiot, 75572 Paris Cedex 12.
Le dossier complet de l'appel à candidatures est disponible sur le site www.telecom.gouv.fr.

Nota : l'appel ne concerne donc que le .fr, et pas le .re (ou toute autre extension correspondant au territoire national).

Noms de domaine et concurrence

Hier a été officiellement installée la nouvelle Autorité de la Concurrence, qui remplace le Conseil de la Concurrence en France.
Pourquoi en parler sur ce blog ? Parce que la mise en place de cette nouvelle structure s'accompagne de l'enregistrement du nom de domaine de l'institution (en .fr, comme il se doit).
Ainsi que l'indique Me Selinsky, au lieu de conseil-concurrence.fr, il faudra désormais utiliser l'adresse autoritedelaconcurrence.fr. Pas besoin d'être spécialiste pour voir qu'il ne s'agit pas de l'adresse la plus simple qui soit !
Pourquoi pas, par exemple, concurrence.fr ? C'est ici que l'anecdote devient croustillante. Le terme concurrence faisait partie, jusqu'en 2000, des noms qu'il n'était pas possible d'enregistrer directement en .fr, étant générique.
La société... Concurrence (sic !) souhaitait pourtant enregistrer concurrence.fr, déclinaison naturelle de sa dénomination sociale. L'A.F.N.I.C. ayant refusé de "déclasser" ce nom, la société saisit le Conseil de la... Concurrence (tout le monde suit ?). Au cours de la procédure, l'A.F.N.I.C. a modifié sa politique, et la société requérante put obtenir le nom convoité. La procédure arriva à son terme avec une décision du Conseil du 9 juin 2000.

Bref, du fait de sa saisine, le Conseil de la Concurrence a permis la "libéralisation" du nom concurrence.fr, qui pourrait lui être bien utile aujourd'hui. C'est cela aussi, la concurrence !

L'occasion aussi de dire que la structure de certains marchés de noms de domaine m'amène à penser que l'on pourrait voir naître, peut-être dès cette année, des procédures fondées sur le respect des règles du droit de la concurrence. La problématique dépendra en partie de la réponse que donnera l'I.C.A.N.N. aux remarques de la N.T.I.A. sur son plan de créations de nouveaux gTLD. Cette lettre fait en effet explicitement référence aux mécanismes de marché, et pose la question de savoir s'il existe un marché unique de l'enregistrement de noms de domaine, ou autant de marchés que d'extensions. A cette lettre est d'ailleurs annexée l'opinion de la division Antitrust du Department of Justice des Etats-Unis...

Parution

La cinquième édition de Cyberdroit, de Me Féral-Schuhl, est parue. Au fil des éditions, l'ouvrage gonfle, gonfle... preuve supplémentaire, s'il en fallait encore, de l'importance qu'a prise le droit de l'internet en quelques années.
S'il est possible de faire le tour des questions juridiques dans cette discipline, alors l'auteur le fait en près de 80 chapitres. Cinq sont consacrés aux noms de domaine. Une abondante jurisprudence est passée en revue, ainsi que des décisions extrajudiciaires (comme c'est souvent le cas, ne sont toutefois évoquées, en ce qui concerne les décisions UDRP, que des décisions rendues par le centre de l'OMPI).
Cette nouvelle édition consacre également plusieurs paragraphes au désormais incontournable décret du 6 février 2007, qui est envisagé ici de façon très positiviste.

C. Féral-Schuhl, Cyberdroit. Le droit à l'épreuve d'internet, Dalloz (coll. Praxis), décembre 2008

The first paperless UDRP complaint was filed today, on the first day of service of CAC's electronic platform [Managing IP]

Quotation

It is crucial that the United States continues to exercise its influence in the governance of the Internet and the behavior of those users employing its capabilities. As the country of the creation of the Internet, the U.S. has gradually conveyed authority to the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) through a Memorandum of Understanding (MOU) developed between ICANN and the Department of Commerce. In so doing, the Department of Commerce must resist any weakening of protection for rights owners and ensure that any form of governance provides the means to preserve those rights

International Trademark Association letter to the Obama Presidential Team

[letter mentioned on the Trademark blog]

Premières Rencontres Internationales des Noms de Domaine

Les 26 et 27 janvier auront lieu à Paris les premières rencontres internationales des noms de domaine, organisées par MailClub et Sedo, avec le soutien de l'AFNIC.
Qu'un registrar et une place de marché organisent ensemble, avec le parrainage d'un registre, une manifestation consacrée aux noms de domaine n'est en soi pas banal, car c'est toute la chaîne des acteurs qui est ainsi impliquée.* Et l'événement qu'ils organisent est d'importance : c'est certainement la première fois que l'on consacrera de temps à faire se rencontrer les multiples acteurs des noms de domaine, mais aussi les multiples problématiques. L'on ira du marketing au référencement, de la création de marque aux problématiques de nommage de toutes sortes, des premiers niveaux aux niveaux supérieurs, des génériques aux droits de propriété intellectuelle, au travers de discussions avec des directeurs marketing ou juridique, des domainers, des consultants aux regards divers...
Ces journées placeront le nom de domaine au centre des préoccupations, avec l'enrichissement de personnalités venues de domaines voisins : par exemple Marcel Botton, PDG de Nomen (créateur de marques bien connu), Christian Derambure, président de la CNCPI, Olivier Andrieu (expert en référencement que l'on ne présente plus), Me André Bertrand, etc.

Si vous n'avez pas sollicité d'invitation, il est encore temps de le faire !


* Certes, il manque le maillon de l'ICANN, mais la personne invitée ne pouvait se libérer !

ADR news

On CircleID, G. Kirikos writes that WIPO's Arbitration and Mediation Center considers dropping the paper in UDRP complaints (the full proposal was made to ICANN and can be read on its website). The author approves this move, which is indeed interesting... but not isolated! The newly approved UDRP provider Czech Arbitration Court will begin next week its electronic UDRP service. Effective January 12, it will possible to file a complaint electronically.
So far, the competition between the two majors dispute resolution providers (NAF and WIPO) was soft, limited to the content of their supplemental rules. There might be more competition now that CAC enters the game (provided complainants choose it to handle cases...), and this move by WIPO can be a sign of this changing landscape.

In other news, a complainant who wins proceedings over a .be name will be reimbursed the total of the administrative costs (a little more than 1,600 €). This will apply in cases filed after February 15 (see DNS.be press release). DNS.be was already reimbursing half the costs.

[Disclosure: I am a panelist to the CAC and a third decider to the CEPINA]

Oui, j'ai vraiment péché

On trouve de tout dans le commerce électronique, y compris des articles de pêche... ce qui s'appelle du commerce en ligne !
Une société exploitant une échoppe virtuelle d'articles de pêche sous le nom pecheur.com reprochait à un couple d'avoir une activité identique sous le nom peche-direct.com. Action en justice devant le tribunal de Cusset.

Par une formule surprenante, ce tribunal va dire que le demandeur "est titulaire (...) de la marque n° 304027 Pêcheur.com déposée le 20 juillet 2000 et du nom de domaine “pecheur.com” depuis novembre 2000 qui bénéficient au même titre que le nom d’une protection sur le fondement des articles L.713-3 du code de la propriété intellectuelle". Formule surprenante car elle laisse entendre que le tribunal considère que le nom de domaine est protégé par le code de la propriété intellectuelle - ce qui ne peut être le cas.
Les défendeurs avaient repris, sur leur site peche-direct.com, "une publicité avec la mention de la dénomination ”pecheur.com” dans le cadre d’une publicité pour un moulinet Stratos PS 10000". Cette publicité s'étant retrouvée à l'identique sur les deux sites, il est jugé qu'il y a eu de la part des défendeurs reproduction de la marque à l’identique, mais aussi "utilisation non autorisée de la dénomination sociale, du nom, de l’enseigne “pêcheur.com” et du nom de domaine “pecheur.com” [du demandeur] pouvant créer une confusion dans l’esprit du consommateur en ligne".
On remarquera donc que, si usurpation il y a, c'est pour reprise dans un visuel des signes exploités par le concurrent, et non pas du fait de l'utilisation du nom de domaine peche-direct.com.

Quel équivalent au bail commercial dans le commerce électronique ?

Il est très difficile de déloger une entreprise du local commercial qu'elle loue : les règles du bail commercial sont en effet particulièrement protectrices. Comparativement, la protection du cybercommerçant est à l'opposé : son emplacement commercial en ligne - le nom de domaine - n'a pas la protection légale que reçoit son local. Les deux ont pourtant une fonction similaire.
Pourquoi se priver en ligne de la protection existant dans le monde physique ? Dans un article publié aujourd'hui sur DomainesInfo, j'explique en quoi l'assise commerciale électronique est précaire, et comment essayer de la sécuriser.