April 12, 2006

Il n'appartient pas à un expert de se prononcer sur la validité d'une marque

Une décision récemment rendue à propos des noms loto-sms.fr, lotosms.fr, loto-gratuit.fr, et lotogratuit.fr, confirme - si besoin - que l'expert appelé à statuer en application des règles PARL n'a pas compétence à apprécier la validité de la marque du demandeur.*
En l'espèce (décision DFR2005-0023), le défendeur soutenait que la marque Loto n'était pas distinctive. Si l'expert évoque un arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 2004 confirmant une décision annulant certaines des marques sur lesquelles s'appuyait le demandeur, annulation limitée à la désignation de jeux, jouets et loteries, il écrit justement ensuite que "si la nullité de ces deux marques a été prononcée par la Cour de cassation pour les services désignés, l’Expert n’a pas le pouvoir d’étendre les effets de cette décision à l’ensemble des marques détenues par le Requérant et versées aux débats dans la procédure". Les noms de domaine litigieux, qui portaient atteinte à ces marques et à d'autres dont le requérant est propriétaire (ainsi qu'à des noms de domaine comprenant le terme "loto"), et par ailleurs enregistrés en violation du principe de loyauté dans les relations commerciales, sont donc transférés au demandeur.

* pas plus qu'il ne peut normalement qualifier d'original un titre (cf. Un expert est-il compétent pour apprécier l'originalité d'un titre reproduit en tant que nom de domaine ?)

5 comments:

eric marco said...

bonjour, comment peut-on caracteriser le comportement de la Francaise des Jeux qui s'est appuyée sur plusieurs marques annulées par la cour de cassation et pourtant versées au débat pour récupérer lotosms.fr et lotogratuit.fr devant l'ompi ?

eric marco said...

" Toutefois, l’Expert constate que les pièces versées aux débats par le Défendeur démontrent que la validité de ces marques est sérieusement contestable (CA Versailles, 22 mars 2001).

Au surplus, l’Expert constate que le Requérant a sciemment omis de faire état de décisions récentes ayant invalidé la validité de certaines marques “LOTO” pourtant revendiquées dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, les recherches de l’Expert ont révélé l’existence d’un arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 avril 2004, qui a confirmé la nullité des marques “LOTO” n° 1 435 425 et “LOTO SPORTIF” n° 1 735 225, pour désigner des “jeux et jouets” et des “loteries”, ces dernières n’ayant pas acquis par l’usage le caractère distinctif requis au sens de l’article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Néanmoins, si la nullité de ces deux marques a été prononcée par la Cour de cassation pour les services désignés, l’Expert n’a pas le pouvoir d’étendre les effets de cette décision à l’ensemble des marques détenues par le Requérant et versées aux débats dans la procédure. "

cedric manara said...

Comme indiqué ci-dessus, la Française des Jeux ne s'est pas seulement appuyée sur les marques annulées, elle revendiquait aussi la protection d'autres marques qui, elles, sont toujours valides.

Anonymous said...

" le Requérant a sciemment omis de faire état de décisions récentes ayant invalidé la validité de certaines marques “LOTO” pourtant revendiquées dans le cadre de la présente procédure
"

la fdj a donc sciemment utilisé des faux pour justifier de ses droits prétendus ?

faux et usage de faux ?

cedric manara said...

N'y a-t-il pas une différence entre "omettre de faire état de décisions récentes" et "utiliser des faux" ? En l'occurrence, le demandeur n'a pas fait usage de documents.

L'article L. 441-1 du Code pénal prévoit pour s'appliquer la réunion de plusieurs conditions : (1) une altération (2) frauduleuse (3) de la vérité, (4) de nature à causer un préjudice (5) et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée (6) qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait (7) ayant des conséquences juridiques.
A supposer que cet article s'applique (ce qui est très discutable), ce serait à une juridiction pénale française de se prononcer. Il n'est en aucun cas de la compétence d'une commission administrative statuant en application des règles UDRP de statuer en matière pénale, ou de saisir une juridiction pénale.