Nom de domaine en "sucks.eu" : une première décision

Près de 600 décisions relatives à des noms de domaine en .eu ont été rendues à ce jour. Voici la première à porter sur un nom composé d'une marque suivie de "sucks" : airfrancesucks.eu (4141).

La compagnie aérienne reproche à Lexicon Media l'enregistrement de ce nom, ainsi que de airfrance-jp.eu. Selon elle, l'adjonction de ces suffixes ne suffit pas à éliminer le risque de confusion avec sa marque notoire.
La demanderesse s'appuie sur un ensemble de décisions UDRP qui viennent au soutien de ses prétentions, non sans reconnaître que ces décisions ne représentent qu'une partie de la jurisprudence. Aux yeux de la compagnie aérienne, le fait que les internautes non anglophones ne comprennent pas nécessairement le sens du terme péjoratif ajouté à sa marque, constitue un risque de confusion.
Elle ajoute qu'elle se s'oppose pas à l'expression de la critique au travers d'un nom de domaine, mais que dans ce cas le nom doit être utilisé à cette fin. Elle observe que le nom de domaine en "sucks" a ici été enregistré de façon passive.
La compagnie présente ensuite les arguments démontrant l'absence de droit ou d'intérêt légitime du défendeur, ansi que sa mauvaise foi. Ce dernier est resté silencieux.

Dans un contentieux ADR .eu, l'arbitre a la faculté d'interpréter ce silence comme valant reconnaissance des arguments de l'autre partie. Ce que choisit de faire ici l'expert chargé de trancher le litige.

Y a-t-il ou non risque de confusion dans le cas du nom de domaine airfrancesucks.eu ? L'arbitre note que le demandeur y voit un terme dénigrant, puis se tourne vers l'Oxford’s Advanced Learner’s Dictionary pour relever qu'il s'agit d'un terme d'argot signifiant que quelque chose est mauvais. A ce stade, l'arbitre considère que cet ajout d'un mot péjoratif permet d'écarter le risque de confusion. Toutefois, il souscrit ensuite à l'argumentaire du demandeur, pour estimer que le nom litigieux est susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu, au sens de l'article 21.1 du règlement.
Rien ne permettant d'avérer que le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime, il est ensuite jugé que les deux noms avaient été enregistrés en l'absence de tel droit ou intérêt.

Puis il est estimé que ces enregistrements ont nécessairement été faits de mauvaise foi. Mais aussi qu'il y a utilisation de mauvaise foi.
Peut-il y avoir utilisation de mauvaise foi au sens du règlement communautaire dès lors qu'il n'y a pas d'utilisation ? Sur ce point, l'arbitre apporte sa construction à l'édifice jurisprudentiel de l'ADR .eu, en consacrant des développements au "passive holding".
S'il convient que l'utilisation suppose la prise en compte d'éléments matériel - tels que l'utilisation de pages parking, de pages statiques, de l'indication "en construction", etc. -, il précise que le seul fait que le nom n'est pas utilisé ne peut en soi être un élément suffisant. Il peut par exemple être nécessaire d'enregistrer un nom en amont d'un projet, en prévision et au cours de son développement.
Par ailleurs, en l'absence d'utilisation, il ne saurait y avoir de prise à la revendication d'un titulaire de marque, la marque étant régie par le principe de spécialité (référence indirecte à la jurisprudence Locatour de la Cour de cassation).
Dans les circonstances particulières de cette affaire, le rapprochement entre la réputation de la marque du demandeur, et le choix de l'enregistrement d'un nom en "sucks", l'arbitre estime que cet enregistrement est fait pour perturber l'activité du demandeur, et conclut qu'il y a ici utilisation de mauvaise foi.

Il y a donc eu, aux yeux de la juridiction, à la fois enregistrement ET utilisation de mauvaise foi, du fait des conséquences pour la marque du demandeur. Mais peut-on ici distinguer l'enregistrement de l'utilisation ? Pour ne pas trancher, voici deux réponses :
- positive : l'enregistrement portant sur une phrase (sujet + verbe) qui présente un sens, le nom à lui seul véhiculerait la critique (sans qu'elle soit étayée) et serait donc utilisé à cette fin, même sans contenu associé
- négative : l'utilisation suppose des actes positifs distincts du simple fait de l'enregistrement. La simple détention d'un enregistrement ne saurait constituer une utilisation
Il faut observer que les conditions de l'article 21.1 sont alternatives, et que la question de la bonne ou mauvaise foi est de toute façon sans incidence ici, dans la mesure où l'arbitre a jugé que le défendeur n'avait pas de droit ou d'intérêt légitime.

Quant à la question de la compréhension du sens d'un mot anglais dans un nom de domaine, et donc du risque éventuel de confusion, en faisant abstraction du cas d'espèce et en y réfléchissant de façon plus générale : cette question peut-elle se poser de la même manière dans les décisions UDRP et les décisions ADR .eu ? Pour les secondes en effet, le droit communautaire des marques doit servir de guide, aussi leur soutènement peut-il être différent.