Noms de domaine en ".eu" : à qui sont les droits antérieurs ?

Nouvelle décision de l'Arbitration Center for .eu disputes (00232). La société autrichienne DMC Design for Media and Communication GmbH a demandé l'enregistrement de dmc.eu, possédant en Autriche la marque DMC (remarquons au passage que sur 13 litiges à ce jour, 4 portent sur des noms de 3 lettres). L'EURid a refusé la demande, faute de correspondance entre l'identité du demandeur et l'identité du titulaire de la marque sur les documents produits.
Le problème vient du fait que la société requérante, DMC Design for Media and Communication GmbH, administre la société DMC Design for Media and Communication GmbH & Co KG (autrement dit, et pour simplifier, c'est une personne morale qui en administre une autre). Or c'est la seconde (DMC KG) qui dispose de la marque, mais c'est la première qui l'a demandé - qui en a aussi la licence -, pour des raisons tenant au droit autrichien des sociétés. De là vient le défaut de correspondance constaté par le Registre (ainsi semble-t-il, une nouvelle fois, du fait qu'un demandeur peut s'identifier par seulement 30 caractères).
L'analyse de l'expert est intéressante :
- il relève tout d'abord qu'il ne pouvait être tenu compte de la licence, le demandeur n'en ayant pas justifié
- concernant la limitation à 30 caractères de la saisie du nom du demandeur : l'expert observe que le demandeur accable le Registre de n'avoir pu saisir son nom en entier... mais note que cette limitation n'existe pas au niveau du Registre, mais au niveau de certains registrars ! Dans l'affaire oscar.eu, le problème venait du champ de saisie chez le regisrar. Ici, il ressort des faits que la société DMC a choisi un autre registrar, chez lequel cette limitation technique n'existait pas. Elle pouvait donc faire figurer intégralement sa dénomination lors de la demande
- restait la question centrale. L'expert constate que, du fait du montage de sociétés , les particularités du droit autrichien obligeait la demande à être présentée comme elle l'a été, c'est-à-dire au nom de celle des sociétés qui n'était pas titulaire de la marque. Le Registre ne connaissait pas ces particularités - ce qui ne peut lui être reproché, comme l'écrit l'arbitre -, mais la demande était valablement formulée. Il est donc ordonné que le nom de domaine dmc.eu soit enregistré au nom du demandeur.

Pretending to be a cat is bad faith under UDRP

M. Schwimmer spotted this interesting NAF decision (671304).
The respondent's name was "Meow, Baroness Penelope Cat of Nash DCB." This cat argued that "it allows Mr. Woods (a human) to use the domain name registration in providing a service."
Panel:

"Respondent maintains that it is a cat, that is, a well-known carnivorous quadruped which has long been domesticated. However, it is equally well-known that the common cat, whose scientific name is Felis domesticus, cannot speak or read or write. Thus, a common cat could not have submitted the Response (or even have registered the disputed domain name). Therefore, either Respondent is a different species of cat, such as the one that stars in the motion picture “Cat From Outer Space,” or Respondent’s assertion regarding its being a cat is incorrect.
If Respondent is in fact a cat from outer space, then it should have so indicated in its reply, in order to avoid unnecessary perplexity by the Panel. Further, it should have explained why a cat from outer space would allow Mr. Woods to use the disputed domain name. In the absence of such an explanation, the Panel must conclude that, if Respondent is a cat from outer space, then it may have something to hide, and this is indicative of bad faith behavior."

In the news

• After a long battle, Switzerland won the names schweiz.ch, suisse.ch and svizzera.ch (WIPO DCH2006-0003).
• Prof. Eric Goldman comments Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting, Inc., 2006 (May 24, 2006), where the court found keyword purchases aren't trademark use (under US laws). Quote: "in the search engine context, defendants do not ‘place’ the ZOCOR marks on goods, containers, displays, or associated documents, nor do they use the marks to indicate source or sponsorship....This internal use of the keyword ‘Zocor’ is not use of the mark in the trademark sense."
• Eric also comments O'Reilly's attempt to enjoin a non-profit enterprise from using "Web 2.0" (does this apply to bloggers? I apologize for infringing!). See also M. Schwimmer.
• Did you know that Apple objects to deep linking? Andrès Guadamuz and LawFont have more.
• The Arbitration Center for .eu disputes already released twelve decisions in twelve days.

10ème, 11ème, et 12ème décisions à propos de noms en ".eu"

Décision 00265 : Le demandeur est célèbre, il s'agit de Microsoft. Le nom de domaine dont l'enregistrement par l'EURid est contesté est live.eu. Ce nom a été attribué à Multan B.V. après que cette société eut fourni les justificatifs nécessaires.
Microsoft critique la décision d'octroyer le nom à un spéculateur, qui a enregistré des marques au Benelux dans le seul but de les convertir en juteux noms de domaine : Blow&Jobs (sic), Fast &Food, Ho&Mo, P&ORN, et LI&VE. Le demandeur ajoute que LI&VE n'aurait pas dû être converti en "live", mais en un autre nom de domaine plus fidèle à la marque correspondante. Microsoft allègue aussi que le titulaire du nom étant aussi un registrar, il n'aurait pas dû solliciter d'enregistrement. Microsoft cite enfin un considérant du Règlement visant à prévenir les enregistrements spéculatifs, et un article qui oblige à demander de bonne foi un nom qui ne viole pas les droits de tiers.
La réponse du Registre est légaliste : il explique qu'il a pour obligation d'accorder un nom au premier demandeur présentant une demande conforme.
Le panéliste rejette bien sûr l'argument de la mauvaise foi, qui ne peut être soulevé dans les procédures dirigées contre les décisions de l'EURid. Puis il rappelle que l'objectif du Règlement est d'assurer l'identité entre un nom de domaine en .eu et la marque sur laquelle s'appuie la demande d'enregistrement. Au terme de la caractérisation de cette notion d'identité (en s'appuyant sur les définitions courantes et la jurisprudence de la CJCE), la conclusion est identique à celle retenue dans l'affaire BARC & ELONA : le nom n'aurait été identique que si le signe "&" avait été remplacé par un terme de même portée sémantique : liANDve.eu, liENve.eu, liEve.eu, liUNDve.eu, liETve.eu, et le panéliste ajoute même li-ve.eu

Décision 340 : la Marquise fait encore l'objet de convoitises ! Un groupement allemand voit l'EURid comme son rival : il lui a demandé l'attribution de pompadour.eu, présenté patte blanche... mais l'adresse désirée s'est refusée à lui !
Le nom lui a été refusé au motif que n'auraient pas été démontrés les droits antérieurs sur le signe POMPADOUR. Il est possible que le changement de titulaire au cours de la vie de la marque ait amené le Registre à la prudence, du fait d'une incertitude sur le document. A la barre, le Registre explique aussi que le demandeur n'a pas prouvé que la marque était valide.
A l'examen des faits, l'arbitre conclut que le demandeur avait bel et bien un droit de marque sur POMPADOUR, et qu'elle était toujours valide à la date à laquelle l'enregistrement a été sollicité. La décision du Registre est en conséquence annulée, et pompadour.eu change de mains...

Décision 253 : La société Ernst Schoeller conteste la non attribution à son profit de schoeller.eu. Elle est pourtant titulaire de la marque communautaire SCHÖLLER (dont il est accepté qu'elle peut être transcrite en "schoeller"). Le problème est notamment venu de l'absence d'identité entre le nom du titulaire figurant sur le dépôt, et le nom du demandeur à l'enregistrement. Notre requérant a lui aussi été victime du fait que la zone de saisie était limitée à trente caractères, alors que le nom de sa société en comporte plus ("Ernst Schoeller Waeschenfabriken GmbH & Co KG"). Comme dans la similaire affaire oscar.eu, il a raisonnablement été décidé de transférer le nom au demandeur, qui n'avait pas à souffrir des conséquences des modalités techniques de la saisie. Le fait que la demande portait sur le nom schoeller.eu s'appuyait sur une marque SCHÖLLER fut aussi mis en avant par le Registre pour expliquer son refus d'enregistrement. Le panéliste rejette vigoureusement cet argument, en démontrant que le doute aurait facilement pu être levé.

New gTLDs: Protection or Threat for IP Owners?

An article by Simon Chapman & Jennhy Holmén, in the June 2006 issue of the European Intellectual Property Review (Vol. 28).

Contestation d'un enregistrement d'un nom de domaine en .eu par un organisme public

[8ème décision à propos d'un nom de domaine en .eu]

Cette décision est la première qui soit rendue à propos d'un nom de domaine alloué à un organisme public. En l'occurrence, le nom boc.eu a été remporté par le Gemeentelijk Brandweerkorps Amsterdam, alors qu'il était également désiré par une société britannique, arrivée deuxième.
Cette société attaque la décision du Registre d'avoir octroyé ce nom à un organisme néerlandais. En effet, le requérant relève que la marque BOC n'est pas la désignation complète ou abrégée de cet organisme. L'enquête menée par la société britannique montre que l'actuel titulaire du nom n'utilise pas en général la marque BOC pour s'identifier, mais pour identifier l'un de ses centres de formation. Elle ajoute que sa marque ne constituerait pas un droit antérieur au sens du règlement communautaire.
Ce second argument est naturellement rejeté par le panel, car le règlement autorise les organismes publics à solliciter l'enregistrement de leur dénomination complète ou usuelle, sans qu'il soit besoin qu'ils aient déposé cette dénomination à titre de marque (art. 10.3). La question centrale était donc celle de la réalité de l'usage de la dénomination par l'organisme néerlandais.

Pour mémoire, le règlement prévoit que "[l]'enregistrement par un organisme public consiste à enregistrer la dénomination complète de l'organisme ou l'acronyme sous lequel il est généralement désigné. Les organismes publics qui sont chargés d'administrer un territoire géographique particulier peuvent également faire enregistrer la dénomination complète et l'appellation courante du territoire dont ils sont responsables".
Aux yeux du Registre, la demande de l'organisme était valable : il s'agit bel et bien d'un organisme public tel que le définit le Règlement (art. 10.1), qui utilise la marque BOC en tant qu'abréviation de Brandweer Opleidings Centrum, le nom du centre de formation de sa brigade de pompiers, par ailleurs connu sous l'acronyme BOC. Cette marque avait en outré été validée par le Dutch Governmental Validation Point. Le Registre avait donc accepté la demande dans la mesure où BOC désigne l'activité d'un département d'un organisme.

Le Panel avait à trancher cette question : BOC est-il ou non un acronyme de l'organisme demandeur ? A cette question, il répond positivement. Cette réponse ne peut être critiquée... mais il se faut se demander si la question ne devait pas être formulée différemment. Certes BOC est bel et bien UN acronyme de l'organisme demandeur, mais est-il L'acronyme sous lequel il est généralement désigné ? Faute de connaître en détail les faits, on se gardera de se prononcer. Toujours est-il que le Règlement ne semble entendre, par "droit antérieur d'un organisme public", que sa dénomination complète ou son acronyme usuel, et non toute dénomination qu'il utiliserait. Peu importe en définitive dans cette affaire, car l'organisme demandeur avait de toute façon un droit de marque, qui lui donnait un droit antérieur lui permettant d'obtenir légitimement le nom boc.eu.

Décision 00139

.eu ADR decision over a trade "merak"

The Belgian company Merak NV challenged the rejection of its application for the Domain merak.eu. This company holds two figurative Community trademarks (and a third one subject to opposition) where the dominant element is "MERAK".
The complainant was the first applicant for merak.eu, but the name was granted to the second applicant, after the Registry took into account that (one of) the first applicant's trademark was subject to opposition.
Though a trademark which is subject to opposition cannot be considered a prior right under the 874/2004 EC Regulation, the Registry could not (of course) disregard the two other trademark registrations submitted by the application. Therefore, the Panel ordered that the EURid's decision be annulled (but chose not to transfer the name to the complainant, though this is possible under article 22.11).

(00207)

Nouvelle décision UDRP relative à une marque "LOTO"

Une décision UDRP concernant une nouvelle fois la marque LOTO de la Française des Jeux a récemment été rendue. Elle porte cette fois sur lotofr.com.
C'est le comportement référentiel du titulaire de nom de domaine que stigmatise l'arbitre, pour considérer que la "mauvaise foi peut être constituée, en particulier, de certaines circonstances visées aux articles 4(b)(i),(ii),(iii) et (iv)" des règles UDRP. Pas de caractérisation spécifique donc, mais il est retenu ensuite que "le site lotofr.com n’était accessible, dans sa précédente version, que sous la condition d’un engagement de rétribution de 5% des gains que l’internaute venait à gagner. Ceci démontre sans équivoque qu’en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque “LOTO” du Requérant". Un tel comportement est certes blâmable, mais dans la mesure où les règles UDRP exigent la démonstration d'un enregistrement ET d'un usage de mauvaise foi, on peut se demander s'il y avait toujours usage de mauvaise foi lorsque la procédure a été engagée.
Il est également ajouté que le "comportement consistant à réserver un nom de domaine reproduisant la marque de la Requérante et à diriger de ce fait les internautes sur un site contenant des propos portant atteinte à la réputation de la Requérante doit également être pris en considération s’agissant de l’appréciation des éléments constitutifs de mauvaise foi" (en l'occurrence, ce sont des propos tenus sur la rubrique "Coup de gueule" du site qui étaient visés). On peut ne pas être d'accord avec cette dernière considération, qui est un peu en recul par rapport à d'autres décisions UDRP acceptant qu'une marque soit citée dans un nom de domaine pour être critiquée sur les pages web accessibles via ce nom.

D2006-0330

Evan Brown on Shainin II, LLC v. Allen (May 15, 2006, U.S. District Court for the Western District of Washington), where a court enjoined a former employee from using his former employer's trademarks as metatags in a website promoting competing services.

Cour de Cassation (chambre commerciale), 10 mai 2006

La SARL Bourse de l'immobilier, agence d'immeubles, de fonds de commerce et de marchand de biens depuis 1980, a ouvert en 2001 un site internet sous le nom de domaine bourse-immobilier.fr. Peu de temps après elle a assigné la SA Bourse de l'immobilier, agence immobilière et marchand de biens qui a déposé en mai 1994 la marque “Bourse de l'immobilier”. La SARL demande en justice que son homonyme cesse d'utiliser ce signe qui porterait atteinte à ses droits, et que soit annulée la marque. La Cour d'appel de Bordeaux l'a déboutée (16 février 2004, inédit).
Dans son pourvoi, la SARL reproche notamment aux juges bordelais d'avoir rejeté sa demande en interdiction d'usage de la même dénomination sociale par une société créée postérieurement et de lui avoir fait défense d'utiliser la dénomination litigieuse à titre de nom commercial ou d'enseigne, alors :

qu'en retenant que “l'enseigne, le nom commercial et le nom de domaine concernent l'activité même des sociétés en cause et qu'à cet égard le risque de confusion dans l'esprit du public est patent”, après avoir constaté à l'inverse “qu'un tel risque n'existe pas au regard tant de l'importance de l'activité que de la zone d'activité concernée” ; qu'en effet le premier juge avait relevé l'activité très réduite de la SARL ayant généré un chiffre d'affaire moyen de 20 000 euros au cours des années 1997 à 1999 pour une activité limitée au seul département des Pyrénées-Orientales alors que la marque “Bourse de l'immobilier” s'applique à une activité très importante au niveau national ayant généré un chiffre d'affaire de plus de 12 000 000 euros en 2000", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en toute occurrence, l'immatriculation d'une société rend sa dénomination sociale indisponible pour une société seconde à l'égard de la même activité ou d'une activité similaire; qu'en subordonnant la protection de la société première à l'acquisition préalable “d'une notoriété sur l'ensemble du territoire national”, au lieu de s'en tenir au seul critère du risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil

La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que

la cour d'appel ne s'est pas contredite, en retenant, d'un côté, que l'enseigne, le nom commercial et le nom de domaine concernaient le même domaine d'activité des sociétés en cause et que le risque de confusion était patent, et d'un autre côté, qu'il n'existait aucun risque de confusion entre la dénomination sociale de la SARL et la marque, eu égard aux activités respectives des sociétés en présence, dont l'une générait un chiffre d'affaires moyen pour une activité limitée à un seul département et l'autre s'appliquant à une activité très importante au niveau national

Cet arrêt s'inscrit dans le droit fil d'une autre décision de la Cour de cassation, du 7 juillet 2004, qui concernait également deux agences immobilières.

(Merci à gorge profonde)

Décret (à venir) relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine

En application de l'article L. 45 du Code des Postes et Communications électroniques, "le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national". Voici le résumé de l''avant-projet de décret à intervenir en la matière.

En l'état, le texte commence par définir les registres et bureaux d'enregistrement, le(s) premier(s) étant choisi(s) après consultation publique comportant un appel à manifestation d'intérêt.
Un registre devra avoir son siège sur le territoire, et sera désigné pour une durée de cinq à dix ans. Il est évidemment chargé du respect des principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine, et rend compte annuellement de son activité au ministre en charge des communications électroniques.
En l'état, le projet de décret prévoit une protection particulière pour "le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux" (seuls ou associés à des mots y faisant référence). De la même façon, "le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre" pourra seulement être enregistré par la personne concernée (avec la même réserve que précédemment). Il est même prévu que "le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine" dans les zones .fr et .re (l'interprétation de cette disposition amène nécessairement à dire que l'enregistrement du nom d'un élu seul n'est pas en soi interdit). D'autres dispositions prévoient la protection de l'image ou de la renommée des personnes morales citées précédemment, et le devoir du registre de porter à la connaissance des autorités judiciaires des noms de domaine qui présenteraient "un caractère illicite".
Les autres dispositions sont relatives aux données personnelles, aux conditions de révocation ou de transfert des noms, et aux procédures par lesquelles les unités d'enregistrement pourront accéder aux services du registre.

Preuve de la titularité d'une marque à l'occasion d'une demande d'enregistrement d'un nom de domaine en .eu

Le titulaire de la marque allemande BPW avait demandé à enregistrer bpw.eu le jour de l'ouverture de l'extension européeenne. Les documents démontrant qu'il pouvait légitimement prétendre à ce nom sont parvenus deux jours plus tard.
Le demandeur a essuyé un refus, après qu'il fut estimé que les documents ne démontraient pas que celui-ci pouvait faire valoir des droits antérieurs (l'article 14 du Règlement prévoit que "les droits antérieurs invoqués en vertu de l'article 10, paragraphes 1 et 2, doivent pouvoir être vérifiés sur la base de pièces justificatives qui démontrent la réalité des droits au regard de la loi qui les accorde", et que "chaque demandeur doit présenter des pièces justificatives démontrant qu'il est le titulaire du droit antérieur qu'il fait valoir sur le nom concerné"). La charge de la preuve pèse donc sur le prétendant à un nom, résume le Panel, et ce prétendant ne peut contester la décision de refus du Registre qui constate que les documents fournis ne sont pas suffisants. En l'espèce en effet, la copie de la marque produite ne permettait pas de constater qui en était le titulaire.
(Décision 00127)

Noms de domaine en ".eu" : le signe "&" doit être remplacé sans pouvoir être supprimé

Une nouvelle décision à propos de "Barcelona" ! C'est à propos de barcelona.com que l'on connut l'une des plus longues sagas judiciaires à propos d'un nom de domaine. C'est à propos de barcelona.eu qu'est précisé le régime des demandes de noms formulés à partir d'une marque non exactement identique, mais incluant un caractère diacritique.
En l'occurrence, celui qui avait remporté le très disputé nom barcelona.eu disposait de la marque "BARC & ELONA". La ville de Barcelone contestait l'octroi du nom à ce tiers.

L'article 10.2 du Règlement prévoit que "l'enregistrement sur la base d'un droit antérieur consiste à enregistrer le nom complet sur lequel un droit antérieur est détenu, tel qu'il est mentionné dans la documentation attestant l'existence de ce droit". Quant à l'article 11, il dispose en son second alinéa que "lorsque le nom pour lequel des droits antérieurs sont invoqués contient des caractères spéciaux, des espaces ou des signes de ponctuation, ceux-ci doivent être éliminés du nom de domaine correspondant, remplacés par des traits d'union ou, lorsque cela est possible, exprimés par des caractères normaux", cet article indiquant que "les caractères spéciaux et signes de ponctuation visés au deuxième alinéa sont notamment les suivants:
~ @ # $ % ^ & * ( ) + = < > { } [ ] | \ /: ; ' , . ?".

Le Panel souligne l'ambiguité de l'article 11, en premier lieu quant au sujet de droit qui doit "éliminer" les caractères spéciaux : s'agit-il du Registre, ou du candidat au nom ? Le Panel penche pour le second. Ce candidat au nom dispose-t-il d'un choix entre les options offertes par l'article 11 (remplacer par un trait d'union ou exprimer par des caractères normaux). Telle n'est pas l'interprétation retenue dans la décision : selon le Panel, l'expression "lorsque cela est possible" ("if possible" dans le texte original) n'est pas une simple invitation mais doit être comprise comme une obligation de transcrire un caractère spécial en "caractères normaux" dès qu'une telle faculté existe.
Le demandeur aurait donc dû utiliser "AND" à la place de "&", plutôt que de supprimer ce caractère particulier : "the Prior Rights should have been rewritten as BARCANDELONA", écrit l'Expert (la question peut toutefois se poser de la nécessité d'utiliser "and" plutôt que "et", "y" ou "und"). La décision du Registre est donc annulée (sans que soit ordonné le transfert du nom au profit du requérant, possibilité pourtant offerte par l'article 22.11 du Règlement - Décision (00398).
Celui qui se voit ainsi privé de barcelona.eu risque certainement, par ricochet, de perdre aussi d'autres noms qu'il a pu remporter, ainsi que les investissements dans les marques AMST & ERDAM, ATH & ENS, BIRM & INGHAM, BEL & ARUS, BO & OSNIA, etc.

Recent .eu ADR decisions

As of today, 219 complaints have been filed before the Arbitration Center for .eu Disputes:
- 164 against Eurid, 55 against domain name holders
- 189 complaints filed in English, 30 in other EU languages
Follows a summary of the last three decisions.

OSCAR (00181): Due to technical limitations in the Registrar's automated application system the complainant was unable to include all the characters of its long name in its application for oscar.eu. The application was refused by EURid based on argued non-compliance with Article 3 of Regulation 874/2004. The Panel annulled the Registry's decision.

BINGO (00210): The word Bingo against the background of a device mark of an arrow in various colors was considered by the Panel as a predominant feature of the trademark, capable of being separated from the remainder of the mark. Therefore the Panel ruled that the Registry lawfully granted the disputed domain name bingo.eu to the holder of this figurative trademark.

BARCELONA (00398): The decision of the Respondent to accept a composite mark including the word BARC & ELONA as a prior right in an application for the domain name barcelona.eu should be annulled as not in accordance with the provisions of the EC Regulation 874/2004 article 11. This article requires that, where the name for which prior rights are claimed contains special characters, these shall be eliminated entirely from the corresponding domain name, replaced with hyphens or, if possible, rewritten. The words "if possible" mean that if the name can be rewritten without the use of special characters, that course should be followed. By substituting the word "and" for the character "&", it was possible, on the facts of this case, to have rewritten the name element within the prior right claimed as "barcandelona". This would have not been accepted as a prior right in an application for the domain name barcelona.eu.

5ème décision de l'Arbitration Center for .eu Disputes

Exerçant à titre individuel en Allemagne, Monsieur S. vend depuis 1989 des équipements destinés aux dentistes (couronnes, implants, etc.). Il est titulaire de la marque “bin GO” depuis le second semestre 2005, déposée en Allemagne pour différents produits liés à son activité.
C'est au premier semestre 2005, et toujours en Allemagne, que la société Dentikon GmbH, fournissant des services internet, a enregistré la marque semi-figurative “BINGO”. C'est cette société qui a "remporté" le nom de domaine bingo.eu le 8 mars 2006. Cette décision est contestée par M. Single, pour qui l'adversaire n'avait pas de droits antérieurs au sens du règlement communautaire 874/2004.
Pour le panel, le Registre a correctement fait application des règles, qui prévoient dans le cas d'une marque semi-figurative dans laquelle le nom est prédominant et peut aisément être séparé de l'ensemble (00210).

Annulation d'une décision de l'EURid de ne pas allouer un nom de domaine

La première décision (00181) annulant une décision de refus d'octroi d'un nom en .eu concerne une coopérative agricole française. Celle-ci détient la marque communautaire OSCAR depuis quelques mois, et a sollicité l'enregistrement d'oscar.eu dès le 7 décembre 2005.
Il s'avère que le système d'enregistrement par lequel doivent passer les candidats à un nom en .eu ne permet de saisir que 30 caractères dans la zone où ils doivent décliner leur identité. De ce fait, la coopérative n'a mentionné que "SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D" et pas l'intégralité de sa dénomination : "SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE KIWIFRUITS DE FRANCE".
En conséquence, le Registre ne lui a pas alloué le nom oscar.eu, la demande d'enregistrement ne fournissant pas le nom entier du candidat, et les documents envoyés par ce dernier ne permettant pas de corroborer que celui-ci était bien le titulaire de la marque correspondante.
L'article 3 du règlement communautaire sur le .eu prévoit que "toute inexactitude matérielle" dans "le nom et l'adresse de la partie qui introduit la demande" "constitue une violation des conditions d'enregistrement". C'est sur ce fondement que le Registre justifie son rejet de la demande.
Comment trancher ? En l'espèce, le panel a fait prévaloir la finalité du Règlement, qui est de protéger les droits antérieurs. Et remarque que les difficultés qui se sont élevées ne sont nées que d'une limitation technique du système de demandes d'enregistrement. Le candidat au nom a observé au mieux les obligations qui lui incombaient, et ne peut donc souffrir d'une décision de rejet.
Espérons que cette "limitation technique" sera prochainement corrigée, de manière à éviter un contentieux inutile.

Sur cette décision, lire aussi ce qu'en a écrit Sylvain Hirsch sur "Sans blog".

A news roundup

• Google faces lawsuit in Belgium over Google Suggest [Google News.blog]
• Three new ADR decisions over European domain names oscar.eu, barcelona.eu, bingo.eu (comments to come on this blog, and one challenge of a decision to terminate a complaint to come this week; 2 language trials have been initiated), and two new over Canadian names pre-paidlegalservicesinc.ca and cooperator.ca (IT Can Blog)
• Challenge to the blocking of the proposed .xxx TLD (BlogScript)
• Want to operate the IANA? Look what Bret Fausset found

.eu domain names auctions

I missed a Times Online article last month on .eu names offered for sale on eBay.

In cauda venenum

Dans un commentaire à propos de l'ordonnance de référé KLTE / AFNIC, Benoît Tabaka fait part d'une remarque d'importance. La lecture attentive du dispositif de l'ordonnance montre en effet que le juge est allé plus loin que ses motifs pouvaient le laisser augurer.
Par ce dispositif, l'A.F.N.I.C. est autorisée "à maintenir le blocage des noms de domaine enregistrés par la société KLTE LTD dans la zone de nommage .fr" sous réserve d'en publier la liste. C'est là la conséquence logique des débats, un litige s'étant élevé entre la société KLTE et l'A.F.N.I.C. suite au blocage par cette dernière des noms de la première.
Le dispositif va plus loin, en disant que, non seulement l’A.F.N.I.C. est autorisée à maintenir le blocage des noms de domaine enregistrés par la société KLTE LTD dans la zone de nommage .fr, mais elle est aussi autorisée "à bloquer les noms de domaine que celle-ci enregistrera dans la même zone" (toujours sous la même réserve de publicité). Le juge des référés a donc également disposé pour l'avenir, ce qui est singulier.
Il ne s'agit certes pas d'une injonction mais d'une simple "autorisation", et l'interprétation de ce terme peut donc être que l'A.F.N.I.C. a le choix de bloquer ou non les noms qui seront enregistrés par la suite par la société KLTE. Qu'une simple "autorisation" figure dans un dispositif revêtu de l'autorité de chose jugée est singulier, mais a priori pas illégal en soi.
Au-delà, la teneur du dispositif appelle deux séries de commentaires :
- sur le plan procédural (légalité intrinsèque) : le juge n'a-t-il pas statué ultra petita, les parties n'ayant pas discuté des enregistrements à venir ? Le juge des référés, qui ne peut ordonner en référé que les "mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" (art. 808 du NCPC) est-il toujours dans son champ de compétence en statuant sur les enregistrements à venir émanant de KLTE, dont rien ne dit qu'ils donneront nécessairement lieu à contestation ?
- sur la portée : une telle mesure ne peut malheureusement empêcher en soi un squatteur de cesser tout enregistrement abusif (il suffit d'adopter une autre identité pour la contourner).

Domain names interoperability is necessary

says the International Chamber of Commerce in this Paper on Internationalized Domain Names (May 11). This paper examines a number of the issues surrounding IDNs, such as the need for their introduction, the technical challenges, the intellectual property issues, and the risks to the current DNS. The paper also calls for a UDRP reform (page 4).
It is not the first time that one points out that the use of IDNs may lead to domain names that are similar phonetically, visually or across various character tables, and may jeopardize trademarks.

Eurostar.eu case: Second round

Frequent readers may remember the first case ever over a European domain name. The holder of the trademark "EUROSTAR", launched a lawsuit before a French court against the Belgian owner of the same trademark, who managed to register eurostar.eu a few minutes before the plaintiff. Because there was a coexistence agreement between the parties, the complainant alleged the name registration was a violation of the contract. The French court [Paris commercial court, January 10, 2006] remarked that the contract did not include a provision on domain name registrations, and dismissed the complainant.

An ADR procedure was then launched. The decision of the Arbitration Center for .eu disputes was published this afternoon.
To the complainant, the application was made in bad faith, because it is contrary to the spirit of the coexistence agreement. The complainant also argues that the application was made without adequate prior rights, as the present domain name holder

does not have a prior right in the name EUROSTAR alone. It has registered trademark rights in names which contain the word EUROSTAR in combination with other words and/or devices, such as: EUROSTAR DIAMOND TRADERS FACETING THE FUTURE; EUROSTAR, A PARAGON OF QUALITY; and a figurative version of the word EUROSTAR together with a diamond device.

Respondent replies that a prior right claimed to a name included in figurative or composite signs can be accepted when

the word element is predominant and can be clearly separated or distinguished from the device element provided that:
(a) all alphanumeric characters (including hyphens, if any) included in the sign are contained in the domain name applied for, in the same order as that they appear in the sign, and
(b) the general impression of the word is apparent, without any reasonable possibility of misreading the characters of which the sign consists or the order in which those characters appear.

The fact that there was a coexistence agreement is indifferent to the registration, as long as there is a demonstration of a prior right. Bad faith cannot be part of the debate, as the complainant challenges the Registry's decision to grant the name.

To the panel, the Registry granted the domain name in accordance with the registration rules. As for the question of whether or not the validation agent or the Registry are obliged, before the decision on the registration of the domain name, to examine whether or not the application has been made in good faith, the Panel observes that the applicant must affirm by electronic means that "to its knowledge the request for domain name registration is made in good faith and does not infringe any rights of a third party" (article 3). Though the Registry may revoke domain names without submitting the dispute to ADR, on various grounds that include the holder’s breach of the terms of registration under article 3, it can only revoke a name when it is requested to do so. The complainant did not ask the Registry to revoke eurostar.eu.

The Registry simply and, in the Panel’s view correctly, upon notification of the findings by the validation agent that prior rights exist regarding the domain name that is first in line, has found that EDT has demonstrated a prior right in accordance with the procedure set out in article 14 of the Public Policy Rules, has accepted its application, and has registered the domain name on the first come, first served basis.

Furthermore, the Registry "has no way of knowing whether the Coexistence Agreement is still valid, or has been superseded by some other agreement or court judgment" (and so cannot the Panel).

Case 00012

Second decision of the Arbitration Center for .eu disputes, over vitana.eu

Commplainant has a Czech trademark since 1963, and the person who was granted vitana.eu has a French trademark since 1999. Of course, this cannot have any effect, since the Registry must grant the domain name, on a first come first served basis, if it finds that the applicant has demonstrated a prior right.
Case 00143

C'est c'ui qui l'dit qui y est !

cretin.fr est un nom "un peu démodé, qui figure dans tous les dictionnaires", et qui "n'est pas contraire aux bonnes moeurs", si l'on en croit le récit fait par VNUnet de la décision de référé rendue dans un conflit opposant France Telecom et Free.*
Le premier avait demandé le retrait de la campagne du second. Sans obtenir la suppression du site web en son entier, France Telecom obtient une modification de celui-ci, de manière à ce qu'il ne désigne pas implicitement FT. A l'examen des faits, le juge a aussi considéré que le nom "s'inscrit dans l'esprit humoristique et actuel de la campagne publicitaire".
Décision qui présente un petit intérêt, alors que ces dernières semaines plusieurs noms génériques en .fr ont été utilisés à des fins publicitaires : toimobile.fr (NRJ), faites-vous-un-nom.fr (AFNIC), etc.

* Au vu de la formulation, il semble que le juge analyse plutôt le nom commun "crétin" que le nom de domaine cretin.fr

[MISE A JOUR 15 mai] Voici les termes exacts de l'ordonnance (T.Com. Paris, 5 mai 2006, merci Benoît) :

Nous constatons :
Que le nom en lui-même ne fait pas référence à FRANCE TELECOM, ni à aucun opérateur ;
Qu’il n’est pas contraire aux bonnes mœurs et qu’il s’agit d’un nom, un peu démodé, qui figure dans tous les dictionnaires ;
Qu’il s’inscrit bien dans l’esprit humoristique et actuel de la campagne publicitaire ;
En conséquence, nous débouterons FRANCE TELECOM de sa demande d’interdiction du nom du domaine ;

To avoid any issue related to "public policy concerns", I will not discuss publicly ICANN Board's decision against .xxx TLD :-)

About rejected .eu applications

.eu names for which sunrise applications have been rejected or expired will be made available to new applicants on June 7. The list of domain names that will be available will be published on May 24 [MIP Week].

Le droit de conserver ses identifiants

La clause d’un fournisseur français d’accès à internet prévoyait que les identifiants utilisés par le client pouvait « être modifiés par [l’opérateur] à tout moment au cours du contrat de service par envoi de courrier au client ».
Suite à une action en suppression de clauses abusives engagée par une association de consommateurs, cette clause a été considérée comme abusive.
L’association soutenait que le fournisseur « s’arrogeait le droit de modifier unilatéralement et de manière totalement arbitraire les conditions contractuelles (…) dès lors qu’aucune indemnisation du consommateur n’est prévue en contrepartie des frais que cette situation entraîne nécessairement pour lui afin de modifier ses documents et prévenir son entourage ». Le fournisseur d’accès rétorquait que « cette clause ne consiste qu’à modifier les modalités techniques d’accès à l’internet ; qu’elle ne concerne les seules relations de l’abonné et du FAI sans modifier le contenu des droits et obligations de chaque cocontractant et n’entraînait de fait aucun désagrément ou frais pour le client ».
Le juge retient le caractère abusif pour déséquilibre contractuel, au motif que « cette modification unilatérale peut intervenir à tout moment et quelle qu’en soit la raison, sans prévoir en contrepartie une faculté pour le client de résilier le contrat ».
Après une autre décision sur les clauses abusives traitant également du sort des identifiants, cette décision (TGI Nanterre, 3 mars 2006, diffusée par Benoît Tabaka) permet, sans évoquer la nature du droit du client sur ses identifiants, d’en renforcer la protection contre une éventuelle altération.

The Domain Blog on a "banned-before-registration" name. The owner of a .tv name discovers that this name (and the associated website) is not indexed by major search tools. The reason? Someone "developed the name, and later dropped it." At that time, the name was banned by search engines. The fact that the name was eventually withdrawn and then registered again did not change anything.

"Le droit du .eu en question"

Sous ce titre se tient une conférence réunissant notamment Louis Pouzin, Sylvain Hirsch, Loïc Damilaville et Etienne Wery, le 18 mai à Paris.
Programme complet.

Nouvel épisode dans l'affaire Klte : le blocage de noms litigieux par l'AFNIC est jugé licite

Comme on le sait, quelques sociétés ont profité de l'ouverture du .fr il y a deux ans pour enregistrer massivement des noms, souvent au préjudice des tiers. L'une de ces sociétés, KLTE Ltd, a de nouveau été condamnée en justice pour ses turpitudes.

Une action en référé avait été engagée par les sociétés Printemps (signes litigieux : primtemps.fr, printemp.fr, printempsadeux.fr), Free (frre.fr, frree.fr, gree.fr, installfree.fr), et des sociétés du groupe NRJ (njr.fr, nostagie.fr, nostalgi.fr, nostagia.fr, radionostalgie.fr) et du groupe Redcats (somewher.fr).
Etait également assignée l'A.F.N.I.C. Celle-ci avait décidé de bloquer les noms litigieux dès le 18 juillet 2005 ; les demandeurs sollicitaient simplement qu'il leur soit donné acte de l'accord intervenu en cours d'instance, par lequel KLTE autorisait à l'A.F.N.I.C. le transfert à leur profit des noms de domaine sur lesquels ils faisaient valoir leurs droits.
Un "contentieux dans le contentieux" s'est noué à l'occasion de cette procédure, KLTE contestant les décisions de blocage prises à son encontre par l'A.F.N.I.C. (portant en l'occurrence sur 1.296 noms).

Le juge des référés fait droit aux demandes des titulaires de marques, et constate au bénéfice des sociétés "squattées" qu'elles peuvent obtenir les noms de domaine litigieux, suite à la convention passée pendant le cours de l'instance.
En ce qui concerne la question soulevée par le défendeur principal - l'A.F.N.I.C. pouvait-elle bloquer tous les noms enregistrés par Klte ? -, le juge écrit :

S'il est vrai que les faits retenus concernent une vingtaine de noms sur les 1.296 que la société Klte Ltd. a déposés, il s'infère [des pièces versées aux débats] que les pratiques incriminées sont conscientes, volontaires et habituelles de la part de la société Klte Ltd., et on ne saurait sérieusement reprocher à l'AFNIC de n'avoir pas fait l'inventaire exhaustif, parmi la totalité des noms enregistrés par cette société, de ceux qui étaient effectivement susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers ou de fausser la concurrence, alors qu'il appartient au contraire au demandeur à l'attribution, en application de la Charte de nommage, de s'assurer de ce que le nom déposé ne cause pas une telle atteinte et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

Est donc validée le blocage des noms tel qu'il avait été décidé par le registre, étant considéré que celui-ci n'a pas commis de voie de fait. En outre, cette décision est jugée parfaitement conforme à l'objet social du registre.
Toutefois, afin de concilier les droits du défendeur principal et ceux des tiers, le tribunal enjoint que l'A.F.N.I.C. publie

sur une page de son site internet accessible au public et par tous autres moyens qu'elle estimera appropriés, la liste des noms de domaine déposés par la société Klte Ltd. et devra, dès lors qu'un délai de trente jours consécutifs s'est écoulé depuis la publication sans réclamation, mise en demeure ou plainte à elle adressée, débloquer le nom de domaine de sorte que celui-ci puisse être exploité, ou justifier auprès de la société Klte Ltd de la réception d'une telle réclamation, mise en demeure ou plainte.

(Il est à noter qu'on trouve déjà sur le site de l'A.F.N.I.C. la liste des noms bloqués).

La compétence du juge des référés est conditionnée par l'existence d'un trouble manifestement illicite. La décision au fond dans ce dossier pourrait donc être différente ; on relèvera toutefois que la présente ordonnance, aux attendus inhabituellement longs et fouillés, pourrait presque s'apparenter à un jugement au fond.

TGI Versailles, réf., 25 avril 2006.

Lawsuit over advertising in relation with typosquatting

The Washington Post has a report on a class action brought by advertisers against Yahoo!, Overture and other companies.
To the plaintiffs, the defendants engaged in "syndication fraud": Yahoo! and Overture let their syndication partners display ads in spywares, "typosquatted" and "parked" websites. Defendants say they purchased "highly targeted" ads, not regular ads.

Read the complaint.

Typosquatting & publicites : les liaisons dangereuses

Une class action a été engagée aux Etats-Unis contre Yahoo!, Overture, et plusieurs de leurs clients exploitant des supports publicitaires, pour lutter contre certaines pratiques publicitaires.
C'est un des aspects du pay per click qui est au coeur de cette action judiciaire initiée par des annonceurs. Il est reproché aux supports d'avoir inclus des liens publicitaires dans des spywares et aux régies publicitaires d'avoir laissé faire, alors que les contrats qui les lient l'interdisent.
Il est également reproché aux défendeurs la mise en ligne de publicités sur des sites à l'adresse "typosquattée" (lire aussi le précédent billet sur cette question), toujours en contravention avec les termes de la convention liant les régies et les supports selon les demandeurs (§ 31 et s. de l'assignation publiée par le Washington Post).
Le préjudice allégué par les demandeurs est qu'ils ont à payer pour des clics sur des annonces qui ne sont pas ciblées, alors qu'ils ont précisément choisi ce type de publicité pour sa pertinence.
S'il est positif, le résultat de cette class action, la première du genre, pourrait bien avoir pour effet d'assainir le marché des liens publicitaires de ce type de pratiques.

Stop advertising, end typosquatting?

There have been several articles the last week on this practice called "domain testing/tasting" (see for example this post by Bob Parsons, or an article by Loïc Damilaville in DNS News n° 96 [in French]). The Washington Post reports on the neighboring practices of "domain parking" and "typosquatting." Its article suggests there would not be any use of typoed trademarks without the possibility of displaying ads on the homepage, and that those who benefit the most of this practice are not typosquatters, but "Google Inc., which runs the largest ad network on the Internet".
In this article, it is written that Google "removes participating sites from its ad network if a trademark owner complains that those sites are confusingly similar -- even though close misspellings don't necessarily prove that a legal infringement has occurred." And so does Yahoo!: "Yahoo is strict about weeding out addresses that violate its guidelines, which prohibit celebrity names, typos of trademarks and references to illegal activity. Yahoo developed a software filter to identify domain names in its network that violate those rules so they can be removed.".
If a complaint of a trademark holder proves efficient, could it be a smooth and costless way of barring typosquatting? This could be the conclusion, but then one can wonder what happens with the infringing domain names: They are not removed, and can be used with another advertising program.

De l'effet et de la cause

Plusieurs sources évoquent ces jours-ci un phénomène de mieux en mieux connu et qui commence d'être dénoncé au-delà du cercle des initiés : le "domain testing" (lire notamment : Loïc Damilaville dans DNS News n° 96, Bob Parsons sur son blog).
Le Washington Post l'évoque aussi dans un article consacré au typosquatting, pour suggérer à qui profite ce crime : à ceux qui vendent de la publicité, en particulier à la première des régies, Google Inc. Après avoir expliqué que de nombreux sites utilisant des noms "typosquattant" des marques connues gagnent de l'argent en affichant simplement sur leur page d'accueil des publicités, l'article décrit la pratique de Yahoo! ou Google, qui consiste(rait) à exclure ces sites de leur réseau publicitaire en cas de plainte du titulaire d'une marque.
Si une telle notification auprès des régies publicitaires est réellement efficace (quel est le temps de réaction ? Les noms de domaine "bannis" de telle régie ne vont-ils pas se rapprocher de telle autre ? etc.), cette façon de contrer les contrefacteurs en "frappant au portefeuille" pourrait-elle supplanter la traditionnelle lutte contre les squatteurs ?

L'inévitable post sur l'affaire PointBlog

Non, je ne parlerai pas de ce que la blogosphère appelle déjà "l'affaire PointBlog", évoquant sous ce vocable le conflit entre ce blog et l'un de ses anciens rédacteurs ; ce dernier était resté titulaire du nom de domaine de PointBlog, ce qui lui a permis de suspendre l'accès principal aux pages du site pour lequel il écrivait, tout en rendant publique la nature de son conflit avec celui-ci (si l'on dénombre de nombreux cas dans lesquels des salariés sont partis avec les noms de domaine de leur employeur - ce qui a parfois pesé dans la négociation d'une transaction... ou s'est terminé au tribunal - c'est la première fois à ma connaissance que les choses prennent cette tournure).