.eu : Annulation d'un enregistrement de nom basé sur une marque dans laquelle l'élément nominal n'était pas prédominant

123.ie Internet Services Limited est une société de droit irlandais fournissant des assurances en ligne. Elle est titulaire en Grande-Bretagne et Irlande de la marque 123. Le nom de domaine 123.eu a été "remporté" par un tiers, et est actuellement utilisé pour la vente de divers produits électroniques. Ce nom a été alloué à la société Etam S.A., titulaire d'une marque communautaire complexe, comportant à la fois l'élément nominal "1.2.3" et un dessin. Selon le demandeur, l'élément nominal n'est pas prédominant dans cette marque, et ne pouvait donc aboutir à l'octroi du nom communautaire correspondant. Un examen détaillé de cette marque vient au soutien des prétentions du requérant.
Par ailleurs, le requérant observe que la marque du défendeur comportant des caractères particuliers (en l'occurrence des points séparant les chiffres), le défendeur ne pouvait prétendre qu'à l'enregistrement de 1-2-3.eu, l'article 11 alinéa 2 du règlement communautaire prévoyant la conversion des caractères spéciaux en traits d'union.
Le Registre a considéré que l'élément nominal était prédominant dans la marque, se détachant du dessin stylisé l'accompagnant. Se basant sur un jugement Shaker di L. Laudato & C. SAS v. OHIM du TPICE du 15 juin 2005, le panéliste fait droit à l'argument du demandeur, qui soutenait qu'en jugeant la marque en son ensemble, le dessin y est prédominant. En effet, le dessin représente plus des deux tiers de la hauteur de la marque, et l'élément nominal apparaît sous elle. Par ailleurs, le dessin a sa distinctivité propre, et constitue l'élément principal, coloré, l'élément nominal étant pour sa part écrit dans une police courante et en noir.
Dès lors, l'enregistrement doit être annulé. Quoique l'examen de ce fondement suffisait à motiver la décision, l'arbitre examine l'autre argument du demandeur, selon lequel la ponctuation devait être remplacée par des tirets... pour proposer une interprétation qui diffère de celle qui avait pu être donnée dans les affaires barc & elona, frankf & urt et li & ve. Il est considéré qu'en présence de caractères spéciaux, c'est au Registre qu'il appartient de "réécrire" le nom demandé, et trois options alternatives lui sont alors ouvertes : éliminer ces signes, les remplacer, ou les remplacer par des caractères normaux... Le débat sur l'interprétation de l'art. 11 al. 2 est donc réouvert !

Décision 188